STRATÉGIES GAGNANTES EN DROIT DES MARQUES NORD-AMÉRICAIN

1. STRATÉGIES GAGNANTESEN DROIT DES MARQUESNORD-AMÉRICAIN Réunion de travail 2009-09-25

2. LES BASES DE DÉPÔT AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA:CHAUSSE-TRAPES, PIÈGES, ÉCUEILS ET PEAUX DE BANANE Marie-Cécile Moins (THOMSON) Mary Margaret L. O'Donnell (RADER, FISHMAN & GRAUER) Laurent Carrière (ROBIC)

3. Stratégies de dépôt gagnantesLa perspective américaine

4. Stratégies de dépôt gagnantesLa perspective canadienne

5. US - Les bases de dépôt ● Section 1(a) : Emploi de la marque aux US ● Section 1(b) : intention d’emploi de la marque aux US ● Section 44(d) / (e) : marque déjà déposée / enregistrée à l'étranger ● Section 66(a) : désignation des US via IR

6. CA- Les bases de dépôt Emploi de la marque au Canada: 30b) Révélation au Canada: 30c) Enregistrement unioniste ET emploi hors Canada: 30d) Emploi projeté au Canada: 30e)

7. US - Comment choisir le(s) base(s) ? Emploi réel (« bona fide ») aux US ? Emploi imminent aux US ? Existe-t-il des preuves d’usage? Besoin d’un certificat plus rapidement ? Marque déjà déposée / enregistrée à l’étranger ? Au niveau International ?

8. CA- Quelle(s) base(s) choisir But recherché par la demande Nature de l’exploitation canadienne Retarder l’examen ou l’enregistrement Dépôt multi-bases

9. US - Conditions Requises : Emploi Emploi réel (« bona fide ») Emploi entre un pays étranger et les US ou Emploi entre deux Etats des US

10. CA- Conditions requises : emploi Distinguer ses marchandises ou services de ceux d’un autre L’emploi par ou pour le requérant À titre de marque Et quelle marque? Et l’emploi illégal?

11. US - Une marque est réputée employée… BIENS : Vente / envoi aux US Produits Emballage Colis Catalogues Mode d’emploi MAIS Factures, publicité, internet souvent insuffisants SERVICES : Prestation des services rendue aux US (ou peut-être à l’étranger: Int’l Bancorp v. Société des Bains de Mer et du Cercle desEtrangers a Monaco (4th Cir. 2003)) Plus facile de trouver les preuves d’emploi Publicité, internet souvent suffisant

12. CA- L’emploi Emploi à l’égard de marchandises Emploi à l’égard de services Emploi par exportation

13. US - Conditions Requises : ITU Intention réelle d’employer la marque pour les produits et services inclus dans le libellé Plus qu’un “espoir” d’emploi dans l’avenir Une preuve de l’intention d’emploi peut être demandée : DC Comics and Marvel Characters v. Silver (TTAB 2009); Honda v. Winkelmann (TTAB 2009)

14. CA- L’emploi projeté Si et seulement la marque n’est pas encore employée au Canada Intention réelle Déclaration d’emploi à produire

15. US –Conditions Requises :marque déposée / enregistrée à l'étranger 44(d) / 44(e) TRINITÉ: Même marque Même requérante Mêmes produits / services Intention réelle d’emploi Difficultés : L’USPTO n’accepte pas le libellé général des classes de Nice, les libellés peuvent être trop détaillés; il faut éliminer les biens / services non employés au moment du dépôt de déclaration d’usage

16. CA- L’enregistrement «unioniste» ET l’emploi hors Canada Enregistrement (ou demande d’enregistrement) EICRE ET Emploi étranger au moment de la production de la demande canadienne

17. Conditions Requises: Protocole de Madrid (66(a): désignation des US) Intention réelle d’emploi Marque en caractères standard ? Pas d’accès au Registre Supplémentaire Pas de changement de base (sauf en cas de transformation) Pas possible d’ajouter une classe Mêmes difficultés que 44(d) et (e)

18. CA- La révélation au Canada Emploi unioniste + Distribution ou annonce au Canada = Marque est «bien connue» au Canada

19. US - Prendre grand soin du libellé Libellé plus large est préférable - Facilite les déclarations d’usage - Réduit les problèmes de fraude Préférez “hair care preparations” à “shampoo, conditioner, hair lotion, hair cream, hair smoother, etc.” Consultez la base de données des biens et services “US Acceptable Identification of Goods and Services Manual” (www.uspto.gov)

20. CA- L’état déclaratif Pas de classification Termes ordinaires du commerce Passer du général au particulier Pas d’effet crémaillère

21. US – Modifications à une demande Avant publication Après publication, avant NOA Après NOA, avant SOU Quand il est trop tard  Pas de modification de la base pour 66(a)

22. CA - Modifications à une demande Avant publication Il n'est pas permis Il est permis Après publication Il n'est pas permis Serait-il permis? Quand il est trop tard 

23. US - L’évolution de l’appréciation de la fraude Medinol v. Neurovasx (TTAB 2003) : une fausse déclaration risque d’annuler le dépôt ou l’enregistrement entier G&W Labs v. GW Pharma (TTAB 2009) : une fausse déclaration risque d’annuler uniquement la classe concernée et non plus l’enregistrement entier In re Bose (CAFC 2009) casse Medinol : la preuve de la fraude est désormais définie par « l’intention subjective » : knowingly making a false, material representation with the intent to deceive the USPTO

24. CA- La fraude Examen Opposition Radiation

25. Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis : comment les éviter Intervenants:Carole AcimanGreenberg Traurig LLP (New York)(00)1-212-801-6777acimanc@gtlaw.com Chantal Desjardins Cabinet Goudreau Gage Dubuc 514-397-7605 cdesjardins@ggd.com Modérateur: Agnès Hasselmann-Raguet Service juridique, YSL Beauté Septembre 25, 2009

26. Seconde thématique: Les dangers associés aux licences et cessions au Canada et aux États-Unis: comment les éviter

27. Les dangers associés aux cessions au Canada et aux États-Unis

28. UNITED STATES A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités • Réponse: • Aucune formalité requise, mais l’enregistrement de la cession auprès du bureau des marques américain (USPTO) est fortement recommandé. • Principe: • L’enregistrement de la cession n’est pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce mais fortement recommandé. • Procédure facile à suivre • http://www.uspto.gov/web/trademarks/workflow/assign.htm

29. CANADA • Réponse: • Aucune formalité requise. • Principe: • L’enregistrement de la cession n’est pas nécessaire pour parfaire une cession de marque de commerce. • La Loi sur les marques de commerce ne contient aucune disposition pour rendre l’enregistrement d’un transfert obligatoire. • Confirmé dans la jurisprudence canadienne: • Carey c. Goss (1886), 11 O.R. 619; • Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 51 C.P.R. 55 (Can. Ex. Ct.); • Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); • Berg c. Segal Furniture Ltd. (1974), 14 C.P.R. (2e) 215 à 217 (B.C. S.C.); • Sanford Farms Ltd. c. Bowcutter Corp. (1984), 81 C.P.R. (2e) 199 à 202 (H.O.). A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités

30. CANADA A) Formalités à accomplir (nécessité de l’écrit, inscription de l’acte de cession au registre) et conséquences du non-respect de ces formalités • Le transfert d’une marque de commerce enregistrée peut se déduire des faits. • Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3e) 254 (Fed. T.D.); affirmé (1987), 17 C.P.R. (3e) 237 (Fed. C.A.); affirmé (1987), 81 N.R. 28 (Fed. C.A.); motion d’appel rejetée (1988), 87 N.R. 398 (S.C.C.); • White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3e) 94 (Fed. T.D.); • Gattuso c. Gattuso Corp. (1969), 56 C.P.R. 109 (Can. Ex. Ct.); • L’inscription est hautement recommandée. • Hart & Richards c. Thurber Whyland Ltd. (1915), 32 R.P.C. 217 (Ch.).

31. UNITED STATES B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci • Réponse: • Non • Principe: • La propriété d’une marque n’existe pas sauf en tant que droit applicable à un commerce existant ou auquel la marque est associée – Section 10 du Lanham Act (15 USC 1060)

32. UNITED STATES B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci • “Assignment in Gross Doctrine” • Le transfert de marque sans l’achalandage (goodwill) lié à celle-ci peut résulter en une fraude au consommateur si la marque est utilisée en association avec un autre “goodwill” • “Good will” dans le contexte d’une cession signifie que l’utilisation de la marque par l’acquéreur doit être en continuité de celle du vendeur avant le transfert mais les cours américaines sont divisées quant à savoir si la continuité nécessite une cession des actifs du vendeur liés à la marque et, le cas échéant, lesquels

33. CANADA • Réponse: • Oui • Principe: • Une marque de commerce, enregistrée ou non, est transférable, et reconnue comme ayant toujours été transférable, soit en liaison avec ou séparément du goodwill (achalandage) de l’entreprise. • Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13, art. 48; • Confirmé dans la jurisprudence canadienne: • Cheerio Toys & Games Ltd. c. Dubiner (1965), 32 Fox Pat. C. 37 (S.C.C.); • Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2e) 27 (Fed. T.D.); B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill (achalandage) lié a celle-ci

34. CANADA • Avertissement: • L’utilisation de la marque de commerce cédée doit maintenir son caractère distinctif. • Wilkinson Sword (Can.) Ltd. c. Juda (1966), 34 Fox Pat. C. 77 (Can. Ex. Ct.). • Breck's Sporting Goods Co c. Magder, [1976] 1 S.C.R. 527 (S.C.C.). • Heintzman c. 751056 Ontario Ltd. (1990), 34 C.P.R. (3e) 1 (Fed. T.D.). B) Possibilité de céder une marque sans le goodwill lié a celle-ci

35. UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres • Cas de figure: • Cession de la marque à l’acheteur pour les produits ou services considérés (tandis que le vendeur ne la cède pas pour d’autres) • Pas de cession par le vendeur d’une marque à l’égard de certains produits ou services mais licence perpétuelle accordée à l’autre partie à l’égard de certains produits ou services • Cession de la marque par le vendeur à une société holding controlée par les deux parties • Chaque scénario a ses risques propres

36. UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres • Réponse: • Oui, risques reliés à la dissociation. • Principe: • Tout l’achalandage (goodwill) ou les actifs liés à un activité commerciale unique doivent être transférés pour qu’il y ait une cession valide d’une marque • Il est possible de dissocier et de transférer une partie distincte et séparée d’une activité avec le goodwill et les marques qui y sont associées • Dans la jurisprudence actuelle, les cours ont reconnu la dissociation dans 2 cas de figure: 1) « assignment of the right to a specific, ‘separate and distinct’ line of business under the trademark » (analyse des cours au cas-par-cas), ou 2) lorsque les réseaux de distribution des 2 compagnies détenant la marque sont géographiquement distincts

37. UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres • Risques: • La dissociation de la propriété d’une marque peut l’affaiblir et affecter la capacité de la défendre contre des tiers pour contrefaçon et la capacité de la faire enregistrer par les deux parties • Dans des cas extrêmes, la dissociation pourrait résulter dans l’abandon des droits sur la marque pour les deux propriétaires, bien qu’à notre connaissance il n’y a pas d’arrêt aux USA allant dans ce sens. L’abandon est souvent soulevé comme défense dans les procédures en contrefaçon (California Fruit Growers exchange v. Sunkist Baking Co., 166 F.2d 971 (7th Cir. 1947) • Droit des faillites américain et licences perpétuelles (Section 365(a) U.S. Bankruptcy Code

38. UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres • A considérer: • Dans les contrats de transfert: • Noms de domaine uniques – Qui aura les droits? • Droit d’expansion d’utilisation de la marque dans de nouveaux domaines et enregistrement qui y est lié • Droit d’enregistrer de nouvelles marques liées • Quels logos + “trade dress”? • Coopération, prise en charge des frais en matière de veille pour les contrefaçons • Territoires couverts? • Nécessité de maintenir certaines positions sur les marchés considérés + qualité (luxe par exemple) • Utilisation de la marque comme nom de l’entreprise par une ou les deux parties • Dépôt auprès du USPTO de lettres de consentement à l’enrégistrement pour éviter des objections futures à un enrégistrement par l’acquereur d’une marque dissociée par le vendeur – voir critères considérés par les cours pour ces lettres dans Loew’s Theaters, Inc., 197 U.S.P.Q. 183 (C.C.P.A.)

39. UNITED STATES C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres • Facteurs considérés dans la détermination d’un abandon d’une marque dissociée • Proximité dans le son et l’apparence des deux marques • Les similarités dans les domaines d’activités commerciales • Zones géographiques d’opération • Logos distincts, autres mots utilisés avec la marque commune • La notoriété de la marque • Le risque de confusion des consommateurs

40. CANADA • Réponse: • Oui, des risques existent. • Principe: • Une marque peut devenir la propriété d’une personne (entité) pour l’usage et l’enregistrement de celle-ci en liaison avec certains des produits ou services identifiés dans la demande, et devenir la propriété d’une autre personne (entité) pour usage et enregistrement en liaison avec les autres produits ou services identifiés. • Loi sur les marques de commerce, Article 48(1) C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres

41. CANADA • Risques: • De telles divisions de marques de commerce ne doivent pas résulter en un usage simultané de marques portant à confusion par deux parties. • La cession et l’usage simultané de deux marques enregistrées associées par des entités différentes mènent généralement à l’invalidité des marques de commerce. • Voir par exemple, dans Philco International Corp. c. Canada (Registre des Marques) (1979), 48 C.P.R. (2e) 86 (Fed. T.D). C) Risques de céder une marque à l’égard de certains produits ou services, mais non d’autres

42. UNITED STATES D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions • Réponse: • Oui, mais comme dans le cadre d’une cession de marque à l’égard de certains produits ou services mais non d’autres, il existe des risques associés à la dissociation.

43. CANADA • Réponse: • Oui, mais risques associés à la dissociation. • Principe: • Article 48(1) de la Loi sur les marques de commerce permet au titulaire de marques liées de céder une marque de commerce qui a été en usage en liaison avec tous ou certains des produits et services. • Tout transfert peut se produire seulement si le Registraire est satisfait que le même changement a été inscrit en liaison avec toutes les marques de commerce dans le groupe, et que les entrées correspondantes sont faites en même temps en liaison avec ces marques de commerce • Toutefois, la dissociation se produit seulement lorsque les produits ou services transférés sont suffisamment différents des produits ou services conservés par le cédant afin d’éviter la confusion chez le consommateur quant à la source suite au transfert. • Loi sur les marques de commerce, supra note 1, article 15. D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions

44. CANADA • Risques: • La Cour peut déclarer toutes les marques liées, invalides suite à la perte du caractère distinctif. • Article 48(2), Loi sur les marques de commerce D) Marques liées : possibilité et risques de les dissocier dans le cadre de transactions

45. UNITED STATES E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque • Réponse: • En principe non • Principe: • En droit américain, la copropriété de droits est permise généralement, y compris dans le domaine de la PI, pour les brevets par exemple • Mais historiquement, le Bureau des Marques américain (USPO) a toujours été réticent à accepter des demandes jointes de copropriété car l’enregistrement de multiple droits de propriété pour une seule marque est contraire au principe de base qu’une marque est un symbole qui identifie et distingue une source commerciale unique quant aux biens et services de son propriétaire – la copropriété pourrait ainsi entrainer le risque de confusion et à celui que le goodwill, qui symbolise la marque, doit être indivisible.

46. UNITED STATES • Lanham Act (Section 1) – « The owner of the mark may register … » • Lanham Act (Section 45) – « words used in the singular include the plural » • Le USPTO accepte de façon limitée des requêtes de copropriété « in appropriate circumstances » • - T.E.M.P. Paragraph 803.03(d) • - In re Diamond Walnut Growers, Inc., 204 U.S.P.Q. 507 (T.T.A.B. 1979)(DIAMOND pour cacahuètes, SUNSWEET pour fruits secs) • Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées sous le nom d’une Joint Venture considérée comme étant une personne morale légale distincte de ses fondateurs et ainsi une « firm » dans le cadre du Lanham Act (Section 4) (In re Herconifa, 207 U.S.P.Q. 777 (T.T.A.B. 1980) • Risques à adresser dans les contrats – le plus souvent liés à des dissolutions de personnes morales contrôlant les marques, ou spécificités telles que groupe de musiciens (Beach Boys, The Ink Spots) – car tension entre la protection du consommateur et la reconnaissance des contrats E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque (Suite)

47. Réponse: • Non • Principe: • L’enregistrement d’une marque de commerce au nom de plus d’une personne ou entité n’est pas autorisé. • Toutefois, des demandes d’enregistrement peuvent être déposées sous le nom d’une association considérée comme étant une association légale. • Manuel d’examen de marque de commerce- Septembre 1996, II.5.2.3 Partnerships CANADA E) Copropriété d’un dépôt ou d’une marque

48. UNITED STATES F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source • Réponse: • Oui. • Principe: • Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. • Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. • La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée

49. UNITED STATES F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source • Gestion des Risques: • Importance pour l’acheteur du « due diligence » avant la cession pour les éviter • Importance d’un audit pour déterminer comment la marque sera utilisée dans le futur par l’acquéreur dans le cadre de sa stratégie commerciale • Concept de la fraude en droit américain et risque d’annulation de la marque (In re Bose Corp, 9/2009 )

50. UNITED STATES F) Risques de nullité de la marque après cession, importance de la perception des consommateurs quant à la source • Réponse: • Oui. • Principe: • Après la cession, la marque de commerce doit devenir distinctive du nouveau propriétaire. • Une cession de marque de commerce ne doit pas tromper le public. • La marque doit distinguer les biens et services du nouveau propriétaire de ceux du propriétaire antérieur après la cession, à défaut de quoi elle pourrait être invalidée