Márcia Maria Nunes de Barros Juíza Federal – 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ

1. Debate sobre Critérios para concessão de patentes e alteração do art.229-C da LPI, - PL nº 3.709/2008 e PL nº 2.236/11 Márcia Maria Nunes de Barros Juíza Federal – 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ Audiência Pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados Brasília, DF, Brasil – 10/07/2012

2. O que é Anuência Prévia? • A lei não definiu o que seria essa anuência prévia, nem como seria o processamento. • O INPI examinava e só mandava para a ANVISA os processos em que havia parecer técnico favorável à concessão da patente. • Ações judiciais questionando Anuência Prévia.

3. 1ª Turma do TRF2 - AC 200451015138541, j. 19/04/2006 • PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PARECER CONTRÁRIO DA ANVISA À CONCESSÃO DE PATENTE DEPOSITADA. IRREGULARIDADES ENUMERADAS NO PARECER IMPEDINDO A ANUÊNCIA DE PARTE DA ANVISA. CONSEQÜENTE ALTERAÇÃO DO PARECER DO INPI, VINDO A INDEFERIR A PATENTE. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE ENFRENTA O MÉRITO E JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO MANDAMENTAL. PARECER DA ANVISA MANTIDO, A DEMONSTRAR A PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DA IMPETRANTE. SEGUNDO PEDIDO EM FACE DO INPI, INDEPENDENTE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REVOGAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. • - Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor da ANVISA, para anular parecer contrário à anuência de concessão de patente – sob alegação de ilegalidade e de abuso de autoridade - e, em conseqüência, para que o Presidente do INPI, então, venha a conceder a pretendida patente de nº 9508789-3, depositada em 1997. • - Informações da ANVISA, confirmando o teor do parecer impugnado, de se tratar de patente requerida em 08.01.97 alusiva a processo de obtenção do trihidrato de docetaxel, limitando a alusão à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao processo do qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já em 14.08.2002), de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender exigência, fora extemporaneamente requerida a transformação do pedido em patente de produto (“formulação farmacêutica estável melhorada”), mesmo sem que o novo quadro reivindicatório estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e 25, da LPI), além de apresentado muito tempo após o pedido de exame, caracterizando-se como adição de matéria, não podendo ser aceita, como determina o artigo 32, da LPI, havendo uma sucessão de irregularidades que impediam a concessão da patente.

4. - Devolvido o processo administrativo ao INPI, foi posteriormente confirmado que a atividade inventiva do pedido de patente em tela recaia no processo de obtenção do produto farmacêutico indicado, na modalidade de trihidrato, e não no próprio produto, o que lhe retirava a patenteabilidade, consoante o teor do art. 229-A da LPI, introduzido pela Lei nº 10.196, de 13/02/2001, sendo caso de arquivamento. • - Petição da Impetrante alegando perda do interesse processual, em face do ato superveniente do INPI, o que foi rejeitado pelos impetrados e pela Juíza de primeiro grau, que julgou improcedente a ação mandamental. • - Atribuição legal da ANVISA de examinar a patenteabilidade dos produtos e processos farmacêuticos, por determinação legal – art. 229-C, da LPI – o que não se confunde com a atribuição relativa ao exame para o registro de remédios, fundada no artigo 12 da Lei nº 6.360/76, cujo exame é quanto às repercussões para a saúde pública, tratando-se de instrumentos jurídicos distintos, com finalidades distintas, que não podem ser confundidos. • - Sentença confirmada, por persistir o interesse da Impetrante em face do parecer da ANVISA, que se mantém íntegro administrativamente, tratando-se de exames autônomos dos dois órgãos – INPI e ANVISA – mesmo que coordenados, sendo que o requerimento da Impetrante em face do INPI independente do primeiro, e a ser, conforme o pedido inicial, analisado em seqüência, apenas se acolhido o pedido quanto ao ato praticado pela ANVISA. • - Opção da Impetrante em alegar perda de interesse e não desistência do “writ”, de forma que se justifica o exame de mérito efetuado pela sentença, que julgou improcedente o pedido e julgou o processo extinto com julgamento do mérito. • - Apelação improvida. Revogação do Segredo de Justiça. • (Relatora Juíza Federal Márcia Helena Ribeiro Pereira Nunes)

5. 1ª Turma - AC 200451015068400 – j. 11/12/2007 • DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PATENTE DE MEDICAMENTO. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE. PARECER DA ANVISA. ART. 229-C DA LEI Nº 9.279/96. AUTO-APLICABILIDADE. • I - A autora, ora apelada, apresentou pedido de patente nº PI 9503468-4 – referente a um composto e composição farmacêutica “cloridrato de Valganciclovir”, mais conhecido como “Valcyte” – que se encontra amplamente comercializado no território nacional. O INPI emitiu parecer técnico, em 2003, considerando o pedido em condições de deferimento como privilégio de invenção, já que satisfaz os requisitos de novidade, utilidade e atividade inventiva. Contudo, entendeu que a expedição da carta patente estava sujeita à prévia anuência da ANVISA, nos termos do art. 229-C, da Lei nº 9.279/96 (incluído pela Lei nº 10.196/2001). A ANVISA emitiu promoção contrária à concessão da patente em 2004, o que levou a irresignação da autora, eis que não poderia a ANVISA se referir às condições de patenteabilidade, e sim às questões de saúde pública. E, desse modo, o INPI não concedeu o privilégio, o que gerou a propositura desta ação de rito ordinário com pedido de condenação do INPI no sentido de dar prosseguimento ao processamento do referido pedido de patente. A tese central da autora consiste na falta de atribuição da ANVISA para cuidar da temática relacionada à propriedade intelectual, além de faltar regulamentação do disposto no art. 229-C, da Lei nº 9.279/96.

6. II - Nos termos do art. 82, inciso III, do CPC, é caso de intervenção obrigatória do Ministério Público a hipótese concreta em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade das partes. O interesse público, na hipótese concreta, é representado pela existência de bens e interesses jurídicos supra-individuais, cuja titularidade se espraia por toda a coletividade (saúde pública e economia pública) – interesses difusos que merecem especial atenção por parte do Ministério Público. A hipótese em questão não se restringe a apenas aferir o campo de atuação da ANVISA em relação ao patenteamento de medicamentos. No caso concreto, o produto farmacêutico é medicamento retroviral, de fundamental importância no âmbito das políticas públicas de saúde relacionadas ao tratamento de cidadãos portadores do vírus da AIDS. Caso realmente seja verificada a ausência de algum dos requisitos da patenteabilidade, notadamente em segmento tão sensível como é o de medicamentos para tratamento de doenças graves, haveria violação dos princípios constitucionais relacionados ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país em matéria de propriedade industrial.

7. III - Não fosse por tal fundamento, a sentença e parte do processo são nulos em razão do cerceamento de defesa da ANVISA. Desde a contestação, havia sido apontada a Patente Européia EP 0375329 como indicativo de anterioridade, a inviabilizar a concessão da patente em favor da autora, ora apelada. Destaque-se, pois, a alegação da falta de novidade do princípio ativo, tal como deduzida pela ANVISA e, para demonstrá-la, houve expresso requerimento de produção de prova pericial na área de fármacos. Com efeito, os princípios da ampla defesa e do contraditório, de estatura constitucional no Direito brasileiro, abarcam a noção de que o processo não se resume às argumentações e alegações do autor, sendo imprescindível o respeito às posições de outros sujeitos do processo, em especial o réu, quando oferece algum argumento ou alegação pertinente a fato modificativo ou extintivo do alegado direito do autor. O requerimento da ANVISA, no sentido da produção e prova pericial, guarda completa pertinência para o deslinde da questão litigiosa e, por isso, não poderia ter sido indeferido. A perícia, no caso em tela, se revela imprescindível e, por isso, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, eis que houve precipitado julgamento antecipado da lide. IV – Apelação da ANVISA conhecida e provida, para anular a sentença e o processo a partir de fl. 347, eis que desde aquela época deveria ter sido intimado o MPF, cassando-se, em conseqüência, a decisão de fl. 394 quanto à antecipação de tutela. • (Relator Des. Fed. Guilherme Calmon)

8. 2ª Turma - AC 200451015170540 - j.27/04/2010 • PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCESSÃO. PATENTE FARMACÊUTICA. ANVISA. ANUÊNCIA PRÉVIA. 1. Os pedidos de patentes farmacêuticas passaram a ter sua análise obrigatória pela ANVISA desde a edição da Medida Provisória nº 2.006/1999, que criou a figura jurídica da anuência prévia, posteriormente consolidada pela Lei nº 10.196/2001, incluindo-se na Lei de Propriedade Industrial o art. 229-C. 2. As normas legais devem ser interpretadas e executadas dentro de limites que a integram ao arcabouço jurídico da nação, como um todo, e não isoladamente, conciliando-as entre si, de forma a assegurar com eficiência a realização do bem comum, sem contudo comprometer as garantias do Estado de Direito. Nesse sentido, não parece razoável ou eficiente que o legislador pretendesse que dois órgãos públicos - o INPI e a ANVISA - apreciassem concomitantemente os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de Propriedade Industrial, até mesmo porque estaria possibilitando a criação de situações de incompatibilidade extremas, nos casos de opiniões divergentes insuperáveis entre os órgãos, como é o caso da segunda patente. Assim, interpretar a norma com razoabilidade é entender que cabe à ANVISA, por ocasião de sua anuência prévia, dizer se há algum óbice, na área de saúde pública, à concessão da patente, isto com base no disposto na Lei n. 9.782/99 e na medida de sua competência.

9. 3. Impõe-se o reconhecimento da constitucionalidade e auto-aplicabilidade do art. 229-C da LPI, considerando que a Carta Magna determina, no art. 5º, inciso XXIII, que a propriedade deve atender a sua função social e que a ordem econômica deve obedecer ao princípio da função social da propriedade (art. 170, inciso III), como garantia de justiça social. Nesse diapasão, evidencia-se a supremacia do bem comum sobre o direito individual da propriedade, legitimando a atuação da ANVISA na concessão de patentes farmacêuticas, desde que nos estritos limites de missão para a qual foi criada. 4. Agravo retido não conhecido e Apelação provida. • (Rel. Des. Fed. Liliane Roriz)

10. 2ª Turma do TRF2 – AC 200551015004279 – j.25/05/2010 • APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCESSÃO DE PATENTE – ANVISA – ANUÊNCIA PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 229-C DA LEI 9.279/96. • I - Foge ao bom senso pensar que os requisitos de uma patente farmacêutica necessitem de dupla análise e por dois órgãos públicos distintos, traduzindo-se isso em burocracia desnecessária, com prejuízos conceituais, econômicos e humanos. • II - A vingar o entendimento de que o artigo 229-C passou a conferir a ANVISA poderes para decidir sobre requisitos de patenteabiliade é o mesmo que subtrair do INPI toda a sua independência e autonomia, para subordiná-lo a ANVISA, resultando isso em inarredável contrassenso. • III - Claro está que a única interpretação possível para o artigo 229-C não importa em nenhuma nova atribuição para ANVISA, (de análise de requisitos de patenteabilidade), mas sim na oportunidade, dada pelo legislador, de antecipar sua atuação administrativa de vigilância sanitária, pronunciando-se sobre eventual riscos à saúde – o que antes só ocorria com a efetiva comercialização do produto no mercado, podendo agora fazê-lo antes da concessão da carta-patente.

11. IV - De outro lado, não se nega nos autos que a patente da empresa apelada é de segundo uso, assim denominada por objetivar a aquisição de novos títulos privilegiáveis com base em princípio ativo já conhecido, ao argumento de que as buscas por novas moléculas se tornaram economicamente proibitivas, levando os laboratórios a investirem em novos efeitos terapêuticos da mesma substância química. • V - Forçoso reconhecer que o fato de uma patente ser de segundo uso não importa necessariamente em carência de novidade, sendo possível que novos efeitos terapêuticos se originem de pesquisas e estudos em tal sentido, de caráter absolutamente inovador, sem que se configurem em meras descobertas oriundas de uso do medicamento. • VI – O corre que a patente em questão, por ser do tipo pipeline, nunca teve os requisitos de patenteabilidade analisados pelo INPI, inexistindo nos autos qualquer tipo de prova que ateste a novidade inarredável, ou tampouco as análises, pesquisas e investimentos realizados na tentativa de demonstrar que o segundo uso se caracteriza em uma nova invenção, como afirmado na peça inicial. • VII - De sorte, não havendo nos autos prova de novidade da patente, e estando diante de patente de segundo uso referente a fármacos que, utilizados primeiramente para uma determinada doença, passam a ser empregados para combater outra enfermidade, aliado ao fato de que os requisitos do bem nunca foram objeto de análise, pelo INPI, não há como confirmar a sentença sob pena de concessão de monopólio sem os devidos requisitos legais. • VIII – Apelação e Remessa Necessária providas. • (Rel. Des. Fed. Messod Azulay)

12. Principais Argumentos • Problemas: patentes de seleção, de segundos usos, sais, fórmulas markush, etc. O INPI tecnicamente entende que essas patentes podem ser concedidas, a ANVISA é politicamente contrária. • INPI argumenta: um pedido de patente, que preencha todos os requisitos legais, poderia ser negado ao argumento de que sua concessão pode ir de encontro a diretrizes de políticas públicas de saúde ou ao interesse social? • ANVISA argumenta: impossibilidade fático-técnica de atuar, em sede de anuência prévia, na avaliação de riscos à saúde pública, na medida em que as informações de segurança de um determinado medicamento não se apresentam no momento do depósito do pedido da patente. • Fato é que existe o art.229-C da LPI.

13. Conclusão • Sem definição quanto à anuência prévia, há insegurança jurídica, e, pior, possível aplicação futura do art.40 da LPI.

14. PL nº 3.709/2008 – Dep. Rafael Guerra • Propõe alteração no art. 229-C da LPI, para que se restrinja a anuência prévia da ANVISA aos casos de patentes pipeline. • PL 7965/2010 – Dep. Moreira Mendes • Rechaçado pelo Relator Dep. Miguel Corrêa

15. Comentários sobre o PL nº 3.709/2008 • A noção de que a patente pipeline foi imposta pelo Acordo TRIPs é errônea, o pipeline foi expressamente rechaçado na ocasião, constituindo-se numa cláusula TRIPs-plus espontaneamente incorporada pela legislação brasileira. • Na proposição consta um equívoco ao tratar do processamento de pedidos de patentes, pois se utiliza dos dispositivos relativos à concessão de desenhos industriais. • Concordo com o Relator Miguel Correa de que o art.229-C não se trata, necessariamente, de regra transitória, pois outras há, sob o título “Das disposições transitórias e finais”, que não são absolutamente transitórias – p.ex. art.241

16. Comentários sobre o PL nº 3.709/2008 • A proposição constante do PL 3.709, que, aliás, é corroborada pelo INPI, se aceita, deveria conter uma regra de ponderação de que, dadas as peculiaridades da patente pipeline, que não sofre exame de mérito, dentre as atribuições da ANVISA, de maneira excepcional, estaria o exame dos critérios de patenteabilidade.

17. Nota sobre a existência de outro PL sobre AP • Importante notar que existe recente PL 3943/2012 – Deputados Jandira Feghali, José Linhares, Paulo César e Elcione Barbalho, em sentido diametralmente oposto, por provocação da Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Industrial de Saúde, Produção de Fármacos, Equipamentos e Outros Insumos, para alterar o art.229-C, de modo a esclarecer que a anuência prévia teria a função de analisar os requisitos de patenteabilidade de todos os pedidos da área químico-farmacêutica, medicamentos de qualquer espécie e produtos de uso para a saúde, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

18. PL n.º 2236/2011 – Dep. Audifax • Propõe alteração Lei n.º 5.648/70 para dispor que “o exame de pedido de patente de invenção e de modelo de utilidade será realizado por, no mínimo, um trio de examinadores” • Endossada pelo Relator Dep. João Maia.

19. Comentários sobre o PL n.º 2236/2011 • Em termos sistemáticos, tal disposição deveria estar inserida na LPI, que trata do processo e exame de pedidos de patentes (arts.30/37) e dos respectivos recursos cabíveis (arts.212/215). • Em termos práticos, não se traduz em celeridade, mas em retrabalho e ineficiência do sistema, com potencial criação de conflitos desnecessários entre os examinadores.

20. Comentários sobre o PL n.º 2236/2011 • Paralelo com o sistema judiciário. • Possibilidade de criação de Câmaras de Recursos. • Em termos de densidade técnica, o corpo de servidores do INPI hoje é, em regra, extremamente qualificado. • Em qualquer caso, seria mais do que necessário é aumentar e valorizar os servidores do INPI.

21. Obrigada! Márcia Maria Nunes de Barros marcianunes@jfrj.gov.br Juíza Federal, 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

22. Anexo I Justiça Federale Varas Especializadasem Propriedade Intelectual

23. Justiça Federal No que diz respeito a causas de natureza cível referentes à propriedade intelectual, os Tribunais Regionais Federais são competentes para julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais (art.108 da CF). - 1ª Região: sede no DF, abrange os seguintes Estados: AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO. - 2ª Região: sede no RJ, abrange os seguintes Estados: ES, RJ. - 3ª Região: sede em SP, abrange os seguintes Estados: MS, SP. - 4ª Região: sede no RS, abrange os seguintes Estados: PR, RS, SC. - 5ª Região: sede em PE, abrange os seguintes Estados: AL, CE, PB, PE, RN, SE.

24. Competência O INPI é autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem por finalidade precípua executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. O INPI tem sede, de fato, no Rio de Janeiro. A maior parte das ações judiciais envolvendo registros de propriedade industrial está concentrada na 2ª Região.

25. LPI/96, art.241: autorizou o Poder Judiciário a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual. Setembro de 2000: por decisão do Plenário do TRF da 2ª Região, temos Varas Federais especializadas em propriedade intelectual – atualmente 9ª VF, 13ª VF, 25ª VF e 31ª VF (8 Juízes Federais). 2005: instalação, pelo TRF da 2ª Região, de uma Seção (1ª), composta por duas Turmas (1ª e 2ª), especializadas em questões referentes à propriedade intelectual (6 Desembargadores Federais). Aperfeiçoamento, capacitação e especialização dos julgadores – Comissão de Propriedade Intelectual na EMARF. Mudança de parâmetros.

26. Acervo das Varas Especializadas • Junho 2007 - 20.829 – PI 825 (quase 4%) • Junho 2008 - 17.983 - PI 734 (mais de 4%) • Junho 2009 - 17.517 – PI 851 (quase 5%) • Junho 2010 - 14.491 - PI 916 (quase 6,5%) • Junho 2011 - 11.432 – PI 942 (mais de 8%) • Junho 2012 - 9.190 - PI 884 (mais de 9%)

27. Sentenças Proferidas • 2010: 8.313 sentenças, PI 267 • 2011: 7.583 sentenças, PI 372 • 2012: 3.506 sentenças, PI 136

28. Anexo IIQuestões sobre Patentes no TRF2

29. Patentes Farmacêuticas • CPI não admitia patente farmacêutica • TRIPs diz que não pode haver discriminação tecnológica • LPI admite a partir de 15.05.1997 e cria o instituto do pipeline • A partir daí, tivemos uma série de ações judiciais visando a ampliação ou correção do prazo de tais patentes (contagem do prazo quando o primeiro pedido de patente foi abandonado, retirado ou transformado, SPC, continuation)

30. TRIPS, art.65.2 • Previa expressamente que países em desenvolvimento – categoria em que inequivocamente se enquadra o Brasil – teriam direito a postergar a data de aplicação das disposições do Acordo por um prazo de prazo de 5 anos, podendo chegar a 10 anos na hipótese do art.65.4. • Mesmo entre os países desenvolvidos, a aplicação não seria imediata (1 ano). • DEBATE : A partir de qual data se considera aplicável no Brasil? 01.01.1995 ou 01.01.2000?

31. CPI: PI 15 anos, MU 10 anos • TRIPs: PI 20 anos, MU 15 anos • LPI: 20 anos, MU 15 anos • DEBATE : • As patentes concedidas antes devem ter o seu prazo alterado? • E se elas já tivessem caído em domínio público?

32. ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 5.772/71). PEDIDO DE EXTENSÃO DA VALIDADE DA PATENTE DE 15 PARA 20 ANOS, NOVO PRAZO PREVISTO PELA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 9.279/96). POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. • - Trata-se de patente (privilégio de invenção) concedida sob a égide da Lei nº 5.772/71, tendo o depósito sido feito pelo inventor em 10/07/1987, estando prevista a validade por 15 anos, com expiração inicialmente prevista para 10/07/2002 (conforme Carta Patente nº PI 8703541-3, expedida em 30/04/1996, alusiva a “Processo de aplicação de película protetora”, transferida em sua titularidade para a autora, em 19/8/97 – fls. 07 e 08 dos autos). • - Pedido de extensão da validade de 15 para 20 anos, novo prazo previsto pelo artigo 40, da Lei 9.279/96 - a LPI, vigente a partir de 15/05/1997, tendo revogado o CPI. • - Em se tratando de patente que só cairia em domínio público em época em que já era aplicável o TRIPS, Acordo internacional sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (daí, entre nós, ser conhecido como ADPICs), é de ser estendido o prazo de proteção de quinze para vinte anos, com fulcro no disposto nos artigos 33 e 70, § 3º do referido Acordo, que serviu de base para a extensão para vinte anos do prazo de validade das patentes, preconizado no já aludido artigo 40 da LPI.

33. ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO. LEI Nº 9.279/96. IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO. • - As patentes constituem privilégios de exclusividade concedidos àqueles que desenvolveram criação utilitária, e têm a sua duração definida pela lei em vigor à época de sua concessão. O Acordo ADPICS (Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou TRIPs, e a Lei nº 9.279/96, que aumentaram os prazos de exclusividade, não se aplicam aos privilégios anteriormente concedidos, à ausência de disposição expressa nesse sentido. Inteligência do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 70.1 do Acordo. • - Para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento que não renunciaram expressamente ao benefício, o prazo de transição para o novo regime de proteção findou-se em 1o de janeiro de 2000. • - Apelação improvida.

34. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE. • 1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição; • 2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; • 3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público; • 4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio; • 5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas; • 6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vincendos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados; • 7 – Hipótese em que, quando do ajuizamento da ação, as patentes em questão já se encontravam sob domínio público, o que não autoriza a concessão da tutela antecipada; • 8 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos.

35. DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS). EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. • I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. • II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese. • III - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral. Assim, acertada a decisão administrativa, proferida no âmbito do INPI, ao indeferir o requerimento feito pela Autora/Embargada para conseguir o seu intento. • IV - Desse modo, o disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa redação: “No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova”. Ou seja: a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. De qualquer forma, o pedido de proteção da Apelada não estava pendente em janeiro de 2000, posto que já havia sido concedido em 29/04/1997. • V – Acórdão reformado com a conseqüente manutenção da sentença recorrida, negando-se provimento à apelação anteriormente interposta, no limite de julgamento do voto do Des. Federal André Fontes. • VI – Embargos infringentes conhecidos e providos.

36. CPI não admitia patente farmacêutica • TRIPs diz que não pode haver discriminação tecnológica • LPI admite a partir de 15.05.1997 e cria o instituto do pipeline (o titular teria o prazo de um ano para depositar um pedido já depositado no exterior, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente). • Não é feito o exame dos requisitos de validade. • DEBATE : É constitucional?

37. A LPI diz, em relação ao pipeline, que fica assegurado “o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único”. • DEBATE : Como se conta tal prazo, se o primeiro pedido foi abandonado, retirado, transformado?

38. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO DA VIGÊNCIA DA PATENTE ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL (PIPELINE) NOS TERMOS DO § 4.º DO ARTIGO 240 DA LEI N.º 9.279-96. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO PAÍS DE ORIGEM E NÃO DO DEPÓSITO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, COM A VIGÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELO PERÍODO REMANESCENTE DA PATENTE DEFERIDA NO EXTERIOR, LIMITADO AO PRAZO DE VINTE ANOS (ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.279-96).

39. Art. 229 da LPI. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231. • DEBATE : se já havia um depósito de patente farmacêutica, pode se prosseguir no exame?

40. DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DEPOSITADA SOB A ÉGIDE DA LEI 5772-71. NÃO-USO DO PERMISSIVO DO ART. 230 DA LEI Nº 9279-96. • I – Se o procedimento administrativo para obtenção de patente foi protocolizado sob a égide do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772-71) cujo objeto encontrava óbice no artigo 9º, alíneas b e c do mencionado Código da Propriedade Industrial, não tendo o seu depositante utilizado do prazo insculpido no artigo 230 da Lei 9279-96, legal é o ato administrativo que indeferiu o privilégio requerido. • II – Recurso desprovido.

41. DEBATE : Se a patente originária for prorrogada no exterior, deve a patente pipeline ser prorrogada no Brasil? • Princípio da independência das patentes.

42. DIREITO COMERCIAL. AMICUS CURIAE – ADMISSÃO EM FACE DO INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO DE VIGÊNCIA NO BRASIL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. CONTINUAÇÃO EM PARTE. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO SUPLEMENTAR. INSTITUTOS NÃO PREVISTOS NEM ACOLHIDOS PELO DIREITO BRASILEIRO. • I – Admissão da intervernção de auto-denominado “amicus curiae”, que apenas pode dar-se em casos excepcionalíssimos, tendo sido demonstrado, na hipótese, o interesse público. • II - Na sistemática adotada pela Lei nº 9.279/96, é imperioso que se observe o disposto no § 1º, do artigo 230, a par do que dispõe o artigo 40, que limita o prazo da patente de invenção em 20 (vinte) anos, contados a partir da data do primeiro depósito, em se tratando de pipeline. A regra constante do § 1º, do artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial, não exige que relativamente ao depósito do primeiro pedido haja necessidade de verificação quanto à concessão da patente, mesmo porque é a partir do primeiro depósito que deixa de existir a novidade relativamente ao bem ou processo patenteável. • III- Assim, a circunstância de a autora haver abandonado o primeiro pedido de patente não autoriza que somente seja considerada a data do depósito do pedido que posteriormente foi convertido em patente, ainda mais na hipótese presente em que se trata de “continuação em parte”, sistemática apenas admitida no sistema patentário europeu e norte-americano, tudo partindo de patente originária depositada em 24/04/1990, data a se considerar para, a partir daí, se fixar o período de validade da patente em nosso país, segundo os preceitos legais já apontados. • IV - Ademais, trata-se de extensão de prazo de vigência da patente originária, por meio de Certificado de Proteção Suplementar (SPC/GB96/058) por força de aplicação de regra do tipo “TRIPS-PLUS” que admite a compensação pela demora de procedimento autorizativo de comercialização de medicamentos, regra essa não incorporada pelo Direito Brasileiro e a cuja adesão, em sede internacional, o Brasil tem reiteradamente se oposto, não tendo lógica a sua aplicação, por via transversa, seja lá mediante qual raciocínio for.

43. DEBATE : Se a patente originária for anulada no exterior, deve a patente pipeline ser anulada no Brasil? • Processo n.º 2004.51.01.490252-0 , 37ª Vara Federal: em princípio, não, ante o princípio da independência das patentes. Só se a anulação ocorrer em razão da ausência dos requisitos de patenteabilidade.

44. Anexo IIIA EMARF – Escola da Magistratura Regional Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

45. EMARF A EMARF é uma Escola voltada para o aperfeiçoamento dos Magistrados Federais nas questões ligadas ao Direito e às outras áreas do conhecimento. Suas principais atividades são: Curso de Aperfeiçoamento e Especialização para Magistrados Federais - CAE, composto por Fóruns, Programas de Estudos Avançados, Cursos Especiais e Grupos de Trabalho; Seminários; Congressos; Revistas Especializadas sobre os diversos ramos do Direito; Programa de Estágio Jurídico.

46. Comissões Temáticas da EMARF I – Comissão de Direito Previdenciário; II – Comissão de Direito Administrativo e Ambiental; III – Comissão de Direito Constitucional; IV – Comissão de Direito Internacional; V – Comissão de Direito Tributário e Financeiro; VI – Comissão de Direito daPropriedade Intelectual; VII – Comissão de Direito Privado; VIII – Comissão de Direito Processual Civil; IX – Comissão de Direito Econômico; X – Comissão de Direito Penal e Processual Penal; XI – Comissão de Ciências Sociais e Econômicas; XII – Comissão de Gestão da Administração Judiciária.