Identification et gestion des risques liés à la Propriété Intellectuelle pour les entreprises

1. Identification et gestion des risques liés à la Propriété Intellectuelle pour les entreprises . Intervenants Pierre Breesé pierre.breese@fidalinnovation.com Jacques Combeaujacques.combeau@airliquide.com

2. 1 - La PI, un enjeu croissant pour la compétitivité des entreprises

3. La PI : de quoi parle t-on ? • Un droit d’interdire : • Limité dans le temps • Limité dans la portée • Limité territorialement • Des conditions strictes de validité • Un examen de fond et de forme • Une procédure d’opposition • Une possibilité d’annulation judiciaire

4. Types de droits de PI Des procédures de dépôt et d’examen souvent lourdes et coûteuses Des procédures longues et onéreuses pour faire respecter le droit Une propension au règlement amiable des contentieux

5. Typologie des contrefacteurs • Les contrefacteurs, avec des comportements variés : • L’étourdi, qui par négligence a ignoré les droits de PI d’un concurrent ou qui confond et apprécie mal la frontière entre «volontarisme entrepreneurial» et «comportement déloyal» • L’obstiné, qui est convaincu – à tort ou à raison - que les droits détenus par son concurrent ne sont pas valables ou opposables, ou que son comportement n’est pas déloyal mais l’expression de son dynamisme, ou que son concurrent s’épuisera avant l’issue judiciaire. • Le flibustier, conscient et addictif, qui n’accorde aucune importance aux droits de PI et choisi de se positionner sur des marchés où une entreprise innovante et créative a rencontré des succès • Le partenaire infidèle • Les limites des engagements contractuels • La sécurisation des relations en cas d’évolution des intérêts

6. Mesures d’anticipation • Étude de liberté d’exploitation • Très lourd et jamais exhaustif • Actions déclaratoires de non-contrefaçon • Peu utilisé, très long • Organisation contractuelle des garanties d’éviction • Organisation complexe des mécanismes • Médiation • Peu utilisé, évite les surenchères • Garantie contractuel du fournisseur ou partenaire • Difficile à négocier

7. Rappel sur les coûts des litiges Source : Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI 2006

8. Coûts des litiges brevets Source : EtudeDiGITIP 2000

9. «Forum shopping » vue par un américain

10. Scénarii d’un litige DPI P1 P2 P3 Statistiques sur les litiges brevets par domaine technique Étude de liberté d’exploitation Stat. Brevets délivrés/déposés Stat. Annulation judiciaire Étude de validité (legal opinion) Stat. Annulation judiciaire Étude de FTO(legal opinion) • Actuariat du montant des primes • Mesures d’anticipation / conditions de prise en charge R=P1xP2xP3xDI

11. 2 - Les risques

12. Typologie des risques Pour le titulaire d’un DPI Pour l’industriel confronté à un DPI Action en contrefaçon Risques : Interdiction de poursuivre l’exploitation Dommages-intérêts Frais encourus pour sa défense Perte d’exploitation Réclamation sur l’origine d’une innovation Voir film « Social Network » Viralité de licences « libres » Aggravé par les patent troll • Détournement de ses droits de PI • Risques : frais encourus pour la défense des droits • Annulation du DPI par une action reconventionnelle • Perte d’un actif incorporel • Contestation de la titularité • Risques : frais encourus pour la défense des droits, • Perte d’un actif incorporel • Clause de garantie d’éviction dans les contrats de licence • Risque : perte d’exploitation Aggravé par des juridictions peu favorables aux détenteurs de DPI

13. Trois types de besoins en matière d’assurance litiges PI • Couverture universelle litiges PI • Couverture des coûts de procédures en action et en dépense. Cette forme de couverture nécessite une souscription étendue voire obligatoire. • Couverture des risques « Protection civile », • cas où une entreprise industrielle doit se défendre contre une action en contrefaçon engagée à son encontre. La couverture d'un tel risque devrait être conditionné par une étude de liberté d'exploitation préalable au lancement du produit • Assurance juridique « Frais de défense », • cas où le titulaire d'un brevet veut faire respecter ses droits. Une telle couverture devrait exclure les actions non crédibles, et par exemple être conditionné à la fourniture d'une opinion légale favorable.

14. Couverture « Protection juridique » Prise en charge des frais occasionnés pour faire valoir ses droits. •Détermination des conditions de souscription ((délai de latence, date de souscription par rapport à la date de dépôt, communication d’une étude de brevetabilité,…) •Détermination des conditions prise en charge (délai entre l’engagement de la procédure et la demande de couverture, prise en charge conditionnée à une « legal opinion » favorable, « lettre de mission » pour la préparation de la legal opinion, procédure en « double aveugle »,… ) •Détermination du montant des primes (étude d’actuariat à partir des statistiques sur les coûts de procédure et sur le nombre d’actions judiciaires, étude de l’incidence du domaine technique) Bénéfice : Capacité des PME à faire respecter leurs droits, consolidation des actifs incorporels Artefact : Actions inconsidérées, encouragement au « pouvoir de nuisance »

15. Couverture « responsabilité civile » Prise en charge des frais de défense du présumé contrefacteur et (sous condition) de ses dommages-intérêts. •Détermination des conditions de souscription (délai de latence, date de souscription par rapport au début de la commercialisation, communication d’une étude de liberté d’exploitation, limitation aux demandes de brevets non publiées au moment de la prise en charge, limitation à des titulaires de brevets identifiés,…) •Détermination des conditions prise en charge (prise en charge systématique des frais de procédure, prise en charge conditionnelle des dommages-intérêts : détermination des conditions) •Détermination du montant des primes (étude d’actuariat à partir des statistiques sur les coûts de procédure et sur le nombre d’actions judiciaires, étude de l’incidence du domaine technique) Bénéfice : résistance à des « patent troll » et à des manœuvres d’intimidation, notamment dans la perspective du brevet à effet unifié, sécurisation de l’activité industrielle Artefact : résistance abusive et encouragement à la transgression des DPI, assurance des « mauvais risques seulement »

16. 3 – Quelques expériences

17. Offres d’assurance PI : nice to have/ must have ? • BREVETASSUR en France : assurance volontaire de la globalité du portefeuille; peu de succès • Lloyd’s, Allianz : coût de gestion trop élevé • Moins d’une centaine d’assurance litige-PI souscrites • Études récentes • Commission européenne : CJA consultants janvier 2003 et juin 2006 • INPI Marsh : 2005 – 2007 • Diverses études (Japon, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Espagne) • Positions des professionnels : • Grandes entreprises : privilégient l’auto-assurance • Quasi unanimité sur l’intérêt d’une assurance litige et défense (enquête CJA - UE) • Recommandation de poursuivre l’étude de cette offre

18. Modèle économique • Etude de marché CJA Consultants • Primes : 300 à 600 € par an • Caractère obligatoire – modèle assurance automobile (contesté par les grandes entreprises) • Absence d’évaluation des risques lors de la souscription • Couverture conditionné par une enquête initiale au moment de la déclaration du sinistre (coût environ 35000 €), financée par les primes collectée • Dispositif encourageant le règlement rapide et amiable

19. Pour en savoir plus… • Patent LitigationInsurance and R&D Incentives (Luigi BuzzacchiPolitecnicodi Torino, International-Review-of-Law-and-Economics 10 mars 2005) • Patent litigation and the role of enforcement insurance(G Llobet, J Suarez - Review of Law and Economics, 2008 ) • Patent LitigationInsurance (A Duchêne ) • CJA Consultants Ltd, Patent LitigationInsurance: A Study for the European Commission on Possible InsuranceSchemesagainst Patent LitigationRisks ( 2003 – 2006) • Patent Insurance: Towards a More Affordable, MandatoryScheme? (Columbia Law School Science and Technology Law Review Fuentes, J. Rodrigo Date: 2009)

20. Discussions