O Sucesso no Licenciamento Tecnológico

1. O Sucesso no Licenciamento Tecnológico Construindo um Contrato – Aspectos Principais a serem considerados no contexto brasileiro 29/03/06 Juliana L. B. Viegas

2. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Qualificação das partes • Legitimação do licenciante para licenciar a PI • Representação das partes • Localização das partes • Considerandos (importante pois o equilíbrio econômico dos contratos é a base ética de todo o direito obrigacional) • Definições (importante para delimitar o escopo do contrato) • Objeto Contratual • Primeira cautela: não misturar objetos diferentes, se for possível. • Verificar existência e situação dos depósitos e/ou registros das marcas e patentes licenciadas e respectiva titularidade. • Incluir no Contrato lista da(s) marca(s) e/ou patente(s) licenciada(s) com respectivos números de depósito, pedido, registro ou patente concedida; datas de depósito e registro ou concessão (se for o caso); classe (no caso de marcas) e prazo(s) de validade (Anexo Contratual é mais prático)

3. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • Descrever a tecnologia coberta pelo contrato: • Estágio da tecnologia • Testada / validada • Incluir listagem de produtos licenciados ou cobertos pela tecnologia (anexo contratual). • No LUM , prever obrigação do licenciado de manter os padrões de qualidade dos produtos assinalados com as marcas licenciadas;  qualidade = valor da marca • Licenciante deverá ter direito a inspeções para controle de qualidade; • No LUM e no LEP, prever que licenciado deverá efetivamente usar as marcas e/ou patentes licenciadas, e cooperar para evitar caducidade;

4. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • No LUM, licenciado deverá obedecer aos manuais ou instruções relativos ao uso das marcas, e deverá submeter ao licenciante para aprovação quaisquer propostas de novos usos que fujam aos padrões aprovados; • No LUM e LEP, licenciado - em geral - deve reconhecer a propriedade, direito e titularidade da licenciante sobre as marcas e patentes licenciadas; • No LUM e LEP, prever que, mesmo se a propriedade industrial for alienada a terceiros, estes terceiros serão obrigados a manter a licença até seu término – dentro dos termos e condições do contrato. • No LUM, licenciado deve abster-se de depositar marcas semelhantes;

5. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • CautelasBásicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • No LUM e no LEP, licenciados devem cooperar com licenciante para coibir violações por parte de terceiros (informar sobre infratores)  contrato deve ser claro sobre o direito – ou não – do licenciado de tomar a iniciativa de acionar infratores; • LUM, LEP e FTI devem ser claros quanto à exclusividade ou não da licença ou fornecimento de tecnologia (a exclusividade pode ser para um determinado produto dentre os cobertos pela marca, por exemplo); • LUM deve prever se o licenciado poderá usar marcas próprias ou de terceiros, com relação aos produtos licenciados ou a outros produtos (exclusividade reversa). • LUM e LEP deverão prever se as licenças poderão ser sub-licenciadas, e em que condições (aprovação prévia por parte do licenciante). • No LEP, licenciante deve comprometer-se a fornecer informações técnicas adicionais para possibilitar a completa e efetiva exploração da patente;

6. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • CautelasBásicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • No LEP, prever que a titularidade dos aperfeiçoamentos desenvolvidos na patente licenciada pertence a quem os fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento (art. 63 da Lei n.º 9.279/96); • No LEP, prever a possibilidade de inclusão de novas patentes, se for o caso; • No LEP e no FTI, o contrato deverá prever se haverá treinamento dos técnicos do licenciado/adquirente, e condições do treinamento (local, pagamento das despesas); • No FTI, prever confidencialidade no tratamento da tecnologia adquirida e obrigação de não repassá-la a terceiros por determinado período (ex. pelo prazo contratual mais 5 anos após seu término); • No FTI e LEP, incluir garantias quanto à qualidade da tecnologia e limitação de responsabilidade do licenciante /fornecedor.

7. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Remuneração • Se a licença for gratuita, isto deverá estar expresso no contrato; • Se onerosa, cláusula de pagamento deverá prever: • Valor dos royalties ou da remuneração fixa (ou combinação); • Quando variável, definição da base de cálculo (lista clara dos descontos sobre faturamento bruto; acréscimo dos produtos usados internamente pelo licenciado; tratamento de produtos devolvidos; cálculo dos produtos usados como insumos); • Se em moeda estrangeira, câmbio aplicável; • Maneira de efetuar pagamento (remessa, cheque); • Periodicidade do pagamento;

8. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Remuneração • Relatórios sobre vendas na mesma periodicidade dos pagamentos: lista de informações a serem fornecidas; Ex.: - todos os produtos vendidos no período coberto, ou usados; - preços de venda brutos; - descontos para chegar nas vendas líquidas; - estatísticas. • Responsabilidade pelo recolhimento dos impostos devidos sobre os pagamentos. • Caso haja impedimento ou ônus adicional p/ remessa, prever pagamento no Brasil ou acúmulo nos livros da licenciada.

9. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Remuneração • Todo Contrato de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) que estabelecer remuneração variável, em base percentual sobre faturamento, ou como valor fixo sobre cada unidade vendida, deverá prever claramente o direito do licenciante ou fornecedor de auditar livros e assentamentos contábeis do licenciado ou adquirente; e a forma e periodicidade das auditorias. Deverá, igualmente, prever multa caso a auditoria revele discrepâncias no cálculo de royalties (“Cost recovery provision”); • Todo contrato oneroso deve prever obrigação do licenciado de manter documentação contábil e comprobatória dos cálculos e dos pagamentos feitos durante no mínimo 5 anos após cada pagamento.

10. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Prazo: • Prazo de LUM e LEP não pode ultrapassar a vigência corrente das marcas e das patentes licenciadas; • No caso de LUM, pode haver prorrogação automática no caso de renovação das marcas licenciadas; • FTI deve ficar limitado a 5 anos, prorrogáveis por um igual período se houver justificativa (novos desenvolvimentos, dificuldade na absorção); • Qualquer renovação obriga a nova averbação ou registro pelo INPI e, se for o caso, pelo Banco Central.

11. Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Rescisão (Resolução/Resilição) e Término: • Diferenças de conceitos • Resolução • Resilição • Expiração ou término Por inexecução voluntária Por inexecução involuntária Por onerosidade excessiva Bilateral ou distrato Unilateral Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo)

12. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Condições Resolutivas (por insolvência, falência, reorganização); • Direito de arrependimento (não é comum em contratos de Transferência de Tecnologia); • Resolução por inexecução voluntária: • Extingue-se o contrato “ex nunc”. Convém redigir claramente necessidade de colocar o licenciado ou adquirente em mora; dar prazo para purgação da mora; necessidade ou não de nova notificação para resolução; • Sujeita inadimplente a - Cláusula penal (ver adiante) - Perdas e danos + inflação, ou • Execução forçada (“specific performance”)

13. Compensatória Moratória Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Resolução por inexecução voluntária: • Convém incluir cláusula penal

14. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Resolução por inexecução voluntária: • Exigir penalidade; • Pena não pode ser superior à obrigação principal; • Juiz poderá reduzir a pena se o contrato tiver sido cumprido em parte, ou se penalidade for excessiva.

15. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Resolução por Inexecução Involuntária (força maior) • Código Civil “Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” • Em qualquer hipótese de rescisão ou expiração, prever (se for o caso), prazo para que o licenciado venda os produtos distinguidos pela marca, ou fabricados de acordo com a patente; exigir listagem do estoque existente; • Notar que no FTI não se poderá proibir o receptor da tecnologia de continuar a usá-la, exceto em caso de inadimplência quanto ao pagamento (enriquecimento sem causa).

16. Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Lei aplicável: • Quanto aos aspectos extrínsecos e intrínsecos do contrato: • Aspectos extrínsecos ou formais: “locus regit actum” (adotado em nossa doutrina e jurisprudência)  requisitos formais do contrato regem-se pela lei do local onde o ato se aperfeiçoou. • Aspectos intrínsecos: “lex loci contractus” Lei de Introdução ao Código Civil: “Art. 9º - Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.  entre presentes = local da assinatura. §2º - A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”  entre ausentes simplesmente o lugar da proposta.

17. Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Lei aplicável: Portanto há dois possíveis elementos de conexão quanto aos aspectos intrínsecos ou de fundo do contrato: • Local onde a obrigação foi constituída (para obrigações entre presentes) • Local de residência (não domicílio) do proponente (para obrigações entre ausentes).

18. Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Lei aplicável: • Lei de Arbitragem ( Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996) “Art. 2º – A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. §1º - Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. (No caso de contratos internacionais; nos internos, a lei brasileira deve prevalecer.) §2º - Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.” • Resumo: dois sistemas quanto à autonomia da vontade na escolha da lei: • Contratos submetidos à arbitragem: liberdade de escolha • Contratos sujeitos à jurisdição estatal: sem autonomia da vontade na escolha da lei aplicável.

19. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Legislação aplicável e Foro: • Definir possibilidade de arbitramento das disputas: • Evitar cláusula compromissória vazia; • Cláusula compromissória cheia: • Eleição do processo arbitral; • Local, língua e tribunal arbitral escolhido; • Hipótese de recusa da assinatura do compromisso arbitral (art. 7º da Lei 9307/96); • Forma de indicação dos árbitros ou indicação das normas adotadas; • Prazo e características da decisão arbitral - por escrito, contendo arbitramento da verba honorária da parte vencedora; • Acordo quanto às despesas/sucumbência; • Hipóteses em que as partes podem recorrer ao Judiciário – ex. p/ obter medida cautelar, incidental ou outra medida urgente.

20. Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Foro competente: Regras Gerais: • A competência das cortes nacionais é determinada pela lei local (lex fori); • Réu normalmente pode ser processado em seu domicílio. Recomendável: • Sempre acionar a contraparte no local onde os bens desta se encontram: evitar carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e execução de decisão prolatada no exterior; • Escolher o foro em harmonia com a legislação aplicável ao contrato. • Solução de conflitos via arbitragem é mais flexível, pois permite que as partes submetam tanto o contrato como a solução da controvérsia a uma determinada jurisdição.

21. Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Foro competente: JURISDIÇÃO CONCORRENTE Código de Processo Civil: “Art. 88 – É competente a autoridade judicial brasileira quando: I – o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; III – a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Parágrafo único: Para o fim do disposto no nº I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.”

22. Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Foro competente: COMPETÊNCIA EXCLUSIVA Código de Processo Civil: “Art. 89 – Compete à autoridade judicial brasileira, com exclusão de qualquer outra: I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II – proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.” “Art. 90 – A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas.”

23. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Comunicações / notificações às partes; • Forma das comunicações (carta, e-mail, fax); • Destinatários (nos contratos de maior porte há gerentes de projeto); • Endereços; • Prazos em que se considera a comunicação feita (e-mail, correio, etc). • Cessão e Transferência dos direitos e obrigações contidos no contrato; • Possibilidade e forma; • Condições (aprovação prévia da outra parte); • Vedações “a priori” (não a concorrente).

24. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Averbação e/ou registro perante o INPI e o Banco Central: • Parte(s) responsável(eis); • Custos. • Independência das disposições (“severability”): • Nulidade de certas cláusulas não invalida as demais; • Exceções.

25. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Tolerância quanto a inadimplências (“waiver”): • O não exercício de determinado direito não implica em sua desistência. • Acordo Completo (“entire agreement”): • Dispõe sobre a prevalência deste contrato sobre demais instrumentos ou acordos prévios. • Língua: • Se o contrato for redigido em mais de um idioma, língua que deverá prevalecer em caso de discrepância; • Colunas paralelas. • Aditamentos: • Condições para alterações (por escrito, assinadas por todas as partes).

26. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Sucessores e cessionários: • Contrato obriga as partes e seus sucessores e cessionários. • Número de cópias consideradas originais. • Formalidades • Assinaturas reconhecidas (no exterior, notarizadas); • Notarização deve ser certificada pelo Consulado Brasileiro mais próximo; • Testemunhas.

27. Juliana L. B. Viegas Trench, Rossi e Watanabe Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 13º andar – S.Paulo – SP Fone: (11) 3048-6870 juliana.viegas@bakernet.com