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IL caso Fiorucci : Registrazione come marchio di un nome di persona notorio. Antefatto - 1 - Cessione del “patrimonio creativo”.
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IL caso Fiorucci: Registrazione come marchio di un nome di persona notorio
Antefatto - 1 -Cessione del “patrimonio creativo” Lo stilista Elio Fiorucci negli anni ’70 ebbe una certa notorietà in Italia. Nel 1990 la sua società, la Fiorucci Spa, cedette alla multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd: • I marchi • I rapporti contrattuali esistenti aventi ad oggetto marchi • I diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione “FIORUCCI” • I diritti di fabbricare e vendere in esclusiva i capi di abbigliamento e altri prodotti firmati “FIORUCCI”
Fattispecie -1- Registrazione del marchio • Per qualche anno le cose andarono bene ma nel 1997 i giapponesi presentarono all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) una domanda di registrazione del marchio denominativo “ELIO FIORUCCI” quale marchio comunitario. E così è avvenuto: il 6 aprile 1999 il marchio denominativo “ELIO FIORUCCI” è stato registrato e pubblicato sul Bollettino dei marchi comunitari.
Il ricorso di Fiorucci • Quattro anni dopo, nel 2003, Fiorucci ha presentato domanda di nullità e di decadenza del marchio “Elio Fiorucci”, richiamando gli articoli 50 c. 1 lett. c) e 52 c. 2 del Regolamento Comunitario 40/94.
Art. 52 c. 2 Regolamento Comunitario 40/94 Su domanda presentata all'Ufficio il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare del diritto al nome, secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.
Accoglimento della domanda di nullità • La divisione di annullamento dell’Ufficio per l’armonizzazione ha accolto la domanda di nullità, ritenendo applicabile la legge italiana sui marchi, divenuto art. 8 c. 3, del codice italiano della proprietà industriale. • Per questo motivo non è stato ritenuto necessario esaminare la questione di decadenza.
Art. 8, c. 3 Codice italiano della proprietà industriale Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico…etc…
Accoglimento della domanda di nullità: Motivazioni • Secondo la Commissione era dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova del consenso espresso, certo ed inequivoco alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario.
Accoglimento del ricorso della Edwin Co. Ltd • Sembrava che tutto fosse risolto, invece il 6 aprile 2006, la prima commissione di ricorso dell’Ufficio ha accolto il ricorso della Edwin ed ha annullato la decisione della divisione di annullamento, ritenendo che il caso di specie non rientrasse tra i casi previsti dalla normativa nazionale.
Motivazioni della decisione della Commissione di ricorso - 1 - • La ratio dell’art. 8 c. 3, “come conferma la miglior dottrina italiana” è quella di impedire lo sfruttamento a fini commerciali del nome di una persona celebre da parte di soggetti estranei, in particolare per proteggere le potenzialità commerciali di un nome divenuto famoso in ambiti estranei a quello commerciale. • Il nome di una persona che abbia acquisito notorietà in funzione dell’attività commerciale può essere protetto solo quale marchio notorio e non a titolo di un diritto al nome.
Motivazioni della decisione della Commissione - 2 - • Si ritenne dunque che la notorietà del nome Elio Fiorucci quale “uomo di cultura” sarebbe diretta conseguenza della sua attività di stilista, quindi della sua attività commerciale. • L’art. 8 c. 3 non fu pertanto ritenuto applicabile.
Esame della domanda di decadenza: Art. 50 c. 1 lett. c) Regolamento Comunitario 40/94 Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio: c) se, a seguito dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio […] per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi;
Mancato accoglimento della domanda di decadenza: Motivazioni • Secondo la Commissione di ricorso, la ratio della norma è quella di tutelare l’affidamento del pubblico circa la corrispondenza del prodotto al messaggio contenuto nel marchio dopo la sua registrazione. • Il marchio in questione è stato ritenuto privo di qualsiasi riferimento circa provenienza geografica, natura, qualità o paternità stilistica dei prodotti. • Si è inoltre sottolineato come il pubblico non ricolleghi necessariamente i prodotti contrassegnati da un marchio consistente in un patronimico alla persona fisica che lo porta.
Il ricorso al Tribunale Europeo di primo gradodella Comunità Europea • Allo stilista la cosa non andò giù e per questo si rivolse al Tribunale europeo di primo grado che gli ha dato ragione.
Considerazioni del tribunale - 1- • In primo luogo la formulazione dell’art. 8 c. 3 del Codice di proprietà industriale ha ad oggetto i nomi di persone notorie, senza distinzioni a seconda del settore nel quale è stata acquisita la notorietà.
Considerazioni del tribunale - 2- • Dunque l’art. 8 n. 3 del codice di proprietà industriale subordina la propria applicazione esclusivamente alla notorietà del nome della persona e nulla escluderebbe che nel diritto italiano anche chi abbia svolto una attività imprenditoriale commerciale possa produrre quella notorietà che la norma intende proteggere da comportamenti di sfruttamento parassitario.
Conclusione • La Commissione è incorsa in un errore nell’interpretazione dell’art 8 n. 3 che è dunque pienamente applicabile, anche perché il ricorrente gode di notorietà pure in campo extramercantile.
La Sentenza Il Tribunale ha perciò deciso di annullare la decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione (la decisione che restituiva ai giapponesi il diritto di usare il marchio “Elio Fiorucci”) restituendo allo stilista il pieno diritto all’uso esclusivo del suo nome.
