Avv. Rosario Maglio

1. Avv. Rosario Maglio 1

2. Avv. Rosario Maglio 2 I. - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI BREVETTI - le invenzioni - funzione del brevetto - perch� brevettare ? - cosa non pu� essere brevettato ? - requisiti di brevettabilit�

3. Avv. Rosario Maglio 3 II. - I BREVETTI NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE - la normativa vigente - il procedimento

4. Avv. Rosario Maglio 4 LE INVENZIONI:L�invenzione � la soluzione originale di un problema tecnico

5. Avv. Rosario Maglio 5 ALLA TECNICA APPARTENGONO LE INVENZIONIALLA SCIENZA LE SCOPERTE LE PRIME POSSONO ESSERE BREVETTABILILE SECONDE NO

6. Avv. Rosario Maglio 6 FUNZIONE DEL BREVETTOIl brevetto pu� essere definito come l�istituto giuridico che permette al titolare del brevetto stesso di vantare il diritto ad utilizzare in esclusiva la propria invenzione per un determinato periodo di tempo

7. Avv. Rosario Maglio 7 PERCHE� BREVETTARE ?I brevetti danno valore aggiunto ad una organizzazione, fornendo un vantaggio competitivo:Esclusiva commerciale per un periodo di tempo limitato(durata del brevetto = 20 anni dal deposito)La ricerca in settori ad alto costo/ rischio non riesce a dare ritorni appropriati in mancanza di tale vantaggio competitivo.Biotech / biopharma sono settori ad alto costo/ rischioRisultati della ricerca nel settore biotech /biopharma devono essere protetti(se l�organizzazione � interessata ad ottenere ritorni)

8. Avv. Rosario Maglio 8 BREVETTARE CONVIENE SIA ALL�INVENTORE SIA ALLA COLLETTIVIT�

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10. Avv. Rosario Maglio 10 DEFINIZIONE DI BREVETTOUn brevetto � un diritto di esclusiva rilasciato da una autorit� governativa l�Ufficio BrevettiIl Titolare acquisisce il diritto di escludere terzi, per un limitato periodo di tempo, nell'ambito del territorio di validit� del brevetto, dalla fabbricazione, dall�utilizzazione commerciale, dall�importazione dell�oggetto dell'invenzioneL�ambito di protezione � rapportato a ci� che si � descritto

11. Avv. Rosario Maglio 11 DEFINIZIONE IN NEGATIVO DEL BREVETTOUn brevetto non comporta l�obbligo di realizzare l'invenzione brevettata, n� � sempre sufficiente a conferire il diritto di realizzare tale invenzioneUn brevetto non � un�autorizzazione, n� a commercializzare, n� a utilizzare l�invenzioneUn brevetto non limita l�uso a fini sperimentali (non commerciali) dell�invenzione

12. Avv. Rosario Maglio 12 La scoperta che ha dato inizio alle biotecnologie moderne

13. Avv. Rosario Maglio 13 Cosa si pu� brevettare ?Prodotti: (proteine, anticorpi, animali e piante transgenici, microarrays) Procedimenti di produzione: (con il recepimento di TRIPS rafforzamento dei diritti conferiti con un brevetto di procedimento con l�estensione all�uso, vendita o importazione del prodotto direttamente ottenuto con il procedimento stesso) Usi Metodi per individuare molecole ad attivit� farmacologica: (farmacogenomica)

14. Avv. Rosario Maglio 14 TUTTI I RISULTATI DELLA RICERCA SONO BREVETTABILI ?NO !

15. Avv. Rosario Maglio 15 NOVIT� rispetto alla tecnica anteriore: non accessibili liberamente in alcun modo, da alcun soggetto e in alcun territorio del nostro pianeta ATTIVIT� INVENTIVA individuante una soluzione tecnica in una maniera non ovviamente deducibile dalla tecnica anteriore, per un esperto medio del settore al quale le ricerche appartengonoAPPLICABILIT� INDUSTRIALE SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE in maniera da poter essere riprodotte dall�esperto medio del settore

16. Avv. Rosario Maglio 16 Quando non � contenuto nello stato della tecnica accessibile al pubblico, alla data di deposito della domanda di brevetto

17. Avv. Rosario Maglio 17 Lo stato della tecnica comprende divulgazioni scritte, orali, presentazioni Internet, accessibili liberamente al pubblicoEsso si ferma alla data di deposito e, pertanto, � diverso per due domande di brevetto con lo stesso oggetto, che siano state depositate in tempi diversi

18. Avv. Rosario Maglio 18 Quando, rispetto a quanto noto dallo stato della tecnica, risulta non ovviamente deducibile per un tecnico medio del ramo. Anche �modesti�miglioramenti dello stato della tecnica possono essere �inventivi�

19. Avv. Rosario Maglio 19 QUANDO NELLA DOMANDA DI BREVETTO E� INDICATA LA SUA UTILIZZAZIONE

20. Avv. Rosario Maglio 20 Esempio:L�applicabilit� industriale di una sequenza intera o parziale di un gene deve essere descritta nella domanda di brevetto (ART. 5, 3 Dir. 98/44)

21. Avv. Rosario Maglio 21 La descrizione deve essere sufficiente e completa al momento del deposito - Non si pu� aggiungere nuova materia nel corso della procedura di brevettazione - Non si possono prenotare le invenzioni - Non si possono brevettare le idee

22. Avv. Rosario Maglio 22 - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; - i piani, i principi e i metodi per attivit� intellettuali, per gioco o per attivit� commerciali e i programmi per elaboratori;- le presentazioni di informazioni; - i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; - le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all�ordine pubblico o al buon costume.

23. Avv. Rosario Maglio 23 In campo nazionale - e non solo - � assodato che le invenzioni biotecnologiche siano brevettabili(ad esempio realizzazione di nuovi microrganismi, nuovi virus, la decodifica di geni o sequenze degli stessi immediatamente utilizzabili, la produzione di una proteina ecc.)Esistono posizioni molto accese, tuttavia, in merito alla liceit� di certi brevetti, ad esempio riguardanti la clonazione umana 

24. Avv. Rosario Maglio 24 Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 3CONVERTITO IN LEGGE22 febbraio 2006, n. 78recante:�Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delleinvenzioni biotecnologiche�

25. Avv. Rosario Maglio 25 Ai fini del presente decreto si intende per:a) �materiale biologico�: un materiale contenente informazioni genetiche,autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

26. Avv. Rosario Maglio 26 Ai fini del presente decreto si intende per:b) �procedimento microbiologico�: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico oche produce un materiale microbiologico.

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28. Avv. Rosario Maglio 28 Sono brevettabili purch� abbiano i requisiti di novit� e originalit� e siano suscettibili di applicazione industriale

29. Avv. Rosario Maglio 29 a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;ovviamente ferma restando la sussistenza dei requisiti di brevettabilit� quali la NOVITA�, l� ORIGINALITA� e la SUSCETTIBILITA� DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE

30. Avv. Rosario Maglio 30 b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico gi� brevettato;

31. Avv. Rosario Maglio 31 d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'essere umano e' capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;

32. Avv. Rosario Maglio 32 e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata variet� vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loroottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalit� previste dall'articolo 5, comma

33. Avv. Rosario Maglio 33 a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo,nonch� la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignit� e l'integrit� dell'essere umano e dell'ambiente

34. Avv. Rosario Maglio 34 b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

35. Avv. Rosario Maglio 35 c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignit� umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversit� ed alla prevenzione di gravi danni ambientali,in conformit� ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di propriet�intellettuale attinenti al commercio (TRIPS � Marrakech, 15.04.1994)

36. Avv. Rosario Maglio 36 Tale esclusione riguarda in particolare:1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalit� della clonazione;2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;4) i procedimenti di modificazione dell'identit� genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilit� medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonch� gli animali risultanti da tali procedimenti;5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalit� eugenetiche e non diagnostiche;

37. Avv. Rosario Maglio 37 d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

38. Avv. Rosario Maglio 38 e) le varieta' vegetali e le razze animali, nonche' i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;f) le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

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41. Avv. Rosario Maglio 41 L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilit� di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), pu� richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie

42. Avv. Rosario Maglio 42 La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e'stato isolato

43. Avv. Rosario Maglio 43 La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizzamateriale biologico di origine umanadeve essere corredata dell'espresso consenso,libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevatotale materiale, in base alla normativa vigente

44. Avv. Rosario Maglio 44 La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati,deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degliobblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali ocomunitarie

45. Avv. Rosario Maglio 45 GLI ATTI GIURIDICI E LE OPERAZIONI NEGOZIALI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETOSONO NULLI

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