Droit des marques sur Internet

1. Droit des marques sur Internet DRT 6929 O / DRT 3422 Cours 4 Mardi 13 février 2007 Vincent Gautrais

2. Plan • Principes fondamentaux en droit des marques (sujet 1) • Noms de domaine et droit des marques (sujet 2) • Usage des métatags (sujet 3)

3. Sujet 1 • Principes fondamentaux en droit des marques

4. Droit des marques • Les pays de droit civil • Plus formel • EX: droit français • Les pays de common law • Moins formel • EX: Art. 3 de la Loi canadienne sur les marques de commerce • EX: Lanhan Act américain

5. Droit des marques (2) • Fait partie de la propriété intellectuelle… • Mais rien d’intellectuel • EX: Affaire EXXON (pas de droit d’auteur même si $$$$ - originalité) • « "The protection oftrade-marks is the law's recognition of the psychological function ofsymbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods bythem. A trade-markis a merchandising short-cut which induces a purchaserto select what he wants, or what he has been led tobelieve hewants » JugeFrankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturingc. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203.

6. Droit des marques (3) • Souvent appelé aussi « propriété industrielle » • Attention au terme de « propriété » • VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc… • FAUX pas interdiction totale de l’usage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de l’usage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui n’est pas injuste

7. Droit des marques (4) • Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir) • Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) • La protection concerne indépendamment • Un nom • Un symbole • Une couleur • Une odeur (mais …) • Un bruit (mais…) • Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit d’auteur)

8. Droit des marques (5) • Différence entre MC selon la Loi sur les marques de commerce et selon la common law • La contravention selon la common law (passing-off) selon la décision Cina-Geigy Canada c. Apotex, (1992) 3 R.C.S. 120. • EX: utilisation d’une forme de médicament d’une forme et d’une couleur trompeuse • Un droit acquis de « bon droit » • Une mauvaise représentation occasionnant tromperie ou confusion entre les deux entreprises • Dommage actuel ou en devenir du plaignant • Pas d’argument d’ordre public qui pourrait justifier la continuité dans l’utilisation par le contrevenant • La contravention selon la Loi sur les marques de commerce met davantage l’accent sur leur qualité de PRODUIT (que ce soir un bien ou un service) et sur leur valeur d’échange

9. Droit des marques (6) • Passing-off implique une valeur marchande alors que la Loi permet une protection avant l’utilisation du symbole • Passing-off protège dans un espace correspondant à son champ d’application réel alors que la Loi accorde une protection pan-canadienne • Passing-off implique la preuve 1) de l’utilisation du symbole et 2) des dommages consécutifs alors que la Loi protège sans qu’il y ait preuve de dommage (prévaut pour les catégories enregistrées) • Passing-off implique la preuve de l’atteinte à la réputation du plaignant alors que présomption de validité d’un enregistrement (même si peu utilisée) • Passing-off peut être par contre plus efficace notamment pour organisations non commerciales

10. Droit des marques (7) • Modalités d’enregistrement selon la Loi • Voir le site de l’OPIC • Choix du nom ou du symbole (évidemment) • Approche nationale • Rapport préliminaire pour jauger les conflits potentiels • Sur le nom • Sur les noms proches ou homophones • Application auprès du Bureau des MC (Hull) • Déterminer la MC demandée • Si dessin, ajouter la description • Déterminer les spécificités (voir le Manuel d’examen) • Déterminer les champs d’application • Déterminer la date de la première utilisation • Coûts modiques • Etc… • Examen de la demande par le Bureau des MC • Publication de la demande • Période d’opposition • Admission et enregistrement

11. Droit des marques (8) • Conditions générales • Conformité avec la Loi sur les MC • Personne n’a un titre préalable sur une marque susceptible de confusion • Être enregistrable(par exemple) • Être une MC • Ne pas être susceptible de recours avec une marque pré-enregistrée (ou sur le point de l’être) • Pas être un terme générique • Ne pas être source à tromperie • Ne pas être offensant • Ne pas être interdit • Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou récemment décédé • Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau des MC • Rejet (appel possible à la CF) • Publication dans le Journal des MC

12. Droit des marques (9) • Pour que la protection de la Loi puisse être assurée, il faut: • Art. 2: « Marque employée par une personne pour distinguer … » • Une marque (Art. 2) • Distinctive (Art. 2) • Utilisée comme étant une MC (Art. 4 et s.)

13. Droit des marques (10)Les éléments de distinction • Facile KODAK • Pas facile EXPORT (Molson Breweries c. John Labatt, (2000) NR TBEd FE 045 (CAF)) • NON pour les termes génériques • Nylon • Frigidaire • Champagne , etc… belle jurisprudence) • NON pour les termes à usages par plusieurs compagnies (qu’aucune n’a enregistré) • EX: Bell Canada et son non contrôle de compagnies régionales • Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995) 61 CPR (3d) 12 • NON lorsque changement quant au produit originel • EX: Heintzman c. 751056 Ontario, (1990) 34 CPR (3d) 1

14. Droit des marques (11) • Sans usage (emploi), une MC ne peut être enregistrée • Une fois enregistrée, elle peut s’éteindre (art. 44) (opposition) si plus d’usage • Exigence d’un emploi actif (Art. 4) • Pour une MC de service • Publicité OK • Produit promotionnels OK • Œuvres charitatives OK • Pour une MC de bien • Publicité NON • Produit promotionnels NON • Œuvres charitatives NON • Usage « dans le cours des affaires » seulement • Tentative des requérants de faire enregistrer sous service

15. Droit des marques (12) • Il existe deux droits principaux attachés à une MC • Imitation • Confusion (le plus sujet à développements)

16. Droit des marques (13) • Confusion • Art. 6 (5) : critères de confusion • Caractère distinctif • Période d’utilisation • Genre des marchandises ou services • Nature du commerce • Degré de ressemblance • Non exhaustif • Question factuelle • Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler l’attentiondu public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

17. Droit des marques (14) • Confusion en pratique • Similarité des MC • EX: Smoothies et Smarties (Rowntree c. PaulinChambers, (1968) RCS 134 • EX: Moonshine et Sunlight • Éléments d’appréciation complémentaires • Vision de l’étude comme un tout • Se mettre à la place d’un acheteur raisonnable • Ne pas prendre en compte les efforts par le commerçant pour éviter la confusion • L’accent est fait sur les similarités et non les éléments de distinction • Souvent, prise en compte de témoignages d’experts • La prise en compte du produit (s’adresse-t-il à des spécialiste ou non) • La question ardue des commerces différents (6.2) (différent si connu ou pas)

18. Droit des marques (15) • Éléments non enregistrables de plein droit (liste laborieuse mais évidente) (Art. 9 à 11) • Croix-rouge • Croissant rouge • Municipalités • Drapeaux • Universités • Appellation de vin (sauf exceptions) • Etc.. • Sauf consentement

19. Résumé - Principes généraux en droit des marques • Définition: • « "The protection oftrade-marks is the law's recognition of the psychological function ofsymbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods bythem. A trade-markis a merchandising short-cut which induces a purchaserto select what he wants, or what he has been led tobelieve hewants » JugeFrankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturingc. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203. • propriété intellectuelle • Mais attention au terme « propriété » • VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc… • FAUX pas interdiction totale de l’usage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de l’usage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui n’est pas injuste • Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir) • Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) • La protection concerne indépendamment :Un nom, un symbole, une couleur, une odeur (mais …), un bruit (mais…) • Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit d’auteur) • Art. 7 Loi canadienne sur la confusion : « Nul ne peut : (…) b) appeler l’attentiondu public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre »

20. Sujet 2 • Noms de domaine et droit des marques

21. Approche chronologique • La procédure administrative • La procédure de règlement des différends • L’organisation des instances responsables (ICANN ET ACEI)

22. La procédure administrative • Les différentes approches nationales • ICANN et l’informalité galopante • Simple et rapide • 1Vérifier si disponible • 2 Confirmer intention • 3 Enregistrer • 4 Remplir l’info. • 5 Vérifier si l’info. est juste • 6 Payer • Pas d’obligation nationale (évidemment) • Certains ccTLD et leur formalisme outrancier • Chine • France

23. La procédure administrative (Canada) • La dernière version est celle du 23 novembre 2000 • Entrée en vigueur le 01 décembre 2000 • Multiplicité de documents • Règles en matière d’enregistrement • Convention d’enregistrement (23 pages) • Règles d’enregistrement (44 pages) • Conditions relatives à la présence canadienne (16 pages) • Règles pour règlement des différends • Règles pour registraires

24. La procédure administrative (Canada) (2) • Présence canadienne • Personne physique (si plus de 18 ans) • Canadien • Résident • Personne morale ou groupes dont • PM selon loi fédérale ou provinciale • SNC (si 2 tiers des associés canadiens) • Association (si 80% membres sont canadiens) • Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada) • Syndicat • Gouvernement • Autres si propriétaire d’une MC enregistrée au Canada • Etc..

25. La procédure administrative (Canada) (3) • Choix d’un registraire agréé (voir liste) • Demande d’enregistrement sur le site du registraire • Transmission à l’ACEI • Choix d’une période d’enregistrement (1 à 10 ans) • Modalités d’enregistrement • Registraire agrée uniquement • Conditions du registraire à respecter • Conditions techniques • Présence au Canada • Assise financière minimale • Irresponsabilité du registraire • Titulaire responsable du choix de NDD • Premier arrivé, premier servi (2.9 a)) • (suite)

26. La procédure administrative (Canada) (4) • Vérification de tous les champs (moyens) • Confirmation de l’acceptation • Courriel • Numéro de compte • Mot de passe temporaire • Système sécurisé (notamment SSL) • Demandeur doit se rendre sur un site sécurisé pour: • Confirmer les renseignements saisis • Lire la convention d’enregistrement • Souscrire à la convention d’enregistrement • Si conflit entre version française et anglaise … • sinon, annulation du NDD « .ca » (7 jours) • Dérogation pour les NDD enregistrés avant le 01 décembre 2000

27. La procédure administrative (Canada) (5) • Cas particulier d’une demande « sans nom de domaine » (2.12 à 2.15) • 2.12: « cette option pourrait être souhaitable pour un demandeur qui envisage demander l’enregistrement d’un grand nombre de noms de domaine auprès de l’ACEI. » • Procédure un peu plus expéditive • Procédure plus demandante quant à la solvabilité • Permet d’éviter la procédure de confirmation

28. La procédure administrative (Canada) (6) • Admissibilité des NDD • Caractères acceptables (a à z; 1 à 9; trait d’union) • Entre 2 et 50 • Noms réservés • Gtld.ca • Ville ou village.ca (plus autres) • Autres déterminés par ACEI • Grandes viles .ca et abréviation province .ca • Noms concurrents: EX: xyz.on.ca et xyz.ca • Refus pour quelques motifs que ce soit • Autres éléments plus accessoires • Renouvellement • Changement de registraire • Renouvellement d’enregistrement

29. La procédure de règlement des différends • ICANN et le rapport de l’OMPI (30 avril 1999) • RED et l’ACEI

30. La procédure de règlement des différends (2) • Trois objectifs majeurs • Rapide (45 jours) (trop pour certains) • Pas cher (environ $ 1 000 US) • Uniforme et autre • Acteurs susceptibles d’être impliqués • Plainte du demandeur • Défense du défendeur • Prestataire de service en règlement des différends • ICANN • Registraire • Procédures élaborées (trois niveaux) • ICANN • REGISTRAIRE • RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE • Procédure obligatoire? Voir plus loin

31. La procédure de règlement des différends (3) • Requête du demandeur • Formulaire d’information avec • Nom du défendeur • NDD en cause (parfois plusieurs) • Marque (enregistrée ou non) en cause • Exposer les motifs (cf. motifs plus loin) • Exposer la mesure de réparation • Exposer si autre procédure en cours • Etc.. • Technique de communication • 1 ou 3 experts (arbitres)

32. La procédure de règlement des différends (4) • Dépôt auprès d’un registraire (provider) • Vérification • Notification de la plainte • Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement • Par requérant • Sauf si demande de 3 panélistes • Transmission au défendeur (date d’ouverture) et ICANN • Nomination d’une commission • Réponse de celui-ci dans les 20 jours • Certification de la vérité des infos. • Sinon, on statue et communication à la commission • Décision (dans les 14 jours de sa nomination) • Transmission de la commission (panel) au registraire • Transmission aux parties • Rien sur la possibilité d’appel

33. Pour en savoir plus • Voir le site de l’OMPI • Site index • http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.html • Décisions rendues par l'OMPI • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr.html

34. Les critères de base • Principes de 4 (a) des règles de l’ICANN • (idem 3.1 RED de l’ACEI) • Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter àconfusion, à une marque de produitsou de services sur laquelle le requérant a des droits ; • b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et • c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. (un peu différent de l’ACEI)

35. Les critères de base (2) mauvaise foi • a) les faits montrent que le commerçant a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière à titre onéreux l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine, • b) le commerçant avait enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique, • c) le commerçant avait enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou • d) en utilisant ce nom de domaine, le commerçant a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

36. Les critères de base (3) mauvaise foi dans RED de l’ACEI • Facteurs aggravants (presque identiques) • Pas d’intention d’emploi • Causer du tort • Plusieurs NDD enregistrés • Vente, etc… • Facteurs atténuants • Emploi raisonnable • Dénomination sociale de la compagnie • Description claire de produits ou services vendus • Publicité • Etc…

37. Quelques affaires • Affaire Jeanette Winterson • MC de common law • Mondialement connue (dans 21 pays) • Droit anglais s’applique • Voilà pourquoi changements dans ACEI • Idem Julia Roberts

38. Quelques affaires (2) • Affaire Lecavalier • Pas de mauvaise foi au début • « Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque »

39. Quelques affaires (3) • Mais différent avec l’affaire Springsteen • Fan club qui a enregistré • Étude des trois critères • Semblable OUI • Intérêt légitime NON • Mauvaise foi NON • Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson • Charge de la preuve au demandeur quant à la mauvaise foi • « Répondant n’a pas de relation avec le plaignant » pas relevant • Une personne dissidente • La preuve que le titulaire du NDD n’a pas de droit dans la MC renverse la charge de la preuve • 4 (c) (iii) non prouvé • Il y a du détournement de consommateurs

40. Quelques affaires (4) • Liste de toutes les affaires • http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm

41. Quelques affaires au Canada • Très proche des noms de domaine génériques • Un nouveau cas: voir sur le site du CIRA • http://www.cira.ca/en/cat_dpr_decisions.html • Enterprise Rent-A-Car Company • MAJORITÉ • DISSIDENCE

42. La force obligatoire des sentences arbitrales • Weber-Stephen Product c. Armitage Hardware and Building Supply, (2000) du juge Aspen • Demande que la décision de l’OMPI ne soit pas obligatoire • Contrat d’adhésion • « we conclude that this Court is not to be bound by the outcoms of the ICANN administrative proceeding. » • Nature un peu hésitante des décisions rendues • Différent de ce qui se passe en arbitrage traditionnel

43. La quête de légitimité (ICANN) • Michael FROOMKIN, « Wrong Turn in Cyberspace:Using ICANN to Route Aroundthe APA andthe Constitution », (2000) Duke Law Journal 17 • http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/icann.pdf • Raisons notamment invoquées • Structure byzantine • Fonds de grosses compagnies • Représentation douteuse • Consensus manipulé

44. La quête de légitimité (ICANN) (2) • La question spécifique des nouveaux suffixes génériques • 7 nouveaux: aero, biz, info, coop, aero, museum, pro • Plus de 200 proposés • Système d’élection mis en doute • 19 membres • 5 élus 1 mois avant • $ 50 000 pour proposer un nouveau TLD • Sort du cadre strictement technique • Certains débats non divulgués aux tiers • Voir http://www.internetdemocracyproject.org

45. La quête de légitimité (ACEI) • Consultation auprès du public • Rapport sur les règlement des différends (RED) • Réponse très médiocre, même si rapport sur RED • Garantir l’égalité d’accès aux NDD et RED • Premier arrivé premier servi sauf si mauvaise foi • Pas de discrimination des particuliers face aux compagnies • Accès peu coûteux • Processus sûr et simple • Protéger les intérêts canadiens • Par EPC • Par la loi • Accroître la concurrence et l’efficacité

46. Résumé - Éléments de spécificitésur Internet • Pratiques opportunistes de certains individus (EX: MacDonald.com) • Réaction très violentes des compagnies • « Harry Potter n’est pas gentil! » • Litiges nombreux, longs et complexes sur la base du droit des marques • Nécessité de trouver une solution alternative • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et les UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) • Voir notamment UDRPinfo.com • Succès énorme sur la base de 3 critères de base • a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produitsou de services sur laquelle le requérant a des droits ;   •   b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et • c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.  (un peu différent de l’ACEI) • Néanmoins problème de légitimité

47. L’utilisation des méta-tags

48. Définition • « A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information abouta particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how theWeb page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allowsearch engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includeswho created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps mostimportantly the keywords that represent the Web page's content. »

49. Exemple • <HEAD> • <TITLE>SITE À MOI</TITLE> • <META name="description" content="Everything you wanted to know about stamps, from prices to • history."> • <META name="keywords" content="stamps, stamp collecting, stamp history, prices, stamps for sale"> • </HEAD>

50. Conséquences évidentes • Attraction d’usagers sur des sites qui n’ont rien à voir • Attraction d’usagers sur des sites concurrents • Gains publicitaires substantiels pour les « méta-tageurs » • Possibilité d’atteinte au droit des marques (les multiples Playboy) • Possibilité d’action sur la base de concurrence déloyale