LE MODELE Les premiers arrêts du TUE et leurs enseignements (séance de travail APRAM-OHMI du 17 décembre 2010)

1. LE MODELELes premiers arrêts du TUE et leurs enseignements(séance de travail APRAM-OHMI du 17 décembre 2010) Stéphane GUERLAIN ARMENGAUD - GUERLAIN

2. PREAMBULE • Une jurisprudence en cours d’élaboration • Trois arrêts rendus à ce jour dans le courant du premier semestre 2010 : • Affaire T-9/07 (18 mars 2010) • Grupo Promer Mon Graphic SA / OHMI, PepsiCo Inc • Affaire T-148/08 (12 mai 2010) • Beifa Group Co. Ltd / OHMI, Schwan-Stabylo Schwanhaüber GmbH & Co Kg • Affaire T-153/08 (22 juin 2010) • Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd /OHMI, Bosch Security Systems BV ARMENGAUD-GUERLAIN

3. I- Quelques enseignements ou rappels en matière de procédure1) Les pièces produites pour la première fois devant le TUE ne peuvent être admises même pour répondre aux motifs de la décision attaquée.Au sens de l’article 61 paragraphe 2 du Règlement CE n°6/2002, le recours ne peut porter que sur le contrôle de la légalité des décisions.- Affaire T-9/07 (Grupo Promer) Points 22 à 25) ARMENGAUD-GUERLAIN

4. 2) Il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI mais il incombe à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal.Au sens de l’article 60, paragraphe 1 du Règlement n°6/2002, le Tribunal peut, à la suite de l’examen au fond du recours, renvoyer l’affaire à l’OHMI pour suite à donner.Des conclusions tendant à ce que le Tribunal lorsqu’il est saisi d’un recours renvoie l’affaire devant l’instance inférieure ne sont pas irrecevables et ne tendent pas à adresser à l’OHMI une quelconque injonction.- Affaire T-148/08 (Beifa Group) points 39 à 43 ARMENGAUD-GUERLAIN

5. 3) Moyens nouveauxArticle 48, paragraphe 2 alinéa 1 du Règlement de ProcédureProduction de moyens nouveaux en cours d’instance interdite sauf s’ils se fondent sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure.Cependant :- Un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui doit être déclaré recevable.Tel est le cas d’un grief présentant un lien étroit avec un moyen développé dans la requête.- Affaire T-148/08 – Points 84, 93 et et 102 à 104) ARMENGAUD-GUERLAIN

6. II- LES ENSEIGNEMENTS AU FOND1) Du caractère exhaustif de la liste des motifs de nullité visés à l’article 25 du Règlement n° 6/2002.- Affaire T-9/07 (Grupo Promer Mon Graphic ) ARMENGAUD-GUERLAIN

7. La mauvaise foi du titulaire du dessin ou modèle contesté n’a donc pas à être prise en considération.- Affaire susvisée points 27 à 33 ARMENGAUD-GUERLAIN

8. 2) De la notion de conflit L’article 25, paragraphe 1-d) dispose que :« Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que : … d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée et qui est protégé depuis une date antérieure… ». ARMENGAUD-GUERLAIN év

9. Dans l’affaire T-9/07 (Grupo Promer Mon Graphic), le Tribunal relève que la notion de conflit n’est pas en tant que telle définie dans le règlement et qu’il y a lieu de la préciseret retient que :Au sens de l’article 25, paragraphe 1-d), un DMC est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur l’utilisateur averti - une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué.Au sens du Règlement n°6/2002, l’impression globale ne peut s’entendre que d’une impression visuelle.Le Tribunal valide ici le raisonnement tenu par la Chambre de Recours et ajoute que cette interprétation est la seule susceptible d’assurer la protection découlant de l’article 25, paragraphe 1-d) ARMENGAUD-GUERLAIN

10. 3) De l’utilisateur avertiAffaire T-9/07 – Grupo Promer Mon Graphic ARMENGAUD-GUERLAIN

11. a) Définition de l’utilisateur averti par la catégorie de produits auxquels appartient le modèle contesté- L’indication exigée par l’article 36, paragraphe 6 du Règlement n’a qu’une valeur informative et ne porte pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel.On peut donc se référer au dessin ou modèle lui-même dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction.La prise en compte du dessin ou modèle lui-même peut permettre d’identifier le produit au sein d’une catégorie de produits plus large indiquée lors de l’enregistrement et, par conséquent de déterminer effectivement l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.En l’espèce, le Tribunal retient que le modèle contesté a été enregistré pour les : « Articles promotionnels pour jeux » et le rattache au sein de cette catégorie générale à la catégorie particulière de pièces de jeux dénommée : « Pogs, Rappers ou Tazos ». ARMENGAUD-GUERLAIN

12. b) De la définition de l’utilisateur averti au travers de ses qualités- Vigilance particulière et connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause.En l’espèce qui est-il ? ARMENGAUD-GUERLAIN

13. Enfant de cinq ans… … ou Directeur marketing? ARMENGAUD-GUERLAIN

14. REPONSEPeu importe, l’important est que ces deux catégories de personnes connaissent le phénomène des « Rappers ».(Validation du raisonnement de la Chambre de Recours)- La restriction du champ catégoriel des produits concernés aboutit néanmoins à un élargissement de la définition de l’utilisateur averti. ARMENGAUD-GUERLAIN

15. Nouvelle illustration de ce qui précède dans l’affaire T-153/08 (Shenzhen Taiden Industrial Co) concernant les modèles suivants : ARMENGAUD-GUERLAIN

16. Le Tribunal relève que le qualificatif d’averti ne doit pas associer ledit utilisateur à un concepteur ou un expert technique bien qu’il fasse preuve d’un degré d’attention relativement élevé.Ceci n’implique pas toutefois qu’il soit en mesure de distinguer au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires.Validation du raisonnement de la Chambre de Recours qui avait retenu que l’utilisateur averti était : « quiconque assiste régulièrement à des conférences ou à des réunions formelles au cours desquelles les différents participants disposent d’une unité de conférence, équipés d’un microphone, posé sur la table devant eux ». ARMENGAUD-GUERLAIN

17. 3) De la liberté du créateurLe degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle est défini à partir notamment des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit.Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques devenant alors communes au dessin ou modèle appliqué au produit concerné.- Affaire T-9/07 Point 67 ARMENGAUD-GUERLAIN

18. Faute de preuve selon laquelle les exigences techniques ou fonctionnelles limiteraient considérablement le degré de liberté du créateur, cette liberté doit être considérée comme élevée, la question de savoir si le dessin ou le modèle suit ou non une tendance générale en matière de design étant dénuée de pertinence. - Affaire T-153/08 ARMENGAUD-GUERLAIN

19. 4) De l’impression globalePlus la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contestée est restreinte plus les différences mineures entre le dessin ou modèle pourront suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.- Affaire T-9/07- Cette impression doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion- Affaire T-153/08 point 66 ARMENGAUD-GUERLAIN

20. CONSÉQUENCES :- Affaire T-9/07- Invalidation du raisonnement tenu par la Chambre de Recours- Impression globale similaire, absence de caractère individuel- Annulation de la décision de la Chambre de Recours ARMENGAUD-GUERLAIN

21. - Affaire T-153/08 ARMENGAUD-GUERLAIN

22. ARMENGAUD-GUERLAIN

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26. Validation du raisonnement tenu par la Chambre de Recours- Impression globale similaire - Absence de caractère individuel - Rejet du recours ARMENGAUD-GUERLAIN

27. 7) De l’usage dans le dessin ou modèle communautaire d’un signe antérieurArticle 25, paragraphe 1 e) : « Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :…e) S’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’état membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation… ». ARMENGAUD-GUERLAIN

28. - Affaire T-148/08(Beifa Group Co. Ltd / OHMI, Schwan-Stabylo Schwanhaüber GmbH)Marque antérieure allemande invoquée n°300 454 708 ARMENGAUD-GUERLAIN

29. a) L’article 25, paragraphe 1-e) implique-t-il une reproduction du signe à l’identique ?Réponse négative :« Il est exclu que, en arrêtant l’article 25, paragraphe 1 e) du Règlement n°6/2002, le législateur communautaire ait eu l’intention de permettre l’introduction par ledit titulaire d’une demande en nullité du dessin ou modèle en question, seulement dans l’hypothèse où il serait fait usage dans ce dessin ou modèle d’un signe identique à la marque antérieure et d’interdire l’introduction d’une telle demande lorsqu’il serait fait usage dans ledit dessin ou modèle d’un signe à tel point similaire qu’il existerait dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion… ». ARMENGAUD-GUERLAIN

30. b) Sur la nécessité de démontrer l’usage du signe antérieurLe Tribunal relève qu’en l’espèce le signe antérieur invoqué est une marque allemande, la loi allemande prévoyant une possibilité de déchéance du signe pour non usage dans les cinq ans suivant son enregistrement.Il en est déduit que pour invoquer valablement l’article 25, paragraphe 1 e) du Règlement n°6/2002, le titulaire de la marque doit, sur demande du titulaire du dessin ou modèle contesté, apporter la preuve qu’il a fait un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui précède l’introduction de la demande en nullité, faute de quoi le motif de nullité ne peut prospérer. ARMENGAUD-GUERLAIN

31. Faute de disposition dans le règlement n°6/2002 spécifique concernant les modalités de présentation d’une demande de l’usage sérieux du signe antérieur par le titulaire d’un dessin ou modèle contesté, ladite demande doit être présentée en temps utile devant l’OHMI et plus précisément dans le délai imparti par la Division d’annulation au titulaire du DMC mis en cause.Parallélisme avec les règles concernant l’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire. (Règlement n°207/2009)Le Tribunal ne retient pas in fine le moyen de la requérante au motif que la demande de preuve d’usage n’a pas été formulée devant la Division d’annulation. ARMENGAUD-GUERLAIN

32. Le Tribunal valide le raisonnement de l’Office quant à l’existence du risque de confusion entre le DMC contesté et le signe antérieur.Relève qu’au sens de l’article invoqué le grief ne peut prospérer que s’il est conclu que le public pertinent considèrera que dans le DMC contesté il est fait usage du signe distinctif invoqué à l’appui de la demande en nullité.Ceci ne nécessite pas d’analyser de manière séparée la question de savoir si le public pertinent percevra le DMC contesté comme étant un signe distinctif.- Affaire T-148/08, points 105 à 107 ARMENGAUD-GUERLAIN

33. Le Tribunal annule néanmoins la décision au motif qu’il est apparu lors de l’audience orale que la marque figurant dans le dossier de procédure devant l’OHMI est une marque figurative ce sur quoi les parties se sont accordées lors de l’audience orale alors que la Division d’annulation se réfère dans sa décision à la « forme tridimensionnelle » de la marque invoquée en tant que signe antérieur.Le Tribunal retient que la référence à cette forme tridimensionnelle de la marque antérieure est paradoxale s’agissant d’une marque figurative et en déduit que la Division d’annulation au lieu de se fonder sur une comparaison entre le DMC contesté et la marque antérieure a procédé à une comparaison entre ledit DMC et une marque tridimensionnelle.Le Tribunal relève que l’erreur commise par la Division d’annulation n’a pas été rectifiée par la Chambre de recours qui a repris les caractéristiques attribuées à la marque antérieure par la Division d’annulation sans indiquer que celle-ci s’était par erreur référée à une marque tridimensionnelle plutôt qu’à la marque antérieure, ni que ces mêmes caractéristiques étaient également présentes dans la marque antérieure. ARMENGAUD-GUERLAIN

34. conséquence:Annulation pour erreur de droit de la décision attaquée. ARMENGAUD-GUERLAIN

35. ARMENGAUD-GUERLAIN

36. MERCI DE VOTRE ATTENTION Stéphane Guerlain ARMENGAUD - GUERLAIN 12, avenue Victor Hugo - 75116 Paris Tel 33 (0)1 47 54 01 48 Fax 33 (0)1 40 54 78 57 http://www.armengaud-guerlain.com