Une autonomisation perfectible

1. Une autonomisation perfectible Charles de Haas Patrice de Candé

2. 1. Utilisateur averti: polymorphe? • Définition donnée assez tôt: TGI Paris 15 février 2002: « n’est pas un homme de l’art, doit s’entendre d’un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » Propr. Ind.2002 com. n°80: • pour un modèle de 1997…et pas au stade de la contrefaçon… • L’utilisateur averti n’a pas été très utilisé par la suite…

3. 1. Utilisateur averti • Premier temps: l’utilisateur averti aux abonnés absents: de 2002 à 2008: aucune allusion à l’utilisateur averti: Exemple: CA de Paris NAF NAF BOUTIQUES / CREATIONS NELSON 24 septembre 2008: « Aucun de ces modèles ne constitue une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée, telle qu’elle a été précédemment caractérisée, laquelle n’est pas reproduite dans toutes ses composantes de sorte que le modèle de la société CREATIONS NELSON, répondant ainsi au caractère de nouveauté et présentant un caractère propre est protégeable au titre du livre V » Où est l’utilisateur averti?

4. 1. Utilisateur averti • 2009 : deuxième temps : arrivée de la référence à l’observateur averti : mais sans aucune définition de celui-ci : CA de Paris P 5 Ch. 1 : 16 décembre 2009 : DAN’T CREATION / H STERN : RG 2008/1828 « les représentations invoquées par la société STERN de modèles plus anciens déjà divulgués….ne présentent pas la même combinaison que les modèles enregistrés qui au contraire suscitent chacun pour l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par les modèles antérieurs » : la référence est purement formelle et n’est pas reprise au stade de l’appréciation de la contrefaçon (laquelle est rejetée au motif que les modèles ont un aspect « distinct » : aux yeux de qui ?)

5. 1. Utilisateur averti • 2009: Entrée en scène de l’utilisateur averti au stade de la contrefaçon: • Début 2009: la Cour fait le travail elle-même: CA de Paris 25 février 2009 « il résulte de l’examen comparatif auquel la Cour s’est livrée, que les modèles commercialisés par la société B… exposés dans son catalogue …. reproduisent respectivement dans la même combinaison, tous les éléments caractéristiques des modèles suivants …et offrent au regard de ces modèles une impression d’ensemble de similitude qui ne sont pas de nature à affecter les différences insignifiantes car peu perceptibles d’emblée… »

6. 1. Utilisateur averti • Avril 2009: L’utilisateur averti : référence de la contrefaçon: CA de Paris 3 avril 2009: phares de voiture « les ressemblances de forme, malgré les différences mises en avant par la société S… donnent une même impression d’ensemble à l’utilisateur averti, lequel est attentif à la forme générale du feu arrière, qui l’identifie à son créateur… » • Référence à l’utilisateur averti : mais qui est-il? • Grossiste en pièces détachées? Particulier? • Pourquoi est-il attentif?

7. 1. Utilisateur averti • Apparition de l’utilisateur averti en province: CA d’Aix en Provence 2ème Ch. 18 mars 2010 (PIBD 920 III p.415): savonnettes: sans référence à un personnage particulier « qu’un observateur averti, au sens de l’article L 511-4 du CPI, pouvant être défini comme un consommateur pourvu d’une attention particulière et aiguisée, n’a pas une perception visuelle d’ensemble du modèle de savon parallèpipédique rectangulaire qui serait différente de celle qui lui serait procurée par la vision d’autres savons…que les faibles variantes de ce modèle …ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent pas au modèle un caractère propre »

8. 1. Utilisateur averti • 2011: L’utilisateur averti est définiet est convoqué au stade de l’appréciation de la contrefaçon ! c’est presque parfait ! CA de Paris P 5 Ch. 2 : 24 juin 2011 : R & D LOISIRS/ CUBERTIAS ABRISOL : abri pour piscine « le produit incriminé ne produira par sur l’utilisateur averti professionnel ou consommateur exprimant, par sa fréquentation d’un Salon spécialisé, son intérêt pour les produits exposés sur lesquels il a un certain degré de connaissance – une impression globale différente de celle produite par le modèle tel que déposé, d’autant plus que leurs similitudes concernent des éléments pour lesquels le créateur disposait, comme le montrent les brochures de multiples abris de piscines produites, d’une liberté d’élaboration et que, de ce fait, ces similitudes retiendront l’attention de cet utilisateur » • Mais Pole 5 Chambre 1: parfois aucune référence: Ex: CA de Paris P 5 Ch. 1 : société NOUVELLE INTERNATIONAL DESIGN CREATION/ PARASITE DESIGN : 29 juin 2011 : RG 09/ 03320  Dix ans…

9. 2. La portée de l’exclusion des modèles fonctionnels : la tentation du retour à la multiplicité des formes Position du problème Les textes : - en droit interne, les articles L.511-8 et L.511-5 du CPI - en droit européen, les articles 8 et 4-2 a) du RDMC. APRAM le 16 septembre 2011 9

10. 2. La portée de l’exclusion des modèles fonctionnels : la tentation du retour à la multiplicité des formes La condition d’apparence Cartouches d’encre rechargeables jugées non apparentes au contraire des lames des couteaux d’un broyeur (TGI Paris 3ème ch., 4ème section, 15 avril 2010 PIBD 923 III 537 et OHMI, 3ème ch. de recours, 22 octobre 2009 PI 67, p.1018) Le caractère apparent pas seulement requis pour les pièces détachées (Arrêt de la Haute Cour Administrative de Pologne 2010 à propos de l’agencement interne d’une crème glacée) APRAM le 16 septembre 2011 10

11. 2. La portée de l’exclusion des modèles fonctionnels : la tentation du retour à la multiplicité des formes Les critères : La théorie des contours Le critère de la multiplicité des formes Le critère de la suppression des formes APRAM le 16 septembre 2011 11

12. 2. La portée de l’exclusion des modèles fonctionnels : la tentation du retour à la multiplicité des formes Formes jugées fonctionnelles (suite) Sévérité du juge hollandais : broyeuse SEB /c Philips ( Cour de District de La Haye, 11 mars 2008). APRAM 16 septembre 2011 12

13. 2. La portée de l’exclusion des modèles fonctionnels : la tentation du retour à la multiplicité des formes Forme imposée par une fonction techniques ou par des moyens techniques? Fonction esthétique produite par l’assemblage de tuiles (Cass. com 29 juin 2010 PI (Lexisnexis) 2011 n°1 ! 8, p.39) Fonction de turlutte (Cass. com. 9/6/2009 PI n°33, p.389). APRAM le 16 septembre 2011 13

14. 3. Rôle de la divulgation sous son nom sans enregistrement  • 11-1 du Règlement n° 6/2002: DMCNE est protégé : « pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois dans la Communauté ». • Divulgation: acte constitutif du droit? • Parallèle entre exploitation sous son nom en droit d’auteur et divulgation sous son nom en DMCNE?

15. 3. Divulgation sous son nom • Premier temps: Inquiétude TGI de Paris du 29 janvier 2010 : TGI PARIS 3ème Ch. 2° sect. 29 janvier 2010 : Waneup / Bencom et Benetton FrancePropr. intell. 2010 n°37 p, 1003: « le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré appartient au créateur, à moins qu’il n’ait été transféré au moyen d’un contrat à son ayant droit » Motif:CJUE aff. C -32/08

16. 3. Divulgation sous son nom • Deuxième temps: l’espoir retrouvé TGI PARIS 3ème Ch. 4ème sect. : 27 janvier 2011 : CHRISTIAN DIOR COUTURE c./ ASH DISTRIBUTION SARL et SODILOG : PIBD n° 940 – III- p. 370 Défenderesse reprochait à C Dior de ne pas apporter la preuve qu’elle était créatrice du modèle. « il résulte de l’article 14.2 (sic) du règlement précité que « lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice des ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire, ou sauf disposition contraire de la législation applicable ». En l’espèce, il apparait que le modèle de sandales invoqué a été créé par le bureau de style de la société Dior et que cette dernière est donc fondée à se prévaloir de la titularité du droit sur ce modèle communautaire non enregistré par application du texte précité. Par conséquent, la société DIOR est bien recevable à agir sur le fondement du modèle communautaire non enregistré » Cas d’espèce lié à la référence à un bureau de style? Qui du designer extérieur? Tranche la question de l’interprétation de la notion de « législation ..contraire »

17. 3. Divulgation sous son nom CA de Paris P 5 Ch 2 : 3 juin 2011 : RG 10/08000 : SAS CHAUSSEA / SARL MENPORT : « considérant qu’ainsi c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette fin de non recevoir et retenu que la société MENPORT était recevable à agir sur le fondement des droits d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés à compter de la date de leur commercialisation par application de l’article 14 du règlement communautaire n° 6/2002 » Parallèle présomption prétorienne/ divulgation DMCNE Quid des relations auteur / employeur?

18. Quant au risque de confusionQuel est l’objet de la confusion envisagée ?Le texte, l’article L.513-5 du CPI 4. Y-A-T-IL UNE PLACE POUR LE RISQUE DE CONFUSION ET LA CONTREFAÇON PARTIELLE ? APRAM le 16 septembre 2011 18

19. L’évolution de la jurisprudence sur le risque de confusion 4. Y-A-T-IL UNE PLACE POUR LE RISQUE DE CONFUSION ET LA CONTREFAÇON PARTIELLE ? APRAM le 16 sepembre 2011 19

20. Un problème encore mal poséPour une reformulation de l’article L.513-5 du CPI 4. Y-A-T-IL UNE PLACE POUR LE RISQUE DE CONFUSION ET LA CONTREFAÇON PARTIELLE ? APRAM le 16 sepembre 2011 20

21. Quant à la contrefaçon partielleL’importance de la question pour tous les DPIElle a été sanctionnée au moins une fois en matière de dessins & modèles(TGI Paris, ch.3, sect.3, 17 mars 2010 PIBD 922 III 505 et notre commentaire in propriétés Intellectuelles n°37, p.1010) 4. Y-A-T-IL UNE PLACE POUR LE RISQUE DE CONFUSION ET LA CONTREFAÇON PARTIELLE ? APRAM le 16 sepembre 2011 21

22. Toute contrefaçon partielle est pourtant exclue par le texte de l’article L.513-5 La question se pose tout autrement en droit d’auteur 4. Y-A-T-IL UNE PLACE POUR LE RISQUE DE CONFUSION ET LA CONTREFAÇON PARTIELLE ? APRAM le 16 sepembre 2011 22

23. 5. Le DMCNE doit-il faire encore ses preuves? • Protection du DMCNE en dehors de la copie servile: • Premier temps : Inquiétude: TGI Paris 3ème Chambre, 4ème Section: 28 janvier 2010 : LVM / Thomas Sabo : RG 09/00651: « le dessin ou modèle non enregistré ne protège le titulaire que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. La copie s’oppose à l’imitation, qui reprend seulement certaines des caractéristiques du modèle sans le reproduire dans sa totalité et aboutit à un résultat similaire et non pas identique» Contraire au livre vert et aux juridictions étrangères

24. DMCNE • Deuxième temps: retour à la raison TGI Paris, 3ème Chambre, 3ème Section : 19 novembre 2010, PIBD 935 III, page 197 « La copie s’oppose à l’imitation… » mais « …il s’agit là d’un détail d’exécution insuffisant à caractériser une absence de copie du modèle opposé »

25. DMCNE: des preuves à faire? • TGI Paris, 3ème Chambre, 1ère Section : 29 mars 2011 : AVH SAS / LC Faubourg Saint-Honoré : PIBD 2011 n° 942 III, page 447 « L’ensemble des caractéristiques de la combinaison Monro Jumpsuit ont ainsi été reprises dans la combinaison Formato, le fait que le pantalon de cette dernière soit plus flottant et large, n’ait pas de poche à l’arrière, que la ceinture soit une bande de tissu large et fermée par deux boutons superposés et que les deux pans formant le haut soient plus plats, ne constituent que des différences insignifiantes qui ne témoignent pas d’un travail de création indépendant …»

26. DMCNE: des preuves à faire? • Application de la règle de pluralité des défendeurs: une évolution à confirmer. • Rappel du problème : • Limite de compétence : 83-2 (Rglt 6/2002) spécifie que « un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82 § 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’Etat membre dans lequel est situé le tribunal» • Idée: invoquer 6-1 Rglt 44/2001: « s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément» • Un défendeur domicilié dans le ressort= compétence du TDMC à l’égard des autres pour tous les faits de contrefaçon

27. Une évolution à confirmer. • Premier temps: refus: Ordonnance du JME Paris : 3ème Ch. 4ème S. : 2 avril 2009 : LOUIS VUITTON MALLETIER / THOMAS SABO SAS et THOMAS SABO GMBH RG 09/00651: interprétation stricte des textes « Il ne saurait en conséquence être déduit de cette compétence spéciale une dérogation au principe posé par l’article 83-2 du règlement sur les dessins et modèles communautaires à savoir qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur le lieu du fait dommageable, est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’Etat membre dans lequel est situé ce tribunal »

28. Une évolution à confirmer • Deuxième temps: CA de Paris 10 septembre 2010 : RG 09/23957 : NEW LOOK France / Christian DIOR COUTURE : RG 09/ 23957 Acceptation du principe « Ni le fait que les co-défendeurs puissent appartenir au même groupe, et donc avoir le même fournisseur, ni le fait que les articles argués de contrefaçon puissent porter les mêmes références – simple conséquence de l’identité de fournisseurs -, ne suffit d’évidence à établir l’existence d’un tel lien, puisqu’il s’agit d’actes bien distincts commis séparément par chacun des co-défendeurs sur le territoire national sur lequel ils opèrent ; qu’en outre, l’intimée n’établit nullement l’existence d’un site internet commun puisqu’il apparaît au contraire que chacune des sociétés de droit belge et anglais aurait son propre site quand bien même existerait-il des liens entre ces sites »

29. Une évolution à confirmer • Troisième temps : évolution: admission de la compétence • TGI Paris Ch 3 S 3 : 4 mars 2011 : RG 09/11846: LOUIS VUITTON MALLETIER /C & A : « Le lien étroit entre l’instance diligentée à l’encontre de la société C&A France pour les faits d’importation et de commercialisation des sacs contrefaisant le modèle européen dont la société Louis Vuitton est titulaire, avec celle diligentée à l’encontre de son fournisseur, société établie en Allemagne, étant évident, les deux procédures ont été jointes pour être instruites et jugées ensemble. La compétence territoriale du présent tribunal étant fondée sur le lieu de domicile de l’un des défendeurs, le Tribunal de Grande Instance de Paris est donc compétent pour  « statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre » conformément aux dispositions de l’article 83-1 du règlement communautaire n° 6/2002 sur les dessins et modèles»