La tutela giuridica delle informazioni segrete

1. La tutela giuridica delle informazioni segrete

2. Perché ricorrere al segreto ? • Informazioni brevettabili • Informazioni non brevettabili (c.d. Know-how)

3. Informazioni brevettabili “Disclosure” • Ricapitolando… • Art. 53 cpi  Domanda a disposizione del pubblico decorsi 18 mesi • Art. 60 cpi  Durata ventennale del brevetto • Art. 68 cpi  Limitazioni al diritto di brevetto (uso privato per finalità non commerciali, studio e sperimentazione, eccezione galenica) • Art. 69 cpi  Onere di attuazione • Art. 70 cpi  Licenza obbligatoria per mancata attuazione

6. Una tutela giuridica a sola misura di multinazionale ? Informazioni NON brevettabili (c.d. Know-how) al cuore della piccola e media impresa • Disciplina generale della concorrenza sleale ex artt. 2598 ss. c.c. • Disciplina informazioni segrete ex artt. 98-99 cpi • Disciplina autorale in tema di banche dati (?)

7. Codice civile Art. 2598 Atti di concorrenza sleale “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente diogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. [Vedi altresì artt. 2105 e 2125 c.c. in tema di “obbligo di fedeltà” del prestatore di lavoro e di “patto di non concorrenza”]

8. Cass. 13 marzo 1989 n. 1963 “[…] il comportamento della società ora ricorrente era contrario alle regole di correttezza professionale. Certo, è vero che non è scorretto professionalmente ex art. 2598 cod. civ. assumere o cercare la collaborazione episodica di dipendenti altrui se si ha bisogno di costoro in quanto lavoratori provetti nel settore; ma il giudice di merito ha affermato che invece costoro erano stati avvicinati perché sapevano come fare (Know how, letteralmente), ciò che il ricorrente non sapeva come fare ed invece sapeva il suo concorrente”. “[…] è corretta la decisione impugnata là dove ha ritenuto che il pregiudizio ex art. 2598 cod. civ. sta anche nella circostanza che il concorrente, proprio a seguito e per effetto del comportamento scorretto, sia riuscito a giungere anche egli sul mercato, cioè a contendere la clientela, prima del tempo che gli sarebbe stato necessario se fosse ricorso, come sarebbe stato corretto, a proprie ricerche, a propri studi, ad un proprio autonomo sforzo ”.

9. Presupposti illecito concorrenziale • Rapporto di concorrenza • Violazione principi correttezza professionale • Danno (anche solo potenziale)

10. TRIPs – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 (l. 747/1994) Art. 39 Protezione di informazioni segrete “1. Nell’assicurare un’efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.  2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:     a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;     b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e     c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.

11.  3. I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.”

12. R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 (abrogato) Art. 6-bis (art. 14.1 d.lgs 19 marzo 1996 n. 198) “1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche”.

13. D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 99 Tutela “1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.” Formulazione antecedente il D.lgs 13 agosto 2010 n. 131: “1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, é vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.”

14. Trib. Bologna, sez. IP, ord. 19 ottobre 2006 “[…] naturalmente, anche nella fattispecie delineata nelle richiamate norme del CPI, la condotta dovrà poi essere parimenti connotata da illiceità e scorrettezza concorrenziale, finendosi altrimenti per sanzionare pure pratiche lecite; in ogni caso, le fattispecie di cui agli artt. 2598 n. 3 c.c. e quelle di cui agli artt. 98 e 99 CPI appaiono senza dubbio normativamente distinte (non potendosi peraltro ritenere, data la clausola di salvezza prevista dall'art. 99 CPI, che la normativa specialistica abbia completamente assorbito la fattispecie concorrenziale classica rientrante nell'art. 2598 n. 3 c.c.); inoltre, deve pure ribadirsi in questa sede che, comunque, come è stato correttamente osservato, i requisiti di accesso alla privativa "non titolata" devono essere interpretati in senso restrittivo e in modo da limitare l'accesso alla nuova privativa alle informazioni di valore economico "rilevante", in ragione della loro segretezza e non facile accessibilità per gli esperti del settore (cfr. parere del C.d.S. all'art. 17 della legge delega)” Tutela erga omnes ?

15. Cass. ord. 19 giugno 2008 n. 16744 “[…] L'art. 99 stabilisce che salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98. Suddetto contesto normativo che costruisce la tutela con palese riferimento alla proprietà industriale, ed opera pertanto in via reale ed erga omnes e non più solo con azione personale, intra moenia secondo definizione dottrinaria, come mero atto concorrenziale, individua con specificità i requisiti prescritti per la sua azionabilità, riferendosi tassativamente ai due casi tipici indicati, fra i quali non rientra l'oggetto dell'illecito oggetto della denuncia in esame”. Problema interpretativo  “…in modo abusivo” (Dlgs 131/2010)

16. Trib. Bologna, sez. IP, ord. 9 febbraio 2011 “[…] In linea generale, dunque, occorrerà verificare se la parte attrice abbia almeno allegato elementi che consentano di disegnare l'azione spiegata a tutela diretta di un proprio diritto di proprietà industriale "non titolato", come appunto le informazioni segrete, o, in alternativa, una azione di concorrenza sleale "...per la definizione della quale si debba comunque procedere ad un vaglio incidentale della esistenza, in capo alla stessa parte attrice, di diritti di proprietà industriale del tipo citato" (Così recentemente Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 01-03-2010 in www.plurisonline.it). ”.

17. D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 98 Oggetto della tutela “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.”

18. Informazioni segrete • Non facile accessibilità • Acquisizione sul libero e lecito mercato subordinata a sforzi o investimenti. Problema del “reverse engineering” • Valore economico della segretezza • Vantaggio concorrenziale (avviamento) • Misure adeguate al mantenimento del segreto • Sono comprese le informative ai dipendenti e collaboratori, nonché le relative clausole contrattuali (patto di non concorrenza) [cfr. Trib. Bologna, sez. IP, ord. 9 febbraio 2011, Trib. Trieste sent. 7 ottobre 2011]

19. Trib. Milano, sez. IP, sent. 5 maggio 2012 ”Invero, per sostenerne la tutelabilità ex art. 98 CPI o anche solo sotto il profilo concorrenziale, l'attrice avrebbe dovuto fornire adeguata prova, dell'esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte da XXX a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente. Rileva il Tribunale che non è stato neppure possibile, nel corso della causa, avere una chiara allegazione della natura di tali informazioni, della circostanza per cui che le stesse non sarebbero state acquisibili, eventualmente con ricorso a tecnico specialistici del settore, essendo anche il reverse engineering ammissibile, in assenza di privativa brevettuale. Siffatta conclusione esime dal considerare se YYY fosse o meno a conoscenza della struttura interna della rivettatrice, per essere stata incaricata della manutenzione ed assistenza oppure solo legata da un rapporto di fornitura. ”. “L’attrice avrebbe dovuto…”

20. D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 • Art. 134 • Norme in materia di competenza • “1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: • i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate, • le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice […]” Riflessi sulla competenza sezioni IP

21. Cass. ord. 19 giugno 2008 n. 16744 ”Nella specie, come si deduce dalle parti nei rispettivi atti difensivi l'elenco, che le attrici sostengono illecitamente loro sottratto dal P. e quindi utilizzato illecitamente dai convenuti, rappresenta una mailing-list, che notoriamente si sostanzia in un mero schedario nominativo, privo come tale di elaborazione qualificante in senso aziendale, la cui acquisizione da parte di terzi consente di assumere informazioni idonee all'individuazione per nomina dei soggetti ivi annoverati, utile di certo per attuare un contatto finalizzato ad eventuale storno di clientela, ma non per ciò solo idoneo ad una loro specifica e personalizzante caratterizzazione a fini utili all'espletamento dell'attività economica. Il rilievo, di natura tranciante, assorbe l'indagine sui caratteri di "segretezza” […] ed "economicità“. […] restano affidati al giudice ordinario i casi di concorrenza sleale cd. pura, intendendosi tali le controversie in cui il thema disputandum non presenti implicazioni con i diritti riservati, nel senso che l'illecito controverso non ne costituisce fatto costitutivo siccome non ne condivide i medesimi interessi oggettivi ovvero soggettivi, e dunque non può qualificarsi in termini di antigiuridicità apprezzabile in giudizio avuto riguardo al rispettivo contesto di protezione”.

22. Lista clienti Mailing list Banca dati (Art. 2598 n.3) (Tutela autorale) Lista clienti (Art. 98 cpi)

23. Tutela giuridica delle banche dati • Banca dati “non creativa”  Artt. 102-bis e ter lda (c.d.diritti del costitutore di banca dati) • Banca dati “creativa”  Artt. 1 co. 2, 2 n.9, 64-quinquies e sexies lda

24. L. 22 aprile 1941 n. 633 • Art. 102-bis • “1. Ai fini del presente titolo si intende per: • costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; • estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione • reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. […]”

25. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. […] 6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. […]”.

26. L. 22 aprile 1941 n. 633 Art. 1 “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché lebanche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Art. 2 “In particolare sono comprese nella protezione: 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;”

27. Art. 64-quinquies “1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)”

28. Art. 64-sexies “1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie […]. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.”

29. Cass. 19 giugno 2008 n. 16744 ”L'elenco in discussione, quale che ne sia stata la definizione indicata dalle stesse attrici, non rappresenta opera dell'ingegno poichè non riveste la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d'autore, nel senso della sua creatività e della novità soggettiva dell'idea da cui la sua elaborazione è scaturita, che rappresentano gli elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno, e realizzano i requisiti per beneficiare della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, della sua attitudine ad essere considerata autonomo apporto creativo (cfr. Cass. n. 24594/05, n. 15496/2004). Si risolve infatti solo in un indice di nomi, come tale inespressivo di un programma che possa considerarsi nuovo, ovvero originale”. Requisito del “carattere creativo”