FILIPPO FERRONI Giovedì, 4 Luglio 2013 METROCONSULT Genova S.r.l . Via Palestro 5

1. Camera di Commercio GenovaLa tutela dei marchi e dei disegni comunitari: ricerche, deposito, opposizioni o cancellazioni FILIPPO FERRONI Giovedì, 4 Luglio 2013 METROCONSULT Genova S.r.l. Via Palestro 5

2. 1. BREVETTI, MODELLI, MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE (cenni legislativi) In Italia è in vigore da alcuni anni un Nuovo Codice della proprietà industriale: D. L. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) D. L. 13 Agosto 2010, n. 131 (“Decreto Correttivo”) Sono leggi che sostituiscono e concentrano in un unico testo le vecchie normative esistenti in materia di brevetti, modelli, disegni, marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

3. Le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali sono protetti mediante brevettazione, mentre i marchi, il design e le topografie dei semiconduttori sono oggetto di registrazione. Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche rientrano tra i diritti non titolati, cioè per i quali non è previsto il rilascio di un brevetto o di una registrazione Non rientrano tra i diritti tutelati dal nuovo Codice sulla proprietà industriale i programmi per elaboratore (software), che restano invece nella sfera del diritto d’autore (Legge sul diritto d’autore: R. D. 22.4.1941, n.633 e successive modifiche )

4. L’Italia aderisce alle principali convenzioni comunitarie e internazionali in materia di proprietà industriale: - Regolamento CE N. 207/2009 (26.02.2009) sul Marchio Comunitario (recepisce modifiche al Regolamento 40/94) - Accordo (con Protocollo) di Madrid sul Marchio Internazionale - Altre Convenzioni (Accordi di Nizza, Vienna, TLT ecc. ) - Modello Internazionale (Convenzione dell’Aia) - Regolamento CE N. 6/2002 (12.12.2001) Modello (Design) Comunitario

5. - Convenzione UPOV (convenzione internazionale varietà vegetali) - Regolamento CE N. 2100/94 tutela comunitaria per la protezione delle varietà vegetali - Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive modifiche (1900, 1911, 1925, 1934, 1958 e 1967) - Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) del 19 giugno 1970 (reso esecutivo il 21 dicembre 1984) Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) (originaria del 5 ottobre 1973, nuova versione EPC 2000 in vigore dal Dicembre 2007)

6. MARCHI DI IMPRESA

7. Art. 4 Reg. CE 207/2009 (RMC)(Art. 7 d. lgs. N.30/2005 (CPI)) “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segnisuscettibili di essere rappresentati graficamente … parole … nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi da un’impresa da quelli di altre imprese”. Definizione di marchio

8. Requisiti del marchio Impedimenti assoluti alla registrazione (Art. 7 RCM) Impedimenti relativi alla registrazione (Art. 8 RCM)

9. Impedimenti assoluti

11. Impedimenti relativi

13. Diritto di esclusiva Art. 9 RMC (art. 20 CPI) “Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo” Viene sancito il diritto di vietare ai terzi l’uso di segni identici o simili. Principio di unitarietà dei segni distintivi (ditta ragione sociale, nomi a dominio). Principio di esaurimento del marchio comunitario (Art. 13 RCM)

14. Le funzioni del marchio Attrarreconsumatori (e imitatori): tipica dei marchi celebri:caso del marchio “Armani”, Tribunale di Bergamo Sentenza  3 marzo 2003(Giorgio Armani s.p. a. c/ Armani Luca) "Registrare e usare un nome a dominio Internet (www) corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m … il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione. Luca Armani ha adottato il nome ARMANI per sfruttarne la sua funzione attrattiva nei confronti del pubblico.

15. L’indicazione della provenienza (Made in): Sentenza n. 2648/2006 Corte di Cass., a sostegno e tutela del made in Italy la Suprema Corte ha dichiarato segno mendace la dicitura “Italy” apposta su beni del settore dell’abbigliamento che, pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati però confezionati all’estero, ancorché da maestranze italiane.

17. Le tipologie di marchio Denominativo Figurativo Misto Di forma Di colore Sonoro Olfattivo Marchio individuale: ha la funzione di contraddistinguere la produzione o commercializzazione di beni e servizi da parte di un certo imprenditore. (In Italia Marchio collettivo: ha la funzione di garantire l’origine, la qualità e la natura di un prodotto o servizio)

18. REGISTRATO

19. RESPINTO REGISTRATO

20. OLFATTIVO

21. TRIDIMENSIONALE

22. REGISTRATO (Intel)

27. Procedura di Registrazione Per i marchi italianiUIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è l’Autorità competente al rilascio di marchi e modelli nazionali (le CCIAA hanno sportelli attivi sul territorio) MARCHI COMUNITARI UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno) è l’Autorità competente per la procedura di marchi e modelli aventi efficacia nei paesi della comunità europea

28. UAMI: Deposito telematico o cartaceo

29. L’esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali, depositate nei suddetti modi, si svolge in tre fasi: 1) ricevibilità: UAMI controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dal RCM (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi ecc.); 2) esame formale: UAMI verifica che la domanda contenga quanto previsto RCM (indicazione dei prodotti: caso “IP Translator Corte Europea); 3) esame di merito: l’UAMI, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede al suo esame nel merito al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

30. Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possegga determinati requisiti (in Italia artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I. ); tra i principali:-sia rappresentabile graficamente;-abbia capacità distintiva; -non sia decettivo; -non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Dopo essere stata esaminata, la domanda di registrazione viene pubblicata .Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene registrato e l’UAMI emette un certificato di registrazione. La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all’infinito, mediante singoli rinnovi decennali.

31. Procedura di Opposizione Il Regolamento prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione o registrazione (Art. 41 RCM). Possono depositare una opposizione i titolari di marchi registrati o depositati prima di quello opposto (anche in base alla priorità o preesistenza), i loro licenziatari esclusivi d’uso, le persone o gli enti e associazioni il cui nome o immagine sono stati depositati da chi non ne aveva diritto (es. i simboli di manifestazioni sportive).

32. Osservazioni: l’Art. 175 C.P.I. prevede che qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’UIBM delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Registrazione: una volta che l’Ufficio ha stabilito che non esistono degli impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.

33. Per tutto l’arco della durata di un marchio comunitario, il titolare può decadere dai suoi diritti oppure il marchio può essere dichiarato nullo. L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le domande dirette di decadenza o di nullità. I tribunali degli Stati dell'Unione europea possono tuttavia dichiarare la decadenza o la nullità di un marchio comunitario allorché la questione è sollevata dinanzi ad essi in via riconvenzionale nell’ambito di un'azione di contraffazione basata su tale marchio. L’espressione generica “cancellazione del marchio” può essere utilizzata con riferimento alle procedure di decadenza e nullità in generale.

34. Le spiegazioni che precedono danno una panoramica sulla complessità delle problematiche connesse alla registrazione dei marchi ed anche al loro uso. • E’ quindi comprensibile che prima di fare investimenti per il lancio di un marchio per una linea di prodotti oppure per una nuova attività imprenditoriale, è ESSENZIALE svolgere un lavoro di preparazione. • Per esempio: • occorre regolarne l’utilizzo (cfr. licenze),- monitorare la sua reputazione,- sorvegliare i marchi registrati da terzi,- intervenire tempestivamente. • Per queste attività conviene rivolgersi a dei consulenti professionisti in materia di proprietà industriale, iscritti all’Ordine professionale regolamentato dal CPI.

35. Disegni e modelli comunitari Con questa espressione si indica genericamente quello viene comunemente chiamato design e che, una volta, riguardava la forma dei prodotti industriali, di cui l’Italia è stata protagonista; oggi invece, con i cambiamenti delle dinamiche commerciali (dovuti soprattutto all’avvento della rete), il design riguarda anche prodotti che esulano dagli schemi tradizionali del design industriale.

36. Design www.metroconsult.it Professore, cosa è il design? Il design è indubbiamente una delle basi della nostra vita di relazione. Con il declino dell’artigianato, sempre di più l’oggetto realizzato industrialmente è diventato oggetto d’uso di tutti i giorni. Dalla posata all’auto, dalle scarpe agli sci, dal mobile al computer: si tratta quasi sempre di oggetti creati per essere prodotti in serie. Il design bada all’aspetto funzionale, ma sempre con un quoziente estetico. C’è stato un aumento dell’estetizzazione della vita di tutti i giorni attraverso il design, mentre in epoche precedenti c’era la grande opera, e l’oggetto d’uso era cosa amorfa, senza caratteristiche estetiche.

37. Definizioni (Art. 3 RDC)

38. Requisiti per la protezione (Art. 4 RDC)

39. Requisiti validità dei modelli: Novità + Carattere individuale Sono nuovi i disegni o modelli che non siano identici a modelli divulgati anteriormente al deposito della domanda di registrazione. Hanno carattere individuale i disegni o modelli che suscitano, in un utilizzatore informato, una impressione generale che differisce in modo significativo da quella di qualsiasi disegno o modello divulgato in precedenza. SE UN PRODOTTO HA SUCCESSO CONVIENE REGISTRARLO

40. Requisiti per la protezione (Art. 4 RDC)

41. Estensione della protezione (Art. 10 RDC) Il Regolamento comunitario tutela anche i modelli non registrati, per tre anni dal momento in cui il modello è stato divulgato al pubblico (cioè esposto, usato nel commercio, ecc.) per la prima volta nella Comunità europea.

42. Procedura di Registrazione DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

43. COSA SI PUO’ REGISTRARE NEL DESIGN? “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore” Parti di suole di scarpe (Armani)

44. PRODOTTI ARTIGIANALI

45. Abbigliamento e accessori (anche loro parti) (Yves Saint Laurent)

46. ACCESSORI INDUSTRIALI Chiusure di bottiglie Nebulizzatori Sensori Indicatori cromatici

47. www.metroconsult.it E’ interessante notare che per i modelli registrati a livello comunitario europeo, le statistiche ottenute analizzando i depositi fatti da aziende italiane nella classe di riferimento per la nautica, confermano una posizione di predominio del nostro paese. Infatti su 652 modelli complessivamente esistenti, l’Italia ne ha depositati 125 contro i 50 della Germania, i 30 degli USA e i 21 del Giappone. CD-000771860 CD-001741026

48. www.metroconsult.it CD-001622481 (Starck) CD-000810122 (Porsche)

49. PAGINE WEB E SITI INTERNET Nel Codice non è più richiesto il requisito dello speciale ornamento come una volta, ma un carattere individuale, cioè l’impressione che il disegno o modello suscita in un utilizzatore informato. Se si pensa un attimo, questo è proprio uno dei requisiti che si richiede alle pagine web, vale a dire quello di attirare l’attenzione degli “internauti”: gli esempi di pagine internet registrate non mancano.

50. PAGINE WEB E SITI INTERNET