PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL Jaime Solé i Rovirosa

3. LEGISLACIÓN • Ley 17/2001 de Marcas. • Directiva europea 89/104, CEE Consejo. • Reglamento 40/1994, CE Consejo, sobre la Marca Comunitaria. • Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. • Ley 11/1986 de Patentes.

4. MARCA • Signo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil bienes o servicios procedentes de un empresario (o grupo de empresarios), de otros, idénticos o similares, procedentes de los demás Art. 4 Ley de Marcas

5. Criterios para clasificar las marcas • La naturaleza del signo distintivo, la forma: denominativas, gráficas y mixtas. • Objeto que la marca pretende identificar: productos o servicios. • Ámbito geográfico de protección: nacional-estatal, regional-interestatal e internacional-OMPI. • Por la pluralidad de titulares: individual o colectiva. • Marca de garantía, los productos que protege, cumplen determinadas exigencias.

6. Reconocimiento de la propiedad de la marca • REGISTRO: • Oficina Española de Patentes y Marcas. • Oficina de Armonización del Mercado Interior. • Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

7. Prohibiciones de Registro • Prohibiciones absolutas: • Prohibiciones derivadas de la inidoneidad del signo para su utilización como marca. Apartado a) del Art. 5.1 de la Ley de Marcas. • Signos que carezcan de virtud diferenciadora. Apartados b), c) y d) del Art.5.1 de la Ley de Marcas. • Los que sean contrarios al correcto funcionamiento del mercado. Apartados g) y h) del Art 5.1 de la Ley de Marcas. • Los que contravengan el orden público. Apartados f), i), j), k).

8. Prohibiciones relativas, Arts. 6 a 10,Ley de Marcas: • Riesgo por confusión. • Riesgo por asociación. • Identidad o semejanza con nombres anteriores. • Identidad o semejanza con nombres notorios y renombrados que figuren registrados con anterioridad.

9. Contenido del derecho sobre la Marca • Derecho exclusivo del titular, permite su utilización en el tráfico económico. • Prohibición del uso por parte de terceros no autorizados. • Nadie puede ser privado de usar su nombre, dirección u otras indicaciones relativas, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor…. (Art 37 Ley de Marcas) • Agotamiento, como la pérdida de control sobre productos distinguidos con una marca que experimenta su titular; por ejemplo, cuando el titular de la marca tiene derecho a organizar el primer escalón de la producción, pero no puede inmiscuirse en las posteriores transmisiones del producto hasta su llegada al consumidor; salvo cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización posterior de los productos. Los Estados de la Unión Europea, no pueden establecer el agotamiento de una marca, si el titular autorizó su comercialización en países ajenos a la UE.

10. Protección de la marca • Acciones civiles: • Cese del acto lesivo. • Medidas tendentes a evitar cualquier perturbación futura. • Indemnización por daños y perjuicios. • Acción penal (Art. 274 CP) establece la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses para quienes, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas

11. TRÁFICO JURÍDICO TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD

13. Nulidad • ABSOLUTA, nulidad mediante sentencia firme. La acción no prescribe Art 51 Ley de Marcas. • RELATIVA, anulabilidad mediante sentencia firme. La acción prescribe a los 5 años de tener conocimiento el propietario, del acto lesivo. Art 52 Ley de Marcas.

14. Caducidad • Art. 55 de la Ley de Marcas: • Falta de renovación. • Renuncia. • Falta de uso. • Pérdida de virtud diferenciadora. • Introducción a la confusión. • Cesión a persona carente de legitimación. a) y b) declaración OEPM; c), d), e) y f) sentencia judicial firme.

15. Jurisprudencia • STS 4885/2010, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes […] que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones entorno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

16. STS 12 de abril de 2002, Que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida […] • Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar […] • En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza […]

17. Normativa de la Unión Europea • La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la Ley 17/2001. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

18. Reglamento 40/1994 CE, Consejo, sobre marca comunitaria. • Pueden constituir marcas comunitarias todas las señales que puedan ser objeto de representación gráfica (en particular palabras, dibujos, letras, cifras, la forma del producto o su acondicionamiento) siempre que tales señales permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. • Pueden ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas y jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, que sean nacionales: • de los Estados miembros; • de otros Estados que sean partes en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial • de Estados que no sean partes en el Convenio de París pero que estén domiciliados o tengan su sede en territorio de la Comunidad o de un Estado que sea parte en el Convenio; • de cualquier otro Estado que conceda a los nacionales de los Estados miembros la misma protección en materia de marcas que a sus nacionales.

19. En particular, se denegará el registro: • de señales que no puedan constituir marcas comunitarias; • de marcas desprovistas de carácter distintivo; • de marcas constituidas por señales o indicaciones que se hayan convertido en usuales en la lengua corriente o en las prácticas comerciales; • de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres; • de las marcas susceptibles de engañar al público, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio • La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular tiene derecho a prohibir a un tercero usar con fines comerciales: • una señal idéntica a la marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se registró la marca; • una señal para la cual exista riesgo de confusión, en el espíritu del público, con otra marca; • una señal idéntica o similar a la marca comunitaria para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se registra la marca comunitaria, cuando el uso de la señal saque provecho del prestigio o del carácter distintivo de la marca.

20. En cambio, el derecho conferido por la marca comunitaria no permite a su titular prohibir a un tercero el uso, con fines comerciales: • de su nombre o dirección; • de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de fabricación del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; • de la marca, cuando este uso sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular, como accesorio o repuesto. • Durante cinco años a contar desde su registro, una marca comunitaria deberá ser objeto por el titular de un uso efectivo en la Comunidad para los productos y servicios para los cuales esté registrada. • La marca comunitaria, como objeto de propiedad, se considera, para el conjunto del territorio de la Comunidad, como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede, su domicilio o un establecimiento en la fecha considerada. Se establecen por otra parte algunas normas relativas a la cesión de la marca a otro titular, a las medidas de ejecución forzosa, a las medidas relativas a procesos de quiebra, así como a las licencias y derechos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros).

21. Plazo de validez y renovación • El plazo de validez del registro de la marca comunitaria es de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud. El registro puede renovarse por períodos de diez años. • Renuncia, caducidad y nulidad • La marca comunitaria puede ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registra. Previa petición presentada ante la Oficina y tras examen, el titular de una marca comunitaria puede verse desposeído de sus derechos si: • durante un período de cinco años, la marca no hubiera sido objeto de uso efectivo en la Comunidad sin existir motivo notorio que lo justifique; • la marca se hubiera convertido, a causa de la actividad o de la inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el cual se había registrado; • La marca pudiera inducir a error al público, en particular, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios; • El titular de la marca hubiera dejado de satisfacer las condiciones que permiten aspirar a la calidad de titular de marca comunitaria. • El Reglamento establece las causas que pudieran justificar la nulidad del registro de una marca comunitaria. Precisa por otra parte los efectos de la caducidad y de la nulidad de una marca comunitaria, así como el procedimiento para presentar un requerimiento de caducidad o nulidad.

22. http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26022a_es.htm

23. NOMBRE COMERCIAL • Personalidad inherente a una organización mercantil, lo identifica en sus relaciones jurídicas • Todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares Art 87. Ley de Marcas • Lo importante el factor diferenciador.

24. PATENTE

26. Se excluye de patentabilidad supuestos de propiedad intelectual: • Art. 4.4 Ley de Marcas: • Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. • Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. • Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como programas de ordenadores. • Las formas de presentar informaciones.

27. Se excluye de patentabilidad, respecto a la finalidad del objeto: • Invenciones contrarias Art. 5 Ley 11/1986: • Orden público o buenas costumbres. • Las variedades vegetales y las razas animales. • Los procedimientos biológicos, fenómenos naturales, de obtención de vegetales o animales. • El cuerpo humano.

28. Requisito de auténtica innovación • Estado de la técnica Art. 6 Ley 11/1986, necesario para considerar una innovación nueva y lo constituye todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (difusión previa). • Invención como actividad inventiva, cuando la técnica no resulte evidente para un experto en la materia. • Una invención goza de utilidad industrial, cuando puede materializarse o emplearse en una industria.