主讲人：靳继刚美国铭群律师事务所

主讲人：靳继刚 美国铭群律师事务所

讲座安排 • 题目一：如何降低在美国遭遇专利诉讼的风险 • 中间休息 • 题目二：国际贸易委员会337调查简介 • 问答和交流

如何降低在美国遭遇专利诉讼的风险

内容安排 • 美国专利制度简介。 • 中国公司在进入美国市场之前该做些什么？ • 中国公司在美国市场的专利战略。 • 美国的专利再审查程序简介。

美国专利制度简介 • 美国专利简介 • 专利申请的过程和费用 • 专利诉讼简介

美国专利制度简介 • 美国专利 • 种类 • 发明专利 • 外观设计专利 • 植物专利 • 有效区域范围 • 有效期限 • 发明专利（20年） • 外观设计专利（14年）

美国专利制度简介 • 申请过程 • 撰写专利说明书和权利要求 • PTO审查员发出第一轮的OA（office action） • 申请人在三个月之内应答 • 指出审查员的错误 • 修改权利要求 • PTO发出第二轮（终极）OA • 申请人在两个月内应答 • 修改权利要求并提出继续审查的申请 • 放弃 • 专利被批准

美国专利制度简介 • 专利申请的时间周期

美国专利制度简介 • 美国专利申请 • 费用 • 申请费 • 批准费

美国专利制度简介 • 维护费 • 律师费

美国专利制度简介 • 美国专利诉讼 • 联邦地区法院诉讼案 • 联邦地区法院（北加州、东德州、特拉华州···） • 时间周期（从立案到庭审开始） • 特拉华 1.89年 • 东德州 2.04年 • 北加州 2.95年 • 金钱赔偿、禁止令 • 诉讼费用

美国专利制度简介 • 美国专利诉讼 • 国际贸易委员会337调查案 • 国际贸易委员会 • 时间周期 • 排除令 • 诉讼费用

中国公司在进入美国市场之前该做些什么？ • 查看产品是否有侵犯他人专利权的风险（FTO) • 专利查询和分析 • 法律意见 • 规避设计 • 要有律师的参与 • 向美国专利局提出专利再审查申请 • 申请新的专利

中国公司在美国市场的专利战略 • 专利的价值 • 商业竞争的武器 • 垄断 • 起诉 • 反诉 • 企业的另类资本 • 专利许可、转让 • 投机资本（NPE）

中国公司在美国市场的专利战略 • NPE经典案例 • St. Clair Intellectual Property Consultants Inc. 由两名律师创建 • St. Clair从一群失败的创业者手中购买了一系列与数字照相机技术相关的专利 • 购买价低于10万美金 • 专利覆盖的技术十分简单（允许相机以TIFF、JPEG或其它格式存储图像） • St. Clair起诉了包括富士通、佳能、索尼、三星、LG、诺基亚等公司 • 获得的赔偿总额超过了1亿2千万美元

中国公司在美国市场的专利战略 • NPE模式 • 新的思路？ • 被社会认可？ • 被法院认可？ • 地区法院 • 国际贸易委员会 • 这种模式还会持续下去吗？

中国公司在美国市场的专利战略 设立NPE 管理专利资源库申请专利专利许可$$$ 诉讼赔偿$$$ 收购专利反诉

美国的专利再审查程序简介 • 什么是专利再审查程序？ • 专利局再次对专利进行审查 • 再审查程序的分类 • 单方再审查程序 • 双方再审查程序 • 再审查程序费用

美国的专利再审查程序简介 • 谁可以提起再审查程序？ • 第三方 • 专利持有人 • 专利局 • 何时可以提起再审查程序？ • 任何时候 • 诉讼过程中 • 如果法院最终裁定无效，不能再启动

美国的专利再审查程序简介 • 为什么要使用专利再审查程序？ • 无效对公司有威胁的专利 • 缩小专利覆盖的范围 • 明确专利覆盖的范围 • 未雨绸缪 • 比诉讼的代价小得多 • 成功率高

美国的专利再审查程序简介 • 递交再审查申请 • PTO在三个月之内作出是否有足够理由进入再审查的决定 • PTO发出第一轮的OA • 专利持有人在1或2个月内应答OA（反对理由、缩小权利范围） • 第三方在30天内应答 • PTO发出第二轮的OA • 同上 • PTO作出决定（拒绝、同意） • 签发再审查证书

美国的专利再审查程序简介 • 单方再审查程序的逐年申请数量（美国专利局统计数据）

美国的专利再审查程序简介 • 单方再审查申请的成功率如何？

美国的专利再审查程序简介 • 双方再审查程序的逐年申请量

美国的专利再审查程序简介 • 双方再审查程序的成功率如何？

美国的专利再审查程序简介 • 再审查程序需要多少时间？

美国的专利再审查程序简介 • 再审查程序和诉讼的关系 • 相互独立 • 可以同时进行 • 法院有时会中止诉讼，等待再审查程序的结束 • 法院和专利局判决结果之间的影响 • 专利局判决有效 • 法院判决有效 • 法院/专利局判决无效

中间休息

国际贸易委员会337调查简介

内容安排 • 美国法院体系简介 • 国际贸易委员会简介 • 国际贸易委员会和地区法院的区别 • 美国专利诉讼案件的大致过程 • 为什么选择在国际贸易委员会起诉 • 337调查案简要程序 • 337调查案的赔偿 • 337调查案的未来趋势 • 中国企业的应诉策略

美国法院体系简介 • 联邦法院系统 (Federal Courts) • 联邦最高法院 (U.S. Supreme Court) • 联邦上诉法院 (U.S. Court of Appeals) • 联邦地区法院 (U.S. District Court) • 其它 (Administrative Court) • 各州法院系统 (State Courts) • 州最高法院 (State Supreme Court) • 州上诉法院 (State Appellate Court) • 州地方法院 (State Trial Court)

美国法院体系简介（专利） 联邦最高法院US Supreme Court 联邦巡回上诉法院US Court of Appeals for the Federal Circuit 为获取专利而对专利局提起的一般民事诉讼案 337调查案一般性的专利案件与专利申请或再审查程序相关的纠纷联邦地区法院 US District Court 专利局USPTO 国际贸易委 ITC 哥伦比亚特区联邦地区法院

国际贸易委员会简介 • 首都华盛顿 • 正式成立于1974年，权利源自于1930年的关税法第337条。 • 保护国内工业免受来自国外的非法/不公平的竞争。 • 征收关税（反倾销） • 禁止进口（337调查） • 国际贸易委员会有权调查和知识产权（专利、商标、著作权、商业秘密）侵权有关的不公平进口行为。 • 90%和知识产权有关的国际贸易委员会调查案都是基于专利的纠纷。

国际贸易委员会简介 • 国际贸易委员会专员（6位） • 法律办公室 • 行政法官（6位） • 不公平进口调查办公室 • 贸易赔偿服务办公室

国际贸易委员会和地区法院的区别 • 行政法院 • 拥有自己的程序法和证据法 • 诉讼要求比较严格 • 调查取证的应答时间短 • 证据法要求较地区法院松 • 无陪审团 • 三方诉讼：投诉人，答辩人和代表公众的ITC律师 • 在十五个月左右结案 • 无金钱上的赔偿，但是可获得相当于禁止令的排除令

美国专利诉讼案件的大致过程 • 起诉应诉阶段(2~3个月） • 调查取证阶段（15～25个月） • 事实调查取证 • 专家调查取证 • 专利的权利要求解释听审 • 预审（1～2个月） • 庭审（0.5～1个月）

为什么选择在ITC提起诉讼？ • 速度快 • 调查取证的范围广、限制小 • 惩罚严厉 • 给被告造成巨大的压力

337调查案简要程序337 Investigation Procedure 20天 5~8月 2~4月 30天 3月调查阶段 discovery 投诉人递交投诉书 Complainant file complaint 听审 Hearing 国际贸易委员会决定是否进行337调查 ITC determines whether to initiate 337 investigation 行政法官的初级决定 ALJ’s Initial Determination 答辩人递交应诉书 Respondent file answer 国际贸易委员会的终极决定 ITC Final Determination

337调查案的赔偿 • 无金钱赔偿 • 庭外调解 • 排除令 • 一般排除令 • 禁止某一类产品的进口 • 有限排除令 • 禁止某一厂家的某类产品进口 • 被告的其它产品 • 非被控产品 • 主动提起不侵权动议

337调查案的未来趋势

中国企业的应诉策略 • 是否应诉？ • 应诉费用 • 律师费 • 调查取证费 • 证人（事实和专家） • 其它被调查对象 • 共同应诉 • 美国市场对企业的重要程度 • 原告提起诉讼的目的 • 是否可以和解 • 获得技术许可 • 是否可以规避设计

谢谢！ 问答……

主讲人：靳继刚 美国铭群律师事务所