專利類型專利適格性

專利類型專利適格性 楊智傑老師

專利種類

發明專利與新型專利 • 第 21 條發明，指利用自然法則之技術思想之創作。 • 方法 • 倘以應用、使用或用途為申請標的之「用途發明」，則視同方法發明 • 物品（有一定空間型態） • 物質（無一定空間型態） • 微生物

專利要件 • 必須是創作 • 專利、新型為「技術思想」之創作 • 新式樣則為物品之形狀、花紋、色彩等外觀設計上之創作 • 單純發現不屬於創作 • 找到自然界中原本已經客觀存在的事物，例如天然礦石、微生物，非創作 • 必須以發現之事務為基礎，進一步加以運用 • 例如發現某一材料在一定溫度下具有某種特性，而利用此特性做成具有特定功能之物品 • 將其自天然物分離，成為化學物質或成為「純培養物」之微生物 • 新用途之發現

發明、新型：技術思想上之創作 • 必須與技術思想有關 • 必須利用自然法則 • 自然法則本身，無法成為專利保護客體 • 靠人類之思考力、推理力、記憶力或判斷力始能實施，例如電報密碼、速記方法、速讀方法、中文拆字或編碼方法、會計制度、記帳方法、數學方法、遊戲或運動規則 • 舊專利法21 • 「科學原理或數學方法」「遊戲及運動之規則或方法」、「其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫」

不予保護之客體 • 舊專利法21 • 一、動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。 • 二、人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法。 • 三、科學原理或數學方法。 • 四、遊戲及運動之規則或方法。 • 五、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。 • 六、發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。 • 將三、四、五項刪除，是因為其非利用自然法則，原本就不具專利性

電腦軟體與商業方法 • 電腦軟體 • 基本上為演算法實施方法，若將電腦軟體執行之步驟記載於申請專利範圍，整體觀之，其演算法之實施涉及技術領域之技術手段者，可受保護 • 商業方法 • 利用電腦技術予以實現，技術手段本質並非商業方法本身，而是藉助電腦硬體資源（電腦、伺服器、網路等）達到某種商業目的或功能之具體實施方法，可受保護 • 若只是單純商業經營方法本身，不具有可專利性

專利審查實務基準彙編 • 「在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，無法使原本不符合發明之定義的申請標的（如數學公式、商業方法等）被認定符合發明之定義。請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是利用電腦（或網路、處理器、儲存單元、輸出入裝置）取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。

專利審查實務基準彙編 • 惟若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。判斷時應考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分，以及電腦軟體或硬體的特殊性。

專利審查實務基準彙編 • 若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬有意義的限制，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義。惟若某個方法步驟原本需藉助人類心智活動方能執行，而發明中以特殊演算法取代人類心智活動，則該演算法可令整體發明具有技術性。」

機器或轉化檢測 • 「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式。商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。…」（專利審查基準彙編，2012: 2-9-3）

ㄧ、不予發明專利（24） • （一）一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。 • 主要原因：公序良俗及社會公益。 • 植物新品種，用「植物品種及種苗法」加以保護 • 主要生物學方法 • 單純利用自然發生之過程，例如傳統之雜交、混種 • 非主要生物學方法 • 育成過程有人為力量介入，例如X光照射、利用基因轉殖方法、基因改變而產生新品種 • 就微生物而言，其不歸類於動、植物之範疇，故專利法特別明文規定，微生物之新品種及其育成方法，非禁止授與專利之列，自得准予發明專利。

生物科技 • 非主要生物學之方法 • 基因工程（genetic engineering） • 基因技術方法，有計畫地利用特別之技術（如DNA重組、無性繁殖等）對生物之基材（如細胞、胚胎、DNA）加以影響，經由基因改變而產生新生命體 • 基因序列 • 單純發現人類之元素（elements），包括基因序列或部分序列（sequence or partial sequence of gene），無法取得專利。 • 但若該人類元素或基因序列被從人體分離出來，或經由生物技術所製造出來者，具有可專利性。 • 但申請時，必須說明其產業上之可利用性

基因序列 • 歐盟「生物技術發明法律保護指令」（98/44/EC）第5條 • 單純發現人類之元素（elements），包括基因序列或部分序列，尚無法取得專利，但若該人類元素或基因序列係被從人體分離出來，或經由生物技術所製造出來者，則具有可專利性，但專利申請時，必須說明其產業上之可利用性。

臺灣 • 「對於以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物，即使該物並非先前已知者，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作；惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學性質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義。例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基因或微生物本身均符合發明之定義。」（專利審查基準彙編，2012: 2-2-2）

考古題 • 哈佛腫瘤鼠能否在我國取得類似專利？請說明理由。（25 分）（96年專利商標審查人員二等） • 動、植物給予專利，其利弊如何？請條列說明之。（25 分）

100年專利法修正草案 • (一)關於動、植物相關發明可否獲得專利保護，各國專利法規定不一：(1)採取全面開放者，如美國、日本、澳洲及韓國等；(2)部分開放者，亦即原則上給予動、植物專利保護，但如果發明之標的為特定動、植物品種，則不予專利者，如歐盟多數國家、智利及愛沙尼亞等；(3)未開放者，例如印度、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、印尼、泰國、巴西、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬及大陸地區等。為促進國內生技產業之發展，爰全面開放動、植物為准予發明專利之標的。

(二)至於「生產動、植物之主要生物學方法」(例如有性繁殖)，大多取決於隨機因素，人為技術之介入通常不具關鍵性影響，致該方法所要達到的目的或效果再現性不佳，而不符修正條文第二十六條第一項可據以實現之要件；此外，該方法亦可能由於介入之人為技術為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之技術所能輕易完成，而不符進步性之要件，故無須明定為法定不予專利標的。」(二)至於「生產動、植物之主要生物學方法」(例如有性繁殖)，大多取決於隨機因素，人為技術之介入通常不具關鍵性影響，致該方法所要達到的目的或效果再現性不佳，而不符修正條文第二十六條第一項可據以實現之要件；此外，該方法亦可能由於介入之人為技術為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之技術所能輕易完成，而不符進步性之要件，故無須明定為法定不予專利標的。」

（二）人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法（二）人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法 • 診斷：X光、心電圖 • 治療： • 減輕及抑制病情而對患者施予藥物、注射或者物理性的療養等手段之方法 • 安裝人工器官、義肢等替代器官之方法 • 預防疾病之方法 • 實施治療而採用的預備處理方法 • 治療方法或為輔助治療或為護理而採用的處理方法 • 外科手術方法 • 採血方法 • 美容、整型之外科手術方法 • 麻醉方法

（三）妨害公共秩序、善良風俗或衛生者 • 凡發明之使用目的有違反社會公序、道德，或危及人類健康者，不得予以專利。 • 賭具 • 以瀕臨絕種動物之肢體為原料之製藥與成品 • 毒品之吸食之用具或方法 • 複製人及其複製方法 • 改變人類生殖系統之遺傳特性方法 • 將人類胚胎應用於工業或商業目的

美國專利法保護客體35 U.S.C. § 101. • Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

美國法院判決不受專利保護之客體 • Patentable Subject Matter可受專利保護之客體 • patent-eligibility專利適格性 • laws of nature自然法則 • physical phenomena物理現象 • and abstract ideas抽象概念

組合物專利之判准 • Diamond v. Chakrabarty案 • 在Chakrabarty一案之後，最高法院特別為了人造生物專利適格性設下一評判基準：專利請求項中提及之組合物，必須不存在於自然界中，即使此組合物與自然物有相似的特徵，但只要有人為介入，並賦予該物有「顯著性、可區別」的不同（markedly distinctive different），便具有專利適格性。

Bilski案 • machine-or-transformation test機器或轉換檢測標準 • Supreme Court's decision in Bilski, which rejected this court's machine-or-transformation test as the exclusive test for determining whether an invention is a patent-eligible process under § 101, although the test remains "a useful and important clue." 130 S. Ct. at 3227.

方法專利之判准 • 「機器或轉化檢測」（machine-or-transformation test） • 所謂的機器或轉化檢測，就是該方法（1）結合到特定的機器或裝置（it is tied to a particular machine or apparatus），或（2）其將特定的物品轉化為不同的狀態或事物（it transforms a particular article into a different state or thing）

Prometheus一案（2012） • 2012年3月，美國最高法院判決Prometheus一案，對於診斷方法之專利適格性，提出重要見解。 • 該專利乃是關於治療免疫疾病的普氏巰基嘌呤用藥的方法。人類用藥之後，會代謝藥物，但代謝速度不同，系爭專利即是一方法，找出代謝物之程度，進而找出其可能的傷害和無效果。

請求項 • 系爭專利的請求項包括：（1）一管理（administering）步驟，指導醫師管理對病人使用藥物。（2）一判斷（determining）步驟，告訴醫師如何測量病人血液中代謝物的程度。（3）一決定（wherein）步驟，描述代謝物的集中度，高於此一標準，就有傷害的副作用，低於此一標準，則藥劑量可能無效，讓醫師知道，是否要提高或降低用藥劑量（Id, at 1290-91）。

不具專利適格性 • 最高法院最後認定，該專利不具專利適格性。最高法院指出，系爭專利之請求項，只是在複述自然法則。若要具備專利適格，其方法必須要擁有額外的特徵，提供實用上保證，該方法是該自然法則的實際運用（genuine applications），而非想要去壟斷該自然法則。本案系爭三步驟，雖然不是自然法則，但也不足以轉化該請求項的本質。專利法禁止給予抽象概念，但試圖將某一公式限縮到特定的技術領域，並不能規避上述要求。

美國Myriad案（2013） • 單離DNA(isolated DNA) • 自然發現 • 互補DNA（cDNA） • 人工產物

What is Gene ? DNA is chemical information database; genes are the working subunits of DNA and chromosomes are the large amount of coiled DNA. David Darling, Beyond 2000: Genetic Engineering

Central Dogma – Transcription & Splicing • The conversion of DNA to mRNA is a 2-step process: • Pre-mRNA synthesized • splicing • Exon:functional part, will translate to proteins. • Intron:do not directly code for proteins. http://www.nature.com/horizon/rna/background/figs/splice_f1.html

The cDNA Production – Man-made • 2-step cDNA preparing: • Reverse transcription • Removed RNA • Difference between cDNA and natural DNA: • Have no introns • Shorter • Different chemical structure Scott F. Gilbert, Developmental Biology 9th edition Ch4: Techniques of Molecular Biology

Difference Between Isolated DNA and cDNA Genomic Law Report, "Myriad, Finally: Supreme Court Surprise by not surprising", 2013

利用基因工程之治療方法 • 「與生物技術領域相關之投遞基因的治療方法屬於施用於有生命之人體或動物體之治療方法，為法定不予發明專利之標的。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體，均非屬法定不予發明專利之標的。」（專利審查基準彙編，2012: 2-14-3）

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