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첨단 기술 전쟁시대의 특허전략

KAIST 기계 • 항공 정기 세미나. 첨단 기술 전쟁시대의 특허전략. 2005. 6. 7 김 · 장 법률사무소 변리사 백 만 기. 삼성 ‧LG 전자 특허분쟁 대비 ‘법무팀’을 키운다 ( 이데일리 2004. 8. 27). 삼성전자 법무팀 - 국내 ‧ 국외 ‧IP 등 3 분야로 구분 - 변호사 30 여명 , 변리사 20 여명 - 그룹차원에서 특허전담조직을 240 여명 규모로 확대 LG 전자 법무팀 - 법무기획 , 계약법무 , 경영법무 , 프로젝트 송무 등 4 분야로 구분

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첨단 기술 전쟁시대의 특허전략

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  1. KAIST 기계•항공 정기 세미나 첨단 기술 전쟁시대의 특허전략 2005. 6. 7 김 · 장 법률사무소 변리사 백 만 기

  2. 삼성‧LG전자 특허분쟁 대비 ‘법무팀’을 키운다 (이데일리 2004. 8. 27) • 삼성전자 법무팀 - 국내‧국외‧IP 등 3분야로 구분 - 변호사 30여명, 변리사 20여명 - 그룹차원에서 특허전담조직을 240여명 규모로 확대 LG 전자 법무팀 - 법무기획, 계약법무, 경영법무, 프로젝트 송무 등 4분야로 구분 - 변호사 30여명, 변리사 20여명 - LG 그룹전체로 200여명의 변호사와 120여명의 변리사

  3. 최근의 국내기업 동향 • 삼성전자 - IP 전담조직 250명 규모 - 년간 특허로얄티 지불액 1조 3천억원 규모 - 2010년까지 450명 규모로 확대 (변리사, 미국특허 변호사 보강) LG 화학 - IP 전담조직: 25명(2004) →70명(2008) * 2008년부터 $5000만의 로열티 수입 목표 - 특허 획득 목표: 1,068건(2004) → 3300건(2008) * 원천 특허 비중: 12%(2004) → 30%(2008) - 3M, DuPont에 이어 세계 Top3에 진입 목표

  4. 미국과 일본의 지적자산 입국 정책

  5. 미국 주요 기업의 시장 가치 변화

  6. 일본 경제산업성의 2004년 통상백서(2004. 6) • 새로운 경제 환경하에서 일본기업의 수익성제고를 위하여는, - 상품이나 서비스의 개성강화와 차별화가 열쇠 - 지식, 인재, 특허, 조직력, 브랜드, 기술혁신력등의 ‘지적자산’을 경영의 축으로 하여 세계시장에서 경쟁 ‘지적자산’을 활용한 가치 창조는 일본경제의 활력 유지와 밀접한 관계 - 동 아시아 경제권역에서 혁신(Innovation)의 거점화 - 동 아시아 지역국가와 분업을 통한 공존과 일본경제의 풍부함 및 강인함 달성의 요체

  7. 금융 자산과 지적자산

  8. I. 지적재산권 제도의 개요 산업재산권 특허, 실용신안, 의장, 상표 일반저작권, 프로그램 저작권 저작권 신 지적재산권 반도체칩 보호권, 영업기밀 등

  9. II. 산업정책 수단으로서의 지적재산권 제도 일본은 메이지 유신 이후 도입 → 선진국 도약 프로그램으로 선택 미국은 개인발명가 존중 문화 → 선발명주의 유지 실용신안제도는 후발국의 산업정책적인 고려에 의해 도입 (독일, 일본, 한국) 컴퓨터 프로그램등의 보호법제는 중요한 산업정책적 고려사항

  10. III. 특허보호 대상의 확대 추이 - 새로운 산업의 탄생시마다 특허 허여에 대한 논의 대두 100여년 전 20여년 전 현재 농업관련 발명 의약관련 발명 생명체 발명 영업 발명

  11. IV. 비즈니스 모델 (BM) 특허의 탄생 State Street Bank 사례 "뮤추얼 펀드 운용 방법"에 대한 특허 미국 대법원에서 특허로 확정 (1999년 1월) ※ 신규하며, 비자명하며, 실질적인 결과를 얻을 수 있다면 특허 허여 가능으로 판시

  12. V. 지식 경영과 특허 The New York Times (1999. 4. 5) “지적재산권은 법과 사업으로부터 소외된 영역에서 하이테크 경제성장의 원동력 중의 하나로 변화되고 있다.” MIT 의 Lester Thurow 교수 “지적재산권이 엄청난 가치를 보유할 수 있는 가장 중요한 이유는 기술과 지식이 경쟁 우위를 오랫동안 유지할 수 있는 유일한 원천이기 때문이다.”

  13. CEO R&D IP관리/ 법률업무 사업개발 마케팅 재무 R&D스탭 법률고문 전략개발 제품관리 특허출원 정보서비스 M&A 소 송 라이센스 특허권유지 V. 지식 경영과 특허 – 특허관리 조직 (과거의 조직)

  14. CEO R&D IP관리 법률고문 사업개발 마케팅 재 무 R&D 스탭 라이센스 IP법률팀 전략개발 제품관리 정보 서비스 특허권유지 특허출원 M&A 소 송 IP 시스템 V. 지식 경영과 특허- 특허관리 조직 (현재의 조직)

  15. IBM Texas Instruments Philips V. 특허부서의 Profit Center화 1. 미국 기업의 특허 라이센싱 수입 1990 1998 2003 US$ 150억 US$ 1,000억 US$ 5,000억 2. US$ 10억 대의 특허 기술로 수입을 올리는 기업 ※ 별도의 IP 전담자 회사로 발전 (Thomson, HP, 3M 등)

  16. V. 지식 경영과 특허 – 특허전략의 3가지 목적 • 시장에서의 독점적인 우위 유지 • - R&D의 효율성 증대 • - 시장과 기술의 변동 예측 • 재무 관리의 효율성 증대 • - 특허 자산을 새로운 수입원으로 개발 • - 기업 재무관리와 자산가치의 향상 • 자사제품의 지속적 경쟁력 강화 • - 경쟁자의 약점 공략 • - 새로운 시장에서의 가능성 모색

  17. VI. 주요기업의 특허전략 <특허 카르텔의 형성 사례> 프린터: Canon, HP, Seiko Epson 등 전자 의료기기: GE, Siemens, Philips ※ 주력기업간의 cross-licensing으로 신규업체 진입 애로

  18. VI. 주요기업의 특허전략 < 다우케미칼의 IP Map – 특허 활용 계획 > 사업단위성장률 현 재 미 래 계획없음 비핵심특허 라이센스 36% 핵심특허유지 51% GDP의 4배 이상 2-4배 비핵심특허처분 13% 2배 이하 ※ 특허의 성장-유지-처분 (grow-fix-sell) 전략

  19. VI. 비즈니스 모델 (BM) 특허 <Dell 컴퓨터사의 특허전략> 1999년 매출 180억$, 순익 15억$ 성공의 비결: "Build-to-order" Direct Sales Model BM 특허의 선택적 cross-licensing (Compaq 은 불허, IBM은 허용)

  20. VI. 주요기업의 특허전략 • <청색 LED의 선도기업인 니치아 화학의 교훈> • 개척 발명에도 불구하고 Patent Portfolio 구축미흡 -> 도요타합성과 치열한 특허전쟁 -> 선택적인 특허실시 허여전략으로 전환 주임연구원인 나카무라 슈지와의 발명 보상에 관한 소송 -> 200억엔 배상 판결후 직무발명 보상제도에 대한 재검토 필요성 제기

  21. VII. 최근의 국내특허분쟁 추이와 대응전략 • 급증하는 특허소송분야 - 반도체 장비‧소재, 디스플레이등 첨단기술분야 - BM 특허 관련 인터넷 사업분야 - 핵심연구원의 전직에 따른 영업비밀 소송분야 최근 분쟁의 특징 - 국내시장 규모의 확대로 외국기업간의 소송도 빈발 - 다국간 소송(Multijurisdictional Patent Litigation)도 증가추세 ※ 향후에도 한국‧일본‧중국간에 미래성장동력산업의 주도권 확보를 위한 특허분쟁확대 불가피 예상

  22. VII. 최근의 특허분쟁 추이와 대응전략 • 한국기업의 대응전략 • <대기업> - 특허전담 조직의 체계적 육성 - 질적으로 우수한 특허권의 확보 주력 - 원천기술 부족시에는 Patent flooding 전략 추진 - 유연한 cross-licensing 전략의 구사 <중소‧벤처기업> - 창업초기부터 CEO가 특허 직접관리 - 특허비용은 투자개념으로 고려 - 해당기술분야 전문 대리인의 선정 - 해외 특허 출원을 향후 시장전략과 연계

  23. 지식기반 사회에서의 대학의 역할 대학이 단순한 지식 전달의 역할로부터 지식의 창출, 전달, 확산의 핵심 주체로서의 새로운 역할 수행 대학과 기업은 Partnership Innovation Paradigm의 중요한 요소이며 국가성장 동력의 필수적 대안으로 발전

  24. 1998 전체등록 전체등록 대학등록 대학등록 비율 (%) 비율 (%) 구분 한국 미국 1999 2000 52,900 3,151 161 0.3 2.13 147,519 153,487 0.34 215 62,635 3,340 2.18 180 - - 0.51 164,490 34,894 한국• 미국 대학의 특허등록 비교 (단위: 건수)

  25. 기술이전 대학명 신규특허출원 163 건 포항공대 185 백마원 26 건 14 건 474 백만원 333 건 KAIST 건수 금액 3 건 5 건 서울대학 3.18 백만원 국내 주요 대학의 특허출원 기술료 현황 (2001년)

  26. 대학의 지적재산 정책 기술이전의 과정 전기 연구 개발 연구성과(발명)의 신고 연구성과(발명)의 평가 직무발명의 권리화 후기 마케팅 기술이전

  27. 대학의 지적재산 정책 미국 기술이전 전담조직의 인력 (2000년) 대학명 설립년도 기술이전 전담인력 사무직원 MIT Stanford UC Havard Georgetown • • 미국전체 1940 1970 1979 1977 1900 • • 14.0 17.5 41.0 7.88 0.5 • • 479.95 15.0 5.5 64.0 10.93 1.0 • • 494.53

  28. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <발명 현황> • - 누계 발명 4100 건, 현재 1550 건 active - 주당 4-5 건 접수 - 그 중 약 40% 특허출원 - 그 중 약 20-25% 라이센스 계약

  29. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <기술료 분재 규정> • - 총 수입에서 15%의 행정비용 + 사건별 실경비 공제 - 공제된 금액에 대해 삼등분 발명자 1/3 발명자 소속 부서 1/3 학교 1/3

  30. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <Licensing / Royalties> • - 누계 기술이전 1,956 건, 현재 890 건 active - 로열티 수입 1969년: $ 50,000 2001년: $ 41.2 백만

  31. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <업무 단계> 발명 평가 특허 출원 여부 결정 특허 마케팅 전략 라이센싱 전략 계약 체결 Relationship 유지·관리

  32. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <기술이전시 발명자의 역할> 발명 신고 잠재적인 라이센싱 전망 추정 특허 출원 및 심사시 TLO에 협력 잠재적 실시자 방문자 hosting 라이센싱 전략 수립시 참여 필요한 실시자에 대한 컨설팅

  33. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO • 발명자와 협의 TLO 내부 협의 업계 전문가 접촉 <발명 평가>

  34. 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <특허 출원 여부 결정> • 연구 자산으로서의 라이센싱 가능성 특허 가능성 권리행사 가능성 학교에 대한 수익창출 가능성

  35. 대학의 지적재산 정책 MIT 특허 관리의 특징 • - 담당자 별로 사건의 시작(발명평가)에서 종결(실시권 허여)까지 계속 수행 - 실시권자 중 10-15%가 창업회사 - MIT 특허관리의 성공요인: 명확한 규정, 간결한 프로세스, 일관된 적용 ※ MIT 의 조언: 최소한 5년 내에는 수지균형 보다 투자로 생각해야 함

  36. 대학의 지적재산 정책 • -선행기술조사 이후에도 이 발명은 특허성이 있다고 보는가? -만일 특허성이 있다면 라이센싱 전망이 있을 정도로 상업적 매력이 있는가? -이 발명은 경쟁 기술에 대한 보호가 가능하도록 넓은 청구범위를 구성하고 있는가? -만약 그와 같은 청구범위를 얻을수 있다면 로열티를 지불하고 그것을 실시하려는 사람이 있는가? MIT의 발명 평가 관련 질문

  37. 대학의 지적재산 정책 <MIT의 발명자에 대한 조사> • -이 발명자는 당해 분야에서 알려져 있는가? -이 분야의 상업적 필요성을 잘 이해하고 문제가 없도록 해결한 발명인가? -이 발명자의 이전 발명은 성공하였는가? 왜 성공하지 못하였는가? -잠재적 특허실시계약자와의 관계는 우호적인가? -발명자가 활동하고 있는 분야에 있어서 이 발명은 더욱 발전하고 있는가? 혹은 일시적인가?

  38. 대학의 지적재산 정책 우리나라 대학 TLO의 향후과제 직무 발명에 대한 교수들의 인식 제고 기본 특허(원천 기술) 창출 능력의 배양 유능한 기술이전 전담인력의 확보 및 육성 적극적인 특허 라이센싱으로 대학연구재원 확보의 선순환 사이클 창조

  39. 대학의 지적재산 정책 • 국내 출원 후 해외 출원 검토 단계에서 외국의 라이센싱 전문기관과 제휴 - 해외 출원 타당성 검토 및 출원 관리 (외국 전문기관) - 라이센싱 수입을 일정 비율로 배분 (외국전문기관, 대학 TLO) 새로운 특허 관리 모델

  40. What is a “good” patent? • Well-written – specification and claims • Reads on an interesting technology market • Huge • e.g. 802.11x • Interesting • e.g. FPGAs • Speculative • e.g. 4G • Is likely to be used • Blocking • a standard read - e.g. MPEG-2 • Key feature • e.g. program guide for digital cable • Best method • e.g. Motorola clamshell phone Huge Market Inter Spec Method Feature Blocking Use

  41. Patent attorneys make a big difference • Well-written specification and claim - Move the value up a block • Poorly-written spec and claim • Moves value down Excellent Average Poor

  42. 감사합니다. 김 · 장 법률사무소 변리사 백 만 기

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