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涉外知识产权保护法律实务

涉外知识产权保护法律实务. 中国专利代理（香港）有限公司 李江 johnsonl@cpahkltd.com. 知识产权是一种财产投资. 1. 市场壁垒－禁止他人进入市场 2. 出售－赚取差价 3. 出租－许可 4. 寻求新的市场进入－交叉许可 5. 声誉－赢得客户及贸易伙伴的信任. 知识产权的属性. 1. 专有性－垄断排他 2. 无形性－风险与机遇 3. 地域性－独立与关联 4. 时间性－生命周期. 知识产权的种类. 专利 商标 著作权 工业品外观设计 商业秘密 地理标志. 域名 商号 商业外观 植物品种 集成电路布图

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涉外知识产权保护法律实务

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Presentation Transcript

  1. 涉外知识产权保护法律实务 中国专利代理（香港）有限公司 李江 johnsonl@cpahkltd.com

  2. 知识产权是一种财产投资 1. 市场壁垒－禁止他人进入市场 2. 出售－赚取差价 3. 出租－许可 4. 寻求新的市场进入－交叉许可 5. 声誉－赢得客户及贸易伙伴的信任

  3. 知识产权的属性 1. 专有性－垄断排他 2. 无形性－风险与机遇 3. 地域性－独立与关联 4. 时间性－生命周期

  4. 知识产权的种类 • 专利 • 商标 • 著作权 • 工业品外观设计 • 商业秘密 • 地理标志 • 域名 • 商号 • 商业外观 • 植物品种 • 集成电路布图 • ……

  5. 国际一体化和趋同化程度高 知识产权国际公约众多，为各国设定了保护的最低要求和基本框架 • 工业产权－巴黎公约 • 专利－ 《专利合作条约》（PCT） • 商标－马德里协定、议定书 • 版权－伯尔尼公约 • 贸易挂钩－《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）

  6. 知识产权的取得 • 版权 • 商标 • 专利

  7. 专利—公开换保护 • 先申请-先发明。 • 获得专利的条件， 各国不同，一般来说应属于可申请专利保护的客体，具有新颖性、创造性、实用性，符合关于公开的要求，并满足关于专利申请的要求。 • 对专利权的保护各国不同，一般来说，专利权人可以禁止他人未经授权的制造、使用、销售、许诺销售、进口等行为。

  8. 美日德专利制度 • 日本 发明、实用新型、外观 先申请制 申请时间精确到具体时刻 实审（发明、外观） 形式审查（实用新型） 临时/永久禁令 赔偿 消除影响 • 德国 发明、实用新型、外观 先申请制 实审（发明、外观） 形式审查（实用新型） 临时/永久禁令 赔偿 • 美国 发明、外观、植物 先申请制（2011年起） 信息披露声明 实审制 临时/永久禁令 赔偿/惩罚性赔偿

  9. 欧洲专利制度 发明 •《欧洲专利公约（EPC）》建立单一专利申请和统一专利授权程序。 •与欧洲专利局（EPO）负责统一审查，程序上比在各个缔约国分别进行审查更为简单。 •节省费用，只需缴纳一份欧洲专利的申请费、实审费、答复费。 •欧专局只审查发明专利，且采用实质审查制度，可能会导致申请全部驳回。对于创造性不高的发明，可以选择逐一申请，特别是申请实用新型。 外观设计 •一次注册，多国同时生效。 •由内部市场协调局（OHIM）进行审查，大约三个月发放注册证。 •注册证整个欧盟国家承认，一件申请可包括多个相似构思的设计。

  10. 中国申请人的海外申请 • 日本 2012：2022 • 德国 2010：84 2011：91 • 欧洲 2010：2049 2011：2548 2012：3731 • 美国 2010：3303 2011：3786 2012：5341 （发明专利授权量） （发明专利申请量） （发明专利申请量） （发明专利申请量）

  11. PCT申请体系 • PCT体系是专利申请体系，不是专利授权体系。 • 通过PCT途径提出的国际申请的流程分为两个阶段： ·国际阶段 国际申请的提交 国际检索 国际公布 国际初步审查（根据申请人的要求） ·国家/地区阶段 专利能否授权由进入地的国家/地区局决定。 • 148个缔约方，便于专利的全球布局，可在30个月内按需要决定进入哪些国家的国家阶段。

  12. 中国申请人的PCT申请 数据来源：国家知识产权局专利统计简报

  13. 专利 v. 商业秘密 商业秘密 • 优点： 不受时间限制。 不需申请。 可保护不符合专利性要求的内容。 • 缺点： 他人可通过“反向工程”获知。 其他人通过合法手段获得后，可能申请专利。 一旦公开，任何人都可以使用。 保护水平随国家不同变化较大。 最著名的商业秘密：可口可乐配方

  14. 商标—标示商品或服务来源 • 商标注册的要求各国不同。一般要求具有可作为商标申请的形式，具有显著性，不能误导或欺骗消费者，不能违反公共秩序或道德，也不能与他人的商标相同或近似。 • 商标权的保护范围：可以禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标。一般来说，驰名商标的保护范围可以扩大到不相同类似的商品。

  15. 美日德商标制度 • 日本 先申请制 加速审查制度 3年不使用撤销 临时/永久禁令 赔偿 消除影响 • 德国 先申请制 5年不使用撤销 临时/永久禁令 赔偿 • 美国 联邦注册/州注册 先使用制 申请基础 在美国使用 打算在美国使用 巴黎公约的优先权 条约国家的注册 3年不使用撤销 临时/永久禁令 赔偿

  16. 马德里商标国际注册 • 是一种商标申请体系。 • 通过马德里商标国际注册在国外注册商标一般包括3个阶段： ·在我国启动一定的商标注册申请程序（基础申请/注册） ·在基础申请/注册上提出国际注册申请。世界知识产权组织国际局对符合要求的马德里申请在国际注册簿上进行登记，颁发《国际注册证》并通知各指定缔约方的商标主管机关。 ·各指定缔约方的商标主管机关依据本国商标法律规定进行审查。 • 共有92个缔约方，不必逐国提出申请，程序简便。

  17. 海外知识产权风险 • 刑事责任 • 侵权诉讼 • 美国337调查 • 海关与展会

  18. 侵权诉讼 • 专利侵权行为 • 直接侵权 • 制造：再造、维修、委托加工 • 使用：将侵权产品用作零部件 • 使用侵权的中间产品 • 销售 • 许诺销售 • 进口 • 间接侵权 • 共同侵权 • 教唆、帮助侵权 • 间接侵权

  19. 侵权诉讼 专利侵权抗辩 • 专利无效、失效、未生效抗辩 • 未落入保护范围抗辩 保护范围不清楚、缺特征（特征不同）、 禁止反悔、捐献 • 现有技术或现有设计抗辩 抵触申请抗辩 • 不视为侵犯专利权的抗辩 权利用尽、先用权、临时过境、科学研究、Bolar例外 • 诉讼时效 • 非生产经营目的 • 强制许可

  20. 侵权诉讼 正泰 v.施耐德案 海外：施耐德在德国、意大利、法国等国先后对正泰集团提起专利侵权诉讼十余次。 中国：温州市中院一审判决施耐德天津侵犯正泰专利权，赔偿损失近3.35亿元。 结果：全球和解

  21. 美国337调查 • 得名于美国《1930年关税法》第337条 • 满足下列条件的产品禁止进入美国： • 美国国内工业正在使用相关有效的知识产权；且 • 该产品进口/将进口至美国；且 • 该产品侵犯上述有效的美国知识产权。 专利（绝大多数案件） 商标（10%左右） 商业秘密（个别） 著作权（个别） 商业外观 平行进口/灰色市场商品

  22. 美国337调查 救济措施——排除令 • 有限排除令：大约占80%左右 ·禁止从指定的来源进口相关产品。 ·禁止下游产品。 • 普适排除令：大约占20%左右 ·全面禁止从任何来源进口相关产品。 ·制造商不一定必须是被告方或与被告方存在关联。 ·一般只有在产品来源难以确定，或必须采取普适排除令才能达到有效救济的情况下才会使用。

  23. 美国337调查 救济措施——禁止令 • 禁止相关实体在美国境内从事与进口产品（包括存货）相关的侵权活动 • 违反禁止令将受到最高每天100,000美元或相当于进口商品价值两倍金额（以金额较高者为准）的罚款。 • 不缴罚款可引发刑事责任。

  24. 美国337调查

  25. 美国337调查

  26. 美国337调查 成功案例： 无汞碱性电池案 赖氨酸案 失败案例： 天瑞集团商业秘密案 复合地板案 胜？败？ ZIPPO打火机案

  27. 刑事责任 • 专利 在有些国家，侵犯专利权可能构成犯罪并受到诸如罚金和/或有期徒刑的制裁，例如：法国、德国、日本等。 有些国家没有关于专利侵权刑事责任的规定，例如：英国、美国。 • 商标 大多数国家对侵犯商标的行为规定了刑事责任，制裁包括罚金和/或有期徒刑，例如美国、日本、欧盟等。

  28. 刑事责任 美国爱宝（ABRO） v. 湖南神力 • 中国：北京高院终审判决湖南神力恶意抢注，其ABRO商标被撤销。 广东高院终审判决湖南神力侵犯美国爱宝商标权，赔偿50万元。 • 美国：美国法院对湖南神力董事长袁宏伟发出了拘捕令，并向英国发出引渡申请。 • 英国： 袁宏伟在伦敦机场被英国警方扣留，后弃保回国。

  29. 应对措施 • 拥有更多自主知识产权 • 建立知识产权预警机制 • 积极应诉 • 寻求和解

  30. 拥有更多自主知识产权 申请专利 • 保护自有技术 • 谈判的筹码 许可、交叉许可 在国内提起诉讼 商标申请 • 宣传自有品牌 • 防止抢注

  31. 建立预警机制 • 产品研发阶段，提早规避设计。 • 产品上市前，侵权风险检索和分析。 • 警告信应对。 • 确认不侵权之诉。

  32. 积极应诉，寻求和解 • 应诉的心理准备 • 顺畅的诉讼汇报机制 • 快速决策机制 • 管辖权异议 • 专利无效 • 谈判与和解

  33. 原告诉讼策略 诉与不诉的考虑因素 • 某一产品市场份额受到威胁或利润下滑 • 竞争对手快速成长 • 新的竞争对手进入市场 • 维护企业维权的形象 • 销售商、代理商的压力 • 取得赔偿或许可费

  34. 原告诉讼策略 诉讼准备 • 选择专利和权利要求 • 侵权分析 • 专利有效性评估 • 选择诉讼对象 • 取证和选择管辖法院 • 选择起诉时机

  35. 海关保护——中国 • 保护对象：商标、专利、著作权、奥林匹克标志和世博会标志。 • 保护方式：扣货、调查、处罚、没收和处置等。   • 依申请扣留、依职权扣留 • 备案、个案申请

  36. 海关保护——欧美 欧盟 • 对于进口的保护是强制的，而对出口的保护则是可选择的。 • 保护对象：商标、著作权、专利权 • 保护方式：申请制。 美国 • 只对进口的侵权货物采取边境保护措施。 • 保护对象：商标、著作权、商号名称、专利、集成电路布图等 • 保护方式：备案制。

  37. 展会 • 临时禁令 柏林IFA消费电子展案 • 应对措施： 了解当地相关法律规定 对参展展品进行事先自查 准备权利证明 与组织者沟通

  38. 谢谢! 李江 北京市西城区桦皮厂胡同2号国际商会大厦16层 邮编：100035 电话：(86 10) 8220 2268 传真：(86 10) 6621 1986电邮： johnsonl@cpahkltd.com

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