Обзор

1. Практика трансфера технологийКен ПортерSteamboat Mountain Solutionsавторское право 2011авторские права защищены

2. Обзор • Организация работы с изобретениями • Изложение идеи изобретения • Оценка • Получение патента • Маркетинг • Переговоры и продажа лицензии • Ресурсы и финансовая поддержка • Компании Start-up

3. Процесс: от описания изобретения до продажи лицензии Изобре- тение Описание процесса работы с изобретениями нет да Заявление на патент иполучение патента да\ нетПрогнозируемая стоимость > 0 Оценка Заинтересо- ванность Маркетинг Нет да да Придержать\ отказаться Придержать\ отказаться Оценка и переговоры нет Инвести- Руйте ПС > 0 Контрольный Этапстоимость патента нет Договор заключен да Управление лицензией

4. Этапы работы с изобретением: концепция охраны патента – инструмент распределения ресурсов $10 3 $10 4 $10 5 USPTO Заявка на патент в США Подать заявление в рамках договора о патенттой кооперации временный патент PCT National Phase Priority 12 месяцев30 месяцев months months ЦТТ Форма описанияизобретения (ФОИ) временный патент Marketing and Patenting Licensing НИОКР(изобретатель) НаблюдениеГипотезаПрогноз Эксперименты ИЗОБРЕТЕНИЕ

5. Этапы работы с патентами Европейского патентного бюро (EPO) и Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO)

6. Основные шаги 1 Изложение идеи изобретения 2 Оценка 3 Получение патента 4 Маркетинг 5 Переговоры и продажа лицензии

7. Изобретатель излагает идею своего изобретения 1 • До того, как изобретатель представит вам идею своего изобретения в письменной форме в первый раз, обсудите ее в произвольной форме в ходе личной встречи или по телефону – это поможет наладить взаимопонимание • Изобретатели должны приводить описание своего изобретения в стандартном формате ФОИ • Когда следует сообщать об изобретении? • В потенциале идея должна найти применение в производственном секторе • Форма описания есть на сайте Protto

8. При оценке изобретения учитываются 3 составляющих: Научная ценность и\или технические достоинства Пояснение ранее неизвестных концепций Патентная ценность Возможность засекретить те пункты патентной заявки, которые представляют ценность и которые можно обосновать Коммерческая ценность Обоснованность\вероятность того, что технология может стать основой для создания востребованной продукции, на которую найдется лицензиат Оценка 2

9. Оценка Что следует оценивать Само изобретение Что это? Опишите изобретение Сравните его с уже существующими или ожидаемыми техническими решениями в данной области Каким образом применение новой технологии приведет к возможности предложить потенциальному лицензиату новый вид продукции? Ситуация на рынке сбыта Каков целевой рынок сбыта Насколько он велик Технология является усовершенствованием чего-либо уже существующего или прорывом? Есть ли интерес в производственном секторе – следует проконсультироваться с хорошо информированными людьми 2

10. 2 • Патентнаяоценка • Новизна • Неочевидность • Полезность • Спрогнозируйте, какие пункты будут основными в патентной заявке • Определите, чем подкрепляются заявленные характеристики, например, каковы экспериментально полученные данные • Оцените перспективы использования патента и наличие ограничивающих факторов • Исходите из основных заявленных характеристик • Знайте, что ваше изобретение может быть сочтено очевидным • Неожиданный результат? • Сможете ли вы преуспеть там, где другие не смогли?

11. Оценка 2 • Инструменты оценки патента • Поисковик Google Scholar • Научная литература • Бюро по патентным и товарным знакам США - USPTO • Выданные патенты • Опубликованные патентные заявки • База данных для поиска заявок патент. информации PAIR • Европейское патентное бюро - EPO • Всемирная организация интеллектуальной собственности - WIPO • Инструмент автоматизированной классификации патентов

12. Изобретение требует: • Концепции – она должна быть сформулирована изобретателем • Возможности его практического применения • Создание изобретения (продемонстрируйте, как его сделать) • Проверка на признание изобретения законным (объясните, как оно работает) Патентоспособное изобретение должно быть, согласно статьи 35 свода федеральных законов США,: полезным §101; новым §102;неочевидным §103 Соответствовать известному уровню техники: Известный уровень техники– это любая информация об известных технических решениях в данной области, опубликованная до заявленной даты изобретения, включая варианты Недавно в деле компании KSR противкомпании Teleflex Верховный Суд повысил требования к критерию «неочевидность, что повышает вероятность того, что ретроспективный подход может повлиять на решения

13. Оценка 2 • Решение «да\нет» принимается после проведения экономического анализа патента (прогнозируемая стоимость – ПС) • Если принято решение «да», то в большинстве случаев в США следующим шагом является подача заявки на предварительный патент • Интеллектуальная собственность может также быть защищена авторским правом, штампом «коммерческий секрет», товарными знаками • В случае принятия положительного решения по ЧТС сотрудничество с патентным поверенным может помочь снизить издержки и, таким образом, снизить финансовое бремя Годен\не годен

14. Процедура получения патента 3 • Обратитесь к услугам патентного поверенного • Заключите с ним соглашение об оказании услуг или контракт • Предоставьте ему необходимую исходную информацию (это улучшает качество услуг и снижает юридические издержки) • Заполните форму описания идеи • Изобретатель делает техническое описание • Заполните форму анализа изобретения и контрольный список • Заполните форму результатов патентного поиска

15. Процедура получения патента 3 • Подготовьте проект заявки на получение патента и представьте его вашему руководству и изобретателю на рассмотрение и утверждение • Патентный поверенный должен быть уведомлен о комментариях и исправлениях, часто посредством конференц-связи • В результате разрабатывается согласованный окончательный проект заявки • Проводится выверка заявки • Подается заявка на патент • Ключевым моментом в стремлении снизить затраты является тщательная работа над первым проектом заявки с целью сокращения последующих многократных перепроверок

16. МаркетингУспех зависит от глубокого понимания сути технологии и как она согласовывается с другими технологиями 4 • Определите объекты маркетинга (подходящие компании) • Сформулируйте основные положения, характеризующие технологию и целевой рынок сбыта (подходящее рекламное обращение) • Изобретатель(ли) принимают участие в маркетинговой компании в качестве эксперта(ов) по технологическим вопросам • Подходящие методы и инструменты при проведении маркетинга • Рекламные проспекты неконфиденциального содержания • Личные контакты (звонки и электронные сообщения) • Рекламные плакаты для встреч с заинтересованными сторонами • Информация на сайтах в интернете

17. Маркетинг 4 Источники информации, необходимой для проведения маркетинга • Контакты изобретателя • Анализ ситуации в производственном секторе • Профессиональные организации • Личные контакты • Текущие клиенты • Отчеты об исследованиях сектора промышленности • Базы данных промышленных предприятий • Поисковик Google и сайты промышленных предприятий

18. Переговоры и продажа лицензии 5 Подготовительная работа перед установлением контактов • Подробно изучите целевые компании • Имейте глубокое представление о ситуации на рынке и о конкурирующих технологиях • Изучите аналогичные сделки (база данных SEC EDGAR) • Имейте глубокое понимание ценности вашей технологии • Опирайтесь на информацию об опубликованных сделках • нормы, имеющие место в промышленности industry norms • правило 25%

19. Переговоры и продажа лицензии 5 Первичные контакты и переговоры • При необходимости заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации • Три этапа обязательств: • Соглашение о намерениях • Опционное соглашение • Соглашение о патентной лицензии

20. Переговоры и продажа лицензии Вопросы, подлежащие обязательному обсуждению: Что вы намереваетесь делать с технологией? План разработки нового вида продукции Каков справедливый размер роялти? – или – Каков размер сделки? Отчет о финансовых результатах изготовления опытного образца? Проект соглашения о сроках и условиях: Ставка роялти Пошлина за поддержание патента в силе Этапы и контрольные сроки Минимальная ставка роялти Этапы продаж Прочее по усмотрению сторон 5

21. Переговоры и продажа лицензии Зафиксируйте финансовые и прочие обязательные условия в соглашении о сроках и условиях После того, как договорились по всем пунктам соглашения о сроках и условиях, ведите переговоры о прочих юридических аспектах, обязательствах и ограничительных мерах Соглашение о сроках и условиях может стать первой частью соглашения о патентной лицензии Соглашение о патентной лицензии включает в себя преамбулу, соглашение о сроках и условиях, страницу с подписями сторон. К нему прилагается: Определение терминов и понятий, использованных в соглашении о сроках и условиях, документ о предоставлении лицензии, список условий соблюдения конфиденциальности и прав опубликования и т.д. 5

22. Ресурсы и финансовая поддержка • Общие сведения о финансировании проектов, имеющих целью подтверждение правильности концепции: • Проведение кратких научно-исследовательских проектов в целях подтверждения правильности концепции • Целью является содействие усилиям по коммерциализации технологии и по заключению лицензионного соглашения • Результативные проекты можно осуществлять имея очень маленький бюджет средств, но они должны быть реализованы в течение 6 или менее месяцев • Предложения должны включать в себя конкретные цели и этапы

23. Компании Start-up • Проанализируйте, в каких случаях создание нового предприятия является наилучшим вариантом коммерциализации изобретения. Таковыми часто являются случаи, когда новая технология является прорывом в той или иной области знаний • Познакомьте изобретателя с предпринимателями, финансистами и опытными менеджерами • Основные требования, которые должны быть соблюдены до того, как лицензия будет продана: • Наличие бизнес-плана • Наличие плана урегулирования конфликта интересов - для научного сообщества • Наличие плана финансирования, доступ к финансовым средствам • Группа управления