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如何提高专利授权率

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如何提高专利授权率. 浙江省知识产权研究与服务中心 ZHEJIANG PROVINCIAL CENTRE OF INTELLECTUAL PROPERTY RESEARCH AND SERVICE. 2009 年 5 月 19 日,浙编 〔2009〕20 号文件:浙江省知识产权服务中心机构编制方案 2012 年 11 月 13 日,浙江省知识产权服务中心揭牌仪式 2013 年 9 月 6 日, 浙编办函 〔2013〕90 号 文件:更名为 浙江省知识产权研究与服务中心. 1 、管理咨询部. 2 、维权援助部. ( 1 )挂牌中国(浙江)知识产权维权援助中心;

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slide1

如何提高专利授权率

浙江省知识产权研究与服务中心

ZHEJIANG PROVINCIAL CENTRE OF INTELLECTUAL

PROPERTY RESEARCH AND SERVICE

slide2

2009年5月19日,浙编〔2009〕20号文件:浙江省知识产权服务中心机构编制方案2009年5月19日,浙编〔2009〕20号文件:浙江省知识产权服务中心机构编制方案

2012年11月13日,浙江省知识产权服务中心揭牌仪式

2013年9月6日,浙编办函〔2013〕90号文件:更名为浙江省知识产权研究与服务中心

1、管理咨询部

2、维权援助部

(1)挂牌中国(浙江)知识产权维权援助中心;

(2)承担专利、商标、著作权等在内的知识产权举报投诉、维权援助、调解等工作;

(3)协助对全省知识产权维权援助中心的管理。

(1)企业知识产权管理规范咨询服务;

(2)企业知识产权管理规范认证服务

(挂牌认证办公室);

(3)高校知识产权管理研究;

(4)面向社会提供知识产权培训、会务等服务。

(1)联合中国计量学院、浙江省计算技术研究所、浙江省科技信息研究院、浙江省经济信息中心等单位,牵头建设浙江省知识产权(专利)公共服务平台;

(2)挂牌国家知识产权局地方(浙江)专利信息服务中心;

(3)建设国家(浙江)专利信息传播利用基地;

(4)出具年度全省专利发展统计分析报告;

(5)帮助企业建立专利信息数据库。

平台管理办公室

研究规划部

(1)出版《浙江知识产权》杂志;

(2)承担浙江省知识产权研究会工作;

(3)承担各类软课题研究工作。

市场调研

托管

知识产权商用化(评估、质押融资)

4、(市场)

3、检索分析部

(1)省重大科技专项、科技奖励项目、人才和技术引进和地方科技专项、产业化项目的知识产权评议;

(2)第三方检索机构:为有需要的单位出具各种检索、查新报告;

(3)专利信息查询服务;

(4)各国知识产权法律政策研究。

slide3

第一个有关工业产权保护的国际公约

专利制度国际化的第一步

第一部具有近代特征的专利法

1970

专利合作条约

1623

英国垄断法

1883

巴黎公约

1474

威尼斯专利法

1993

TRIPS协定

1985

中国专利法

第一部完整的专利法

开启知识产权问题与贸易问题一体化进程

第一天收到来自国内外的专利申请3455件

slide5

外部环境

内部能力

案例

slide6

政策调控措施

政策调控措施

企业管理能力

企业管理能力

选择代理机构

选择代理机构

slide7

选择代理机构

    • 可靠性

信誉(3种形式资质、口碑)

综合管理能力(流程管理、撰写质量、现有技术)

回应速度(撰写、专利局意见转述、答复、缴费)

    • 协作度

成本与敬业度

    • 代理人

团队水平(紧急情况的处理)

个体水平(业务能力)

    • 国外案件
      • 委托方式(直接委托、转委托;交流)
      • 翻译
      • 费用
slide8

Visionary

Integrated

Profit Center

Cost Control

Defensive

IP WORK Preventive

Law

Manage

Outside Administrative

Counsel

slide9

知识产权资本运作

提高利润率

转让

专利许可

谈判、合作筹码

知识产权投资

创业之本

70年代美国,联邦政府共投入750亿美元,大学共拥有28000项专利,但仅5%转化

1980年拜杜法案出台后,大学可免费从联邦政府受让专利,但须提交报告,承诺要转化

现在,美国80%-90%高科技公司的创建是基于来自大学的专利许可

slide10

战略导向

领导重视

全员参与

完成任务

创新驱动

知识产权

经营发展

最高管理者

方针目标、手册制度、资源

管理者代表

执行部门

知识产权生命周期线

获取、维护、运用、保护、合同、保密

企业生产流程线

立项、研发、采购、生产、销售、售后

两大特色

分析评估、风险监控

数据库

slide11

●知识产权信息分析评估制度包括:

基础指标

第29、48b(是否申请知识产权前的检索分析)、

33(是否维持权利有效的评估)、

46(立项前项目知识产权评估)、

47(研发前项目知识产权检索分析)、

53(生产过程中对技术创新的评估)

56(宣传、许诺销售、会展前做风险规避分析)、

55(销售前对欲上市产品做知识产权状况分析);

提高指标

第17c(转让和许可前知识产权评估)、

18(投融资前知识产权价值评估)、

19(企业重组前知识产权价值评估)、

23b(防止自己产品侵犯他人知识产权的风险监测评估)、

24b(纠纷处理方式评估)、

26b(境外与欲出口产品有关的知识产权状况分析)、

30(立项前包含关键技术的专利分析)、

32(立项前包含是否会侵犯他人知识产权的风险评估)、

38(销售前对欲上市产品做知识产权风险规避分析方案)条提及的评估制度。

●知识产权政策的分析评估制度包括:

提高指标

第20(标准化组织的知识产权政策评估)、

21(知识产权联盟的知识产权政策评估)、

25(境外知识产权宏观环境)条提及的评估制度。

分析评估

slide12

●知识产权风险监控制度包括:

基础指标

第37(办公设备和软件侵犯他人知识产权风险)、

38和提高指标22b(企业产品侵犯他人知识产权风险)、

56(宣传、许诺销售、会展前作知识产权风险规避预案)条所述的风险管控;

提高指标

第23(全面保护公司知识产权的风险管控程序,包括搜集信息、分析和识别信息、

危机评价、启动应急预案程序)、

32(立项时基于关键技术的专利数量、地域分布、专利权人信息,对立项项目

作出的风险评估)、

34(研发时跟踪竞争对手、项目技术发展,作出避免侵权的方案)、

39(销售市场持续监控的知识产权风险规避方案)条所述的风险管控。

风险监控

slide13

第一阶段

第二阶段

第三阶段

企业申报

体系文件审查

现场审核

(整改有效性评审)

slide14

第一、二阶段

体系文件审查

企业申报

上报认证材料①

企业内审员

委托咨询服务机构

文件审查②

认证机构组成审核组进行初审、复核

受理

①2012年参与贯标的其中6家企业由于进度滞缓没有参加认证;共有71家企业参与认证。

②结论为不合格的需整改后重新提交材料。

未达标

今年提请认证企业:250家左右

slide15

第三阶段

现场审核(整改有效性评审)

推荐注册

全面审核

对企业知识产权管理体系运行情况的全面审核①

推荐注册

纠正措施有效实施后推荐注册

不推荐注册

不推荐注册

①3月8日至4月11日,服务中心实际派出65个审核组对71家受审核企业进行现场审核。

②结论为有条件合格的企业还应结合不足点在15个工作日内提交整改材料。

slide16

评估并确定接受基础指标认证同时,是否接受提高指标的认证; 进行认证前的动员

文件审查阶段

准备、并向认证机构提交材料:企业申请表2份、手册和程序文件、内审和管评的书面报告、内审员证复印件、运行记录等

未通过

未达标

审核组审查文件

达标

接收《体系文件审查报告》;

1个月内整改完毕,并重新提交文件

局部未达标

指定时间内整改完毕,并重新提交文件(立即寄交或于现场审核时提供)。未达标项安排在现场审核时验证

通过

(达标、

局部未达标)

接收现场审核组发出的《体系文件审查报告》、《现场审核计划》等

认证程序指导框图(企业)

需 准 备 文 件

交认证机构:

□企业申请表2份

□知识产权手册、程序文件

□内部审核和管理评审的书面报告

□运行记录目录及首页

□企业内审员《企业知识产权管理规范培训结业证书》复印件

□营业执照、生产许可证 等

slide17

现场审核阶段

与审核组确认现场审核时间,并按《现场审核计划》的要求为审核组安排人员、场地、准备审核文件(知识产权手册、程序、运行记录、改进文件等)

接收审核组出具的《审核报告》

举行首次会议、审核组获取审核证据和形成审核发现、举行末次会议。管理者代表汇报体系建设及运行情况,相关人员接受审核组面谈。主要参会人签字

审核组宣布审核初步结论。企业填写《现场审核人员工作质量反馈表》寄认证机构

不推荐注册

推荐注册

纠正措施有效实施后推荐注册

接收审核组出具的《审核报告》及《纠正措施有效实施后审核提请单》

接收审核组出具的《审核报告》

在规定期限内整改后提交 提清单 及 相应改进证据

不推荐注册

审核组作出判断

推荐注册

认证程序结束,企业运行并持续改进管理体系;

省局通报贯标认证通过企业,从同时提请参加提高指标认证企业中择优评选优秀企业

认证程序指导框图(企业)

需 准 备 文 件

会议室放:

□知识产权手册、程序文件

□运行记录全部文件

□改进文件* 等

准备:

□汇报演示稿

交认证机构:

□《现场审核人员工作质量反馈表》

交认证机构:

□纠正措施有效实施后审核提请单*

□改进证据* 等

slide19

认证表格

CIPM/ZJ2201 企业申请表 2份(现场审核1份)

CIPM/ZJ2201A 企业申请表——提交文件回执 1份

CIPM/ZJ2201B 企业申请表——委托书 1份

CIPM/ZJ2202 体系文件审查报告 2份(受审核方1份)

CIPM/ZJ2203 现场审核计划 1份

CIPM/ZJ2203A 现场审核计划(续) 1份

CIPM/ZJ2204 现场审核签到表 1份

CIPM/ZJ2205 现场审核记录表【每个部门】 1份

CIPM/ZJ2206 审核报告 2份(受审核方1份)

CIPM/ZJ2206A 纠正措施有效实施后审核提请单 1份

CIPM/ZJ2207 现场审核人员工作质量反馈表 1份

CIPM/ZJ2208-1 《企业知识产权管理规范》基础指标认证指标体系

2份(现场审核1份)

CIPM/ZJ2208-2 《企业知识产权管理规范》提高指标认证指标体系

2份(现场审核1份)

slide20

建立有序的专利申请前管理控制程序

完整、详尽、具体地提供交底技术材料:

----交底材料的优劣与专利文件质量密切相关;

----交底材料包括文字说明和附图两部分;

----防止出现公开不充分(缺少必要特征),缺少技术细节。

交底材料应重点描述发明内容:

----所要解决的的技术问题(提出技术任务);

----技术解决方案(部件名称及部件的装配连接关系);

----有益效果(作用)。

slide22

外部环境

内部能力

案例

slide23

灵活自主、最高境界

基础工作、越扎实越体现水准

合理运用、结合考虑

积累经验、取胜关键

自主或委外、开头难

slide24

行政复议

复审

无效

强制许可

法院

发明专利审批程序

slide26

专利制度的运用——关于法律手续

  • 细则第四条第一款  向国务院专利行政部门邮寄的各种文件,以寄出的邮戳日为递交日;邮戳日不清晰的,除当事人能够提出证明外,以国务院专利行政部门收到日为递交日。
  • 细则第六条第一、二款  当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。  除前款规定的情形外,当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。
  • 细则第九十四条第一款  专利法和本细则规定的各种费用,可以直接向国务院专利行政部门缴纳,也可以通过邮局或者银行汇付,或者以国务院专利行政部门规定的其他方式缴纳。
slide27

专利制度的运用——关于费用

  • 细则第九十九条  恢复权利请求费应当在本细则规定的相关期限内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。  延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。   著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费应当自提出请求之日起1个月内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。
  • 细则第一百条  申请人或者专利权人缴纳本细则规定的各种费用有困难的,可以按照规定向国务院专利行政部门提出减缴或者缓缴的请求。减缴或者缓缴的办法由国务院财政部门会同国务院价格管理部门、国务院专利行政部门规定。
  • 专利审查指南:转费问题

不同申请号(或专利号) 之间的费用不能转换。

当事人缴纳的费用种类明显错误,审查员可以依职权对费用种类进行转换。

费用种类转换的,缴费日不变。

slide28

专利制度的运用——关于向外申请

  • 法第二十条第一款 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。
  • 细则第八条  专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查:

(一)直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当事先向国务院专利行政部门提出请求,并详细说明其技术方案;

(二)向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。

向国务院专利行政部门提交专利国际申请的,视为同时提出了保密审查请求。

slide29

专利制度的运用——关于新颖性

  • 法第九条第一款 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。
  • 法第三十二条 申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。
  • 法第二十二条第二款  新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。向国务院。
slide30

专利制度的运用——关于优先权

  • 细则第三十一条第一款  申请人依照专利法第三十条的规定要求外国优先权的,申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议,国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的,视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。要求本国优先权,申请人在请求书中写明在先申请的申请日和申请号的,视为提交了在先申请文件副本。
  • 细则第三十二条第一款  申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。
slide31

专利制度的运用——关于修改

修改的时机和方式

  • 细则第五十一条第一至三款  发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。  实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。  申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
  • 细则第一百一十二条  要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起2个月内对专利申请文件主动提出修改。

要求获得发明专利权的国际申请,适用本细则第五十一条第一款的规定。

  • 当国际申请进入国家阶段时,申请人明确要求以按照专利合作条约第28条或第41条作出的修改为审查基础的,可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件,该修改视为按照专利法实施细则第一百一十二条的规定主动提出的修改。

修改的内容与范围 (A33)

slide32

专利制度的运用——修改小结1

●说明书

背景技术:应将审查员经检索而发现的与该发明最为接近的现有技术写入背景技术;

技术方案:使与独立权利要求请求保护的主题相适应。

slide33

专利制度的运用——修改小结2

●权利要求书

主动修改时期内 接受的情况:不超范围的修改均可

① 增加、变更独立权利要求的技术特征;

② 变更独立权利要求的类型或主题名称以及相应的技术特征;

③ 删除一项或多项权利要求;

④ 修改独立权利要求以与最接近的现有技术划清界限;

⑤ 修改从属权利要求的引用部分以改正其引用关系,或限定部分以清楚地限定保护范围。

非主动修改时期内 及 答复意见时的修改 接受的情况:克服缺陷、并不超范围

① 独立权利要求中增加技术特征以进一步限定;

② 独立权利要求中变更技术特征以克服缺陷;

③ 变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征以克服缺陷;

④ 删除一项或多项权利要求以克服单一性等缺陷;

⑤ 将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界;

⑥ 修改从属权利要求的引用部分以改正引用关系错误,或限定部分以清楚地限定保护范围;

⑦ 明显文字错误或与说明书不一致之处的澄清修改及其他形式缺陷。

非主动修改时期内 及 答复意见时的修改 不予接受的情况:修改超范围的审查员将退回到修改前的文本进行审查

属于以下情况的即使不超范围仍不予接受:

①’删除独立权利要求中的技术特征,扩大请求保护的范围;

②’改变独立权利要求中的技术特征,扩大请求保护的范围;

③’将仅在原说明书中记载的,且与原要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后的独立权利要求的主题。

④’增加新的独立权利要求、从属权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

slide34

专利制度的运用——关于PCT申请

  • 细则第一百零三条  国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日(本章简称优先权日)起30个月内,向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶段的手续;申请人未在该期限内办理该手续的,在缴纳宽限费后,可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续。
  • 专利审查指南:援引加入、优先权恢复
slide35

专利制度的运用——关于不同专利类型

  • 法第二条第二、三款  发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

  • 法第二十二条第三款 创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
  • 统计数据:2002年-2011年,对实用新型提出的无效10044件,复审委已结案9532件。结案案件中35.6%全部无效;11.8%部分有效。

----新的技术方案应同时申请多种、多项专利

----误解:一件产品只需申请一项专利

----改进的、具体的、未公开的技术方案应及时申请专利

slide37

检索分析

检索项目:

(一) 查新检索:对已申请专利但尚未授权的技术,或尚未申请专利的完整技术方案或申报项目,如省重大科技专项进行世界范围的专利检索和非专利文献检索,评价该技术的新颖性和创造性,出具检索报告,并提供对比文献的全文。(二) 专题检索:根据要求,针对某产业、行业、企业或某技术,如省重大科技专项等重点项目,出具检索或技术分析报告,并提供检索出的相关专利的全文。(三) 授权专利检索:对已授权的专利进行检索,评价该专利的新颖性和创造性,由专家出具检索报告,并提供对比文献的全文。(四) 法律状态检索:检索各主要国家专利的法律状态,得到专利目前是否有效等信息,为企业合并、合资等决策提供帮助;发现有价值的“过期专利”,既降低企业的研发成本,又可以增加企业的效益。(五) 同族专利检索:检索同一主题的技术在哪些国家或地区申请了专利,以确定这一技术的区域保护范围,了解专利权人的市场动向,同时得到这一技术的区域分布的空白点,为企业的产品出口等决策提供参考信息。(六) 跟踪检索:根据客户的要求,对某技术、某企业的国内外专利进行定期检索,并提供检索出的相关专利的题录信息或全文,使客户实时掌握最新的专利信息,了解相关技术的发展动向;有利于研发人员正确的运用专利技术加快创新开发,激发研发团队产生新的创意,及时调整研发方向。

slide38

检索分析

分析项目:

1)趋势分析-通过对专利的申请数量和年代的统计分析,得出该领域技术的总体发展历程和发展趋势;同时,可以了解围绕该领域技术的申请人和发明人数量的历年变化情况,为分析者全面掌握该领域技术的总体走向提供帮助。

2)技术领域分析-通过对技术分类(通常为IPC分类)的统计分析,得出重点技术,以及重点技术的发展趋势;了解哪些国家、企业处于某技术分类的前沿,了解在某技术分类上有多少企业在关注,为分析者确定其技术投入的方向提供依据。

3)区域分析-统计分析不同区域专利申请的状况,得出哪些国家或地区在该领域占据优势地位,也可以据此判断该领域内的技术优势或劣势。

4)竞争对手分析-通过对专利申请人的申请数量、技术分类、区域、年代等的统计,找出竞争对手,并获得其申请专利年代、专利产出率、竞争力强弱、主要技术构成、研发重点、近期活跃程度等信息,了解竞争对手在不同区域专利申请的多寡及其申请保护策略,了解该领域技术的垄断情况等信息。通过分析,可以为避免权利纠纷、要求专利许可、寻找合作伙伴、调整经营策略等方面提供有益帮助。

5)技术人才分析-针对发明人申请专利的情况进行统计,找出该领域的主要技术人才,了解发明人的技术研发重点及其技术特长,为分析者了解业内技术发展方向、寻找优秀的研发伙伴及引进人才提供帮助。

6)申请类型分析-针对国内专利的申请类型(发明、实用新型、外观)进行统计,了解该检索结果集中专利的技术含量和专利权的稳定性。

7)引证分析-分析某一专利的引用及被引用情况,得出该专利技术的走向、研发周期、专利围剿情况,以及发现潜在的竞争对手或侵权的可能。另外,通过引证分析可以找出核心专利技术。

8)专利地图-通过对检索结果集进行文本聚类分析,得出直观的专利地图,通过专利地图可以研判专利的技术热点、申请人的技术分布,以及技术热点随年代的变迁等信息。

9)技术关系分析-对实现某技术效果的技术分类作进一步的分解,找出技术空白点,提供启示。

slide39

检索分析

平成=H(+1988),昭和=S(+1925),大正=T(+1911),明治=M(+1867)

slide40

检索分析

▲技术领域的基本检索要素用分类号表达,特征部分用关键词表达。

基本检索要素可由两个方面来确定:主题名称、区别技术特征。

基本检索要素:体现技术方案的基本构思的可检索的要素。若对比文件具备某

些检索要素,且该对比文件能够影响所要求保护技术方案(权利要求)的新颖

性或创造性,而只要缺少其中的任一检索要素后则不能够影响其新颖性或单独

影响创造性,那么这些检索要素就是该权利要求的基本检索要素。

▲关键词:

形式上完整(词性、单复数、英美、常见错误)

意义上完整(同义、近义、反义、上下位概念)

角度上完整(问题、效果、作用、用途)

布尔算符、邻近算符、同在算符、关系算符,截词符

slide41

检索分析

1)布尔算符(Boolean Operator)

逻辑非:A NOT B 或 A – B

逻辑与:A AND B 或 A * B

逻辑或:A OR B 或 A + B

优先级顺序为:NOT、AND、OR,但可使用括号改变

2)邻近算符(Proximity Operator)

前后检索项需保持原有次序,彼此邻接:W

前后检索项需保持原有次序,但之间可插入0-n个词:nW

前后检索项需保持原有次序,但之间可插入只能为n个词:=nW

前后检索项原有秩序可变,但需相邻:N

前后检索项原有秩序可变,且之间可插入0-n个词:nN

前后检索项原有秩序可变,且之间可插入只能为n个词:=nN

slide42

检索分析

3)同在算符(Co-occurrence Operator)

4)关系算符(Relational Operator)

slide43

检索分析

截词符

1)截断检索:*(EP)

(CPRS)

表示0-N个字符

2)强制检索:#(EP)

!(CPRS)

表示任意一个字符

3)选择检索:?(EP、CPRS)

表示0-1个字符

CPRS特有:

同义词检索 在主题词后加“#”

前方一致检索 在主题词后加“%”

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检索分析

X:单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;

Y:与检索报告中其他Y类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;

A:背景技术文件,即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;

R:任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件;

(2009年10月1日以前“R”的定义:在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明

创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利

申请文件)

P:中间文件,其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件,或者会导致需要核

实该申请优先权的文件;

PX、PY、PA:在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件;

E:单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件;

E:在本专利申请日(有优先权要求的,为优先权日)前向中国提出的申请、在此后(含)公

开的对比文件;

PE:在本专利申请日和优先权日之间向中国提出的申请、在申请日后(含)公开的对比文件。

T:申请日或优先权日当天或之后的,不能影响所检索申请的专利性,但它可以对所要求保护

的发明的理论或原理提供清楚的解释的文件,或者可显示出所要求保护的发明的推理或事实是

不正确的文件;

L:除X、Y、A、R、P、E和T类文件之外被引证的文件。

slide45

文件撰写

重要法条:

A2

A5

A9

A20

A22

A23

A26——A26.3,26.4

A27

A31

A33

R20——R20.2

R43

定义

合法性

重复授权

向外审查

三性

外观三性

清楚、支持

图片清楚

单一性

修改超范围

必要技术特征

分案修改超范围

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文件撰写—说明书的撰写

1、正确理解发明创造

在正确理解的基础上对有关的技术资料进行有效的整理和归纳。

2、确定能够获得专利权的申请主题

确定属于能够被授予专利权的主题范围,并具有新颖性、创造性以及实用性的申请主题。

3、充分发掘能够实现发明构思的各种实施方式

凭借专业知识补充实现发明构思的各种可能的实施方式,将这些实施方式反映在专利说明书中。

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文件撰写—说明书的撰写

4、正确撰写说明书的各个部分

应当按照专利法实施细则的规定撰写说明书的各个部分。

发明创造涉及化学、计算机程序领域的技术方案的,说明书的撰写应当遵从审查指南相应部分的专门规定。

5、清楚、完整,能够实现

说明书应当内容清楚完整,用词准确,使所属技术领域的技术人员按照说明书记载内容,不需要再付出创造性的劳动,就能够再现发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,产生预期的技术效果.

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文件撰写—说明书的撰写

6、专利申请说明书的表述方式

应当具有足够的文字表达能力,能够清楚、准确地表述说明书的各个部分,使所属技术领域的技术人员容易理解说明书的内容。

要避免文字重复冗长,出现含糊不清或者前后矛盾之处。撰写说明书应当尽量采用国家统一规定的技术术语,避免出现错别字。

7、协调说明书和权利要求书的内容

无论是先撰写说明书还是先撰写权利要求书,在撰写完说明书和权利要求书之后,都应当核对二者的内容,进行适当调整。

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文件撰写—说明书的撰写

几种无法实现的情况

一、 说明书中只给出任务和/或设想,或者只表明一种愿望和/或结果,而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段。

二、说明书中给出了技术手段,但对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法具体实施。

三、说明书中给出了技术手段,但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明所要解决的技术问题。

四、申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案,对于其中一个技术手段,所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现。

slide50

文件撰写—说明书的撰写

几种无法实现的情况

五、说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

slide51

文件撰写—说明书的撰写

发明内容

1 技术问题 :必要技术特征

2 技术方案 :与权利要求相一致

3 有益效果 :新颖性、创造性(不能为了证明创造性而增加有益效果)

具体实施方式

1对于充分公开、理解和实现发明,支持和解释权利要求都是极为重要的。

2应当体现申请中解决技术问题所采用的技术方案。

3应当对权利要求的技术特征给予详细说明,以支持权利要求。

4实施例的数量应当根据发明的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定。

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文件撰写—名词梳理

技术方案名词

技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。

必要技术特征 相对于 背景技术,目的是 解决技术问题

特定技术特征 相对于 现有技术,目的是 判断单一性

必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。

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文件撰写—权利要求书的撰写

专利法第26条第4款

以说明书为依据

清楚、简要地限定要求专利保护的范围

专利法实施细则第20条第2款

必要技术特征

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文件撰写—权利要求书的撰写

以说明书为依据

1、用上位概念或并列方式概括

应当考虑其概括的方案是否基于说明书中充分公开的具体实施方式的共性特征,本领域技术人员是否可以合理预测到说明书实施方式的等同替代方式或明显变型方式都具有与此相同的共性。

2、用功能或者效果特征进行限定

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

3、数值范围概括

当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时,通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例;当数值范围较宽时,还应当给出至少一个中间值的实施例。

slide55

文件撰写—权利要求书的撰写

清楚、简要

1、每项权利要求的类型应当清楚

2、每项权利要求的保护范围应当清楚

(1)产品权利要求用方法特征限定

(2)权利要求的表述逻辑问题

(3)技术术语含义不清楚、不一致

(4)缺乏引用基础或引用不当造成的不清楚

(5)参数未定义导致不清楚

3、权利要求书整体应当清楚

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文件撰写—总结1

1)独立权利要求

1、得到说明书的支持;

2、用词应简要清楚,不得对原因或理由作不必要的解释,正确使用功能或效果限定性语句;

3、权利要求类型应当清楚;

4、独立权利要求应记载必要技术特征,不应写入非必要技术特征;

5、依据现有技术(发明)/背景技术(实用新型)正确划界;

6、不得使用商品名称或型号、宣传用语,只结尾用句号、尽量避免使用括号;

7、撰写时不要局限于具体实施方式而应尽可能采取概括性描述来表达技术特征;

8、单一性;

从属权利要求

9、正确引用,正确限定;

10、则一引用,且从属权利要求的主题和类型应与被引用的权利要求相同 。

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文件撰写—总结2

2)说明书,说明书附图

1、发明名称不得包含商品名称或型号、宣传用语、非技术名词,应与独立权利要求前序部分的主题名称一致、不得包含区别技术特征,并列独立权利要求所保护的技术方案主题名称均应体现在名称中;

2、五个部分;

“技术领域”应依据分类表,不得包含区别技术特征;

“背景技术”应引证与专利申请最接近的现有技术文件,不得采用贬低性用语;

“发明/实用新型内容”部分包含3个部分:

① 要解决的技术问题:直接归纳所有权利要求所要求保护的技术主题,特别是对权利要求书内容进行修改后要做相应的修改;

② 技术方案:应写入必要技术特征,不得采用引用权利要求的语句,不得使用宣传用语,不应写入附图标记;

③ 有益效果;

“附图说明”套话:“下面结合附图对本发明/实用新型的具体实施方式作进一步详细说明”;

“具体实施方式”对照附图进行详细说明,不得出现附图中未出现的附图标记;

3、几幅附图不得使用一个图号,应当用阿拉伯数字编号,附图中不得有文字注释。

3)摘要,摘要附图

1、应写入五大部分:名称、技术领域、要解决的技术问题、技术方案要点、主要用途;

2、不应写入无关的技术特征;

3、不分段,300字数限制,不应有宣传用语,附图标记加括号。

slide58

1、涉及新颖性的审查意见(A22.2 )

2、涉及创造性的审查意见(A22.3)

3、涉及说明书未充分公开的审查意见(A26.3)

答复

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答复—新颖性答复

答复要点

1、判断对比文件是否为现有技术或抵触申请(注意抵触申请新旧法条之间的变化)

2、确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开,采用单独对比的原则(同一方案)

VS

权利要求的技术方案整体

对比文件公开的一个方案

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答复—创造性答复

“三步法”:

1、确定最接近的现有技术;

2、认定区别特征和发明实际解决的技术问题;

3、判断是否显而易见(即是否存在结合的启示)。

常见判断是否存在结合启示的三种情况:

  • 区别特征为公知常识(争议点)(一篇对比文件+公知常识)
  • 区别特征为与最接近现有技术相关的技术手段 (一篇对比文件中两个技术方案的结合)
  • 区别特征为另一份对比文件(争议点)中披露的相关技术手段 (两篇或多篇对比文件的结合)
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答复—创造性答复

答复要点:

对照三步法(最接近的对比文件;区别技术特征及实际解决的技术问题;是否存在结合的启示)进行审查意见的核对,找到突破口;

意见陈述时尽可能全面介绍本申请与对比文件的区别之处。

突破要点:

⊙ 从对比文件公开的时间来看不能用作评价创造性的现有技术;

⊙ 对比文件的技术领域与本发明的技术领域根本无关;

⊙ 对比文件所披露的内容未给出结合成权利要求技术方案的启示;

⊙ 发明相对于现有技术来说带来了预料不到的技术效果。

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答复—A26.3

注意:

不能盲目按照审查意见进行修改,而应仔细阅读申请文件(对比文件),对审查意见的正确性进行判断,在判断的基础上确定相应的答复方式。

突破要点:

⊙ 力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能实现该发明;

⊙ 通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识(需要举证);

⊙ 通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中,或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中(但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明)。

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答复—修改超范围的判断1

直接新颖性判断法

该方法主要适用于增加特征或信息的修改。所谓增加特征或信息主要包括,在说明书中增加特征或信息,增加说明书附图或者增加附图中的某部分,在权利要求书中增加权利要求或者在权利要求中增加部分技术特征。

具体做法是将原申请说明书和权利要求书作为“对比文件”与修改后的申请文件进行比较,找出所有增加的内容,然后参照审查指南第二部分第三章3.2关于新颖性的审查基准来判断修改增加的内容是否具备新颖性。

如果增加的内容相对于原说明书和权利要求书具备新颖性,则说明修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的,反之,则是允许的。

直接新颖性判断法不适用于判断删除技术特征和用上位概念代替下位概念的修改是否超出了原申请说明书和权利要求书明确记载的范围。这些修改方式可以用间接新颖性判断法进行判断。

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答复—修改超范围的判断2

间接新颖性判断法

1.上位概念替换下位概念的修改

具体判断方法是从该上位概念涵盖的范围中排除该下位概念的内容,然后运用上述直接新颖性判断法判断排除后所剩余的内容相对于原说明书和权利要求书是否具备新颖性。如果具备新颖性,则说明这种修改超出了原申请说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的,反之,则是允许的。

2. 技术特征的删除

(1)协同关系

如果删除的特征与其他特征之间具有协同作用、相互联系或相互支持,那么删除该特征将产生原说明书和权利要求书中没有记载的各技术特征之间新的组合,因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的。

(2)叠加关系

当删除的技术特征与其他技术特征彼此之间没有联系或支持,仅仅是一种简单的叠加关系时,按以下两种情况来判断删除该技术特征的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围:

① 如果删除的特征与其他特征之间没有相互联系,彼此独立,但根据原申请的记载,该特征是发明的必要技术特征,那么删除该特征的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的。

② 如果删除的特征与其他特征之间没有相互联系,彼此独立,而且原申请中明确指出、审查员也能够确认该特征不是发明的必要技术特征,那么删除该特征的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,是允许的。

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答复—修改超范围的判断3

间接新颖性判断法

2. 技术特征的删除(续)

(3)选择关系

所删除的特征与其他特征之间具有“选择关系”,是指删除的特征是多个可选择替换的特征中的一个。例如,某金属材料选自铜、铁、铝和钛,铜、铁、铝和钛之间的关系就是选择关系。将具有选择关系的技术特征中的一个或多个删除,一般并不超出原说明书和权利要求书记载的范围,是允许的。但对于马库什通式化合物而言,若通过删除部分并列取代基的方式将其修改为数个具体化合物,而这些化合物中有的在原说明书和权利要求书中没有明确记载,那么这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的。

必要技术特征判断法

对于一个技术特征,只有同时满足以下三个条件,才能视为非必要技术特征:

(1)原申请中没有明示该技术特征是必要技术特征;

(2)根据发明所要解决的技术问题,该特征并非是达到发明效果所必不可少的;

(3)将该特征删除后不必改进其他特征进行弥补,以实现未删除该特征时发明获得的技术效果。

反之,只要没有满足上述三个条件中的任一个,都认为该技术特征就是发明的必要技术特征。

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补救措施—复审

驳回决定

3个月内提起复审请求

专利复审委员会进行形式审查

国家知识产权局原审查部门进行前置审查

是否同意撤销

驳回决定

专利复审委员会做出决定

专利复审委员会进行合议审查

回到国家知识产权局原审查部门继续审批程序

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补救措施—复审

专利复审委员会进行合议审查

发出复审通知书、

口头审理通知书

或者两者结合的方式

撤销驳回决定

回到国家知识产权局

原审查部门继续审批程序

逾期未答复

复审请求视撤;

口审通知书视撤的情形

答复或进行修改

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补救措施—复审

作出复审决定

维持驳回决定

撤销驳回决定

3个月内

起诉至北京市第一中级人民法院

起诉至北京市第一中级人民法院

上诉至北京市高级人民法院

法院判决维持复审委决定的

回到国家知识产权局

原审查部门继续审批程序

上诉至北京市高级人民法院

slide69

补救措施—复审

撤销驳回决定的适用情形

1.驳回决定适用法律错误的

2.驳回理由缺少必要的证据支持的

3.审查违反法定程序的

(1)以申请人放弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据(违反请求原则);

(2)没有给予申请人针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见的机会(违反听证原则);

(3)没有评价申请人所提交的与驳回理由有关的证据,以致可能影响公正审理的。

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补救措施—行政复议1

第四条 除本规程第五条另有规定外,有下列情形之一的,可以依法申请行政复议:

(一)对国家知识产权局作出的有关专利申请、专利权的具体行政行为不服的;

(二)对国家知识产权局作出的有关集成电路布图设计登记申请、布图设计专有权的具体行政行为不服的;

(三)对国家知识产权局专利复审委员会作出的有关专利复审、无效的程序性决定不服的;

(四)对国家知识产权局作出的有关专利代理管理的具体行政行为不服的;

(五)认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

slide71

补救措施—行政复议

 第五条 对下列情形之一,不能申请行政复议:

(一)专利申请人对驳回专利申请的决定不服的;

(二)复审请求人对复审请求审查决定不服的;

(三)专利权人或者无效宣告请求人对无效宣告请求审查决定不服的;

(四)专利权人或者专利实施强制许可的被许可人对强制许可使用费的裁决不服的;

(五)国际申请的申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的;

(六)集成电路布图设计登记申请人对驳回登记申请的决定不服的;

(七)集成电路布图设计登记申请人对复审决定不服的;

(八)集成电路布图设计权利人对撤销布图设计登记的决定不服的;

(九)集成电路布图设计权利人、非自愿许可取得人对非自愿许可报酬的裁决不服的;

(十)集成电路布图设计权利人、被控侵权人对集成电路布图设计专有权侵权纠纷处理决定不服的;

(十一)法律、法规规定的其他不能申请行政复议的情形。

slide72

补救措施—发明专利申请优先审查

  第四条 可以予以优先审查的发明专利申请包括:

(一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等技术领域的重要专利申请;

(二)涉及低碳技术、节约资源等有助于绿色发展的重要专利申请;

(三)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请;

(四)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查的专利申请。

  第六条 请求优先审查的发明专利申请应当是电子申请。

  第七条 申请人办理优先审查手续的,应当提交下列材料:

(一)由省、自治区、直辖市知识产权局审查并签署意见和加盖公章的《发明专利申请优先审查请求书》;

(二)由具备专利检索条件的单位出具的符合规定格式的检索报告,或者由其他国家或者地区专利审查机构出具的检索报告和审查结果及其中文译文。

slide74

外部环境

内部能力

案例

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专利信息检索案例分析

一、专题检索

二、专利新颖性检索

三、同族专利检索

四、专利法律状态检索(略)

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谢谢大家

浙江省知识产权研究与服务中心

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