研究汇报 II 申请文件修改超范围的研究

1. 研究汇报II申请文件修改超范围的研究 专利审查协作中心 复审委员会 课题研究组 2007.4

2. 汇 报 内 容 一、研 究 目 的 二、研 究 方 法 三、研 究 内 容 四、研 究 成 果

3. 一、研 究 目 的 • 审查指南对法33条的审查操作规定中，虽然作了比较详细的规定，某些类型还给出了示例，但是许多判断思路基本停留在能否“直接地、毫无疑义地确定”这一抽象原则上，在实查实践中仍然存在可操作性欠缺的问题。 • 本研究的目的主要是探求在审查实践中具有可操作性的判断思路和方法，对修改类型作出更为科学的分类，并提出修改建议。

4. 二、研 究 方 法—资料收集 1、筛选和分析国内70个案例，分析修改的主要类型，尤其是不容易把握的类型； 2、收集并翻译了EPC的相关规定、欧洲审查指南关于修改的规定、案例法中关于修改的全部内容及一些研究文章，并精选了30余个典型的案例进行摘译；

5. 二、研 究 方 法—资料收集 3、翻译了日本审查基准中关于修改的规定， 以及其中列出的部分典型例子，此外，还收集了相关的研究论文，翻译和总结了其中的一些观点和看法； 4、 对美国MPEP中关于修改的规定进行了翻译，收集了一些案例。

6. 二、研 究 方 法—具体方式 1、对国内外法律规定、相关的立法宗旨和判断的总体原则进行分析比较； 2、基于国内外相关规定和案例，结合审查实践，归纳出典型修改类型，并对每一种类型进行详细的分析，挖掘可操作性的判断思路，提出修改建议。

7. 三、研 究 内 容 1、从欧洲、日本以及我国的法律规定来看，关于修改不得超范围规定的内容基本上是相同的。美国也有“修改不应在发明的公开中引入新的内容”规定，在判断时多从书面描述的角度。 2、立法宗旨方面：欧洲、日本及我国基本相同，即基本出发点都是为了平衡申请人与公众之间的利益，这与所采取的特定的先申请制有关。美国比较特殊，有待研究。

8. 三、研 究 内 容 3、判断原则：欧洲、日本及我国基本相同，只是在表述上稍有不同，我国及欧洲采用“直接地、毫无疑义地”、日本采用“自明的事项”； 4、相关概念：“记载的范围”； “直接地、毫无疑义地确定”与“隐含内容”(EP)、“自明的事项”(JP)

9. 三、研 究 内 容 5、典型修改类型的国内外比较 • 这是本报告的重点 • 典型修改类型的分类 目标：科学性、可操作性 依据：综合各国分类、典型案例、审查实际 • 11种典型修改类型

10. 三、研 究 内 容 1、增加特征的修改 2、删除特征的修改 3、上位概念化的修改 4、数值范围的修改 5、技术效果的澄清和技术问题的修正 6、基于附图信息的修改

11. 三、研 究 内 容 7、对附图的修改 8、消除申请文件中的错误 9、根据引证文件的修改 10、具体放弃 11、马库什权利要求的修改

12. 三、研 究 内 容 对上述归纳总结的11种类型，涵盖了大部分修改情形，通过全面分析各国的相关规定和做法，以及众多案例，总结出适合于我国的判断方法和思路，构成本报告的最主要成果。

13. 三、研 究 内 容 可借鉴的判断方法—来自欧洲 • 新颖性判断法 • 修正的新颖性判断法 • 实质性特征判断法 • 增加或删除特征是否产生技术贡献 • 从原始申请中可导出的修改

14. 四、研 究 成 果 基于研究和分析，在关于修改是否超范围的判断的许多方面获得了一定的成果，尤其是在本报告第三章的典型类型比较中，通过各国做法的比较，找到许多有益的启发或新的思路，在实际审查过程中具有借鉴或参考价值。本报告还将其中一部分研究结果作为审查指南的修改建议，包括短期建议和长远建议。

15. 四、研 究 成 果—短期建议 现行审查指南对于修改的规定分为允许和不允许的修改两个部分，有其合理性，在不对这种模式作出大的调整的前提下，提出10个方面修改建议，基本思路是细化“直接地、毫无疑义地”解释，增强可操作性，完善或补充相关修改类型的具体规定。

16. 四、研 究 成 果—短期建议 • 1、关于发明的有益效果的修改，即对于第5.2.2.2节第(6)项，将其中的“但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始中申请文件中推断出这种效果的情况下，才允许……”修改为“但所属技术领域的技术人员根据申请文件记载的发明的原理、作用、功能来看，可以显然的得到这种效果的情况下,才允许……”；

17. 四、研 究 成 果—短期建议 • 2、对于第5.2.2.2节第(9)项关于修改附图，增加“根据申请文件的文字描述，可以对附图本身进行修改，以消除附图中的错误。”

18. 四、研 究 成 果—短期建议 • 3、对于第5.2.2.2节第(11)项关于明显错误的修改，完善为“明显错误是指所属技术领域的技术人员能够客观识别出的，诸如语法错误、文字错误、打印错误和相互矛盾之处。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员根据其所掌握的知识在申请日当时从说明书和权利要求书的整体及上下文来看的唯一正确的答案。”

19. 四、研 究 成 果—短期建议 • 4、对于增加方式的修改，给出总的判断方式，即明确可以参照审查指南第二部分第三章关于新颖性的审查标准来帮助判断。

20. 四、研 究 成 果—短期建议 • 5、第5.2.3.2节第(4)项涉及数值范围的例3作为一般不允许的情况，同时给出特殊情况下可以被允许的情形，增加“但是，如果申请文件中记载了所述温度条件如24℃和26℃的实施例，从说明书的整体内容考虑，对于发明所解决的技术问题，所要达到的技术效果来看，所述实施例中记载的温度条件可以被认为连续数值范围的上限和下限的端值的情况下，则上述修改可以被允许。”

21. 四、研 究 成 果—短期建议 • 6、对第5.2.3.3节第(1)项进行补充：“对于删除独立权利要求中的特征，如果原申请中明确认定所删除的特征为发明的必要技术特征，或者对于发明所要解决的技术问题而言是必不可少的，则所述删除是不允许的。”

22. 四、研 究 成 果—短期建议 • 7、对第5.2.3.3节第(3)项基于附图的修改进行完善，修改为“将说明书附图中反映的特征增加到权利要求或说明书中时，只有所属领域技术人员能够从附图中清楚地得出其结构和功能，并且能够清楚认识到所述特征对于发明针对的技术问题的解决而言是被特意考虑的结果。此外，增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征是不允许的。”

23. 四、研 究 成 果—短期建议 • 8、对第5.2.3.3节中增加关于加入引证文件的内容的规定，即“对于申请中引证文件的内容的补入，若属于对背景技术的修改通常允许补入；但是对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容，在原申请采用引证方式撰写而没有将具体内容写入说明书，则不允许补入。”

24. 四、研 究 成 果—短期建议 • 9、对于具体放弃的规定，一方面对第5.2.3.3节第(3)项进行完善，应当明确其中的现有技术应属于“偶然占先” 或发明思路完全不同，或者综合为“现有技术所属技术领域与发明相差甚远，解决完全不同的技术问题，发明思路完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示。”此外，至少应当明确允许在权利要求中排除不授予专利权的主题和抵触申请。

25. 四、研 究 成 果—短期建议 • 10、在第5.2.3.3节不允许的删除中，增加关于马库什权利要求的修改，即“对于马库什权利要求而言，对于有多个取代基的可选项，即使删除其中一部分可选项，是否允许应当综合考虑申请文件中记载的全部内容，尤其是实施例。”尤其给出具实践指导意义的例子。

26. 四、研 究 成 果—长远建议 但本报告认为从长远来看，对指南中关于修改的规定可以进一步完善，提出以下建议： • 1、将关于申请文件的修改规定从第八章中分离出来，作为第二部分的单独一章，以区分实体规定和程序规定，并按照第二部分其它涉及实体法条的章节顺序来撰写；

27. 四、研 究 成 果—长远建议 • 2、增加关于专利法第33条的立法思想的阐述，以明确判断的宗旨； • 3、将判断的基本原则作为首要位置列出，并对“直接地、毫无疑义的确定”给出细化的说明，而不仅仅停留在抽象概念本身。

28. 四、研 究 成 果—长远建议 • 4、对修改类型进行科学分类，并针对典型修改类型的判断作出详细的规定，给出可行的判断思路，即尽可能避免仅仅给出“直接地、毫无疑义的确定”抽象原则，而是细化到如何进行判断的思路上； • 5、提供相关的具有指导意义的例子； • 6、对摘要的修改作区别对待，进行区分。

29. 四、研 究 成 果—长远建议 其中对于修改典型类型的分类，例如可以参照本报告归纳的11种类型的基础上，进行全面的分类，对目前指南的相关规定进行整合、补充或完善，并增加缺少的那些修改类型。 本报告第四章根据上述修改建议，给出了拟定的规定。

30. 创 新 之 处 在全面收集资料在基础上，采取科学的研究方法，一方面对判断的总体原则进行了深入的探讨，另一方面主要针对11种修改类型进行了分析，获得较多的具有参考价值的判断思路或论点，收集的许多案例具有较大借鉴价值，而且对其中一部分成果通过修改建议的方式呈现在报告中。

31. 谢 谢！