知识产权民事诉讼的应对

1. 2009年天河区知识产权法律专题培训会 知识产权民事诉讼的应对 广州市中级人民法院 刘婕

2. 知识产权民事诉讼的应对 一、关于知识产权民事诉讼的程序问题 二、专利诉讼 三、商标诉讼 四、计算机软件著作权诉讼

3. 法院审理案件的流程 : • 立案→受理→向原被告送达相关诉讼资料→庭前证据交换→庭审→裁判→送达裁判文书

4. 知识产权诉讼原、被告的对抗 • 原告可从以下三方面举证： • 1、权属问题 • （1）专利证书、专利登记薄副本、缴费凭证、检索报告 • （2）转让、许可实施合同、备案登记 • （3）权利人放弃起诉或者同意起诉的声明 • 商标案件包含知名度的问题 • 2、被告实施了什么样的被控侵权行为 • （1）公证书（建议） • （2）法院证据保全的材料 • （3）原告自行收集的证据 • 3、被告需要承担侵权责任（主要是赔偿方面）的事实和法律依据 • （1）被告的主观方面，是否存在故意 • （2）被告的经营规模、侵权持续时间、地域等 • （3）涉及许可实施费的合同 • （4）合理开支：调查取证的差旅费、公证费、律师费、购买被控齐全产品的费用等等

5. 知识产权诉讼原、被告的对抗 • 被告的抗辩： • （一）程序方面：管辖问题 • （二）实体方面 • 1、权属 • （1）原告并非权利人 • （2）专利无新颖性、创造性，已向国家专利复审委提出无效申请，要求中止诉讼 • 2、被控侵权行为方面： • （1）没有实施侵权行为，或并非实际侵权人（包括出租店铺和出借营业执照等） • （2）发明、实用新型案件经比对不落入原告专利保护范围，外观设计案件与原告不相同也不相近似。商标案件中被控侵权行为与原告注册商标不相同也不相近似，不会造成混淆或误认 • （3）专利案件中，被告实施的是公知技术方案，或者先用权抗辩，或权利人专利权用尽等；商标案件中，则存在是否为通用名称或合理使用的问题 • （4）原告指控侵权的证据方面的问题 • 3、法律责任方面： • （1）专利已过保护期，或已停止被控侵权行为，无需判令停止侵权 • （2）被控侵权产品的生产/销售数量较小 • （3）销售者合法来源 • （4）专利案件中不适用公开赔礼道歉

6. 一、知识产权民诉的几个程序问题 （一）管辖（二）当事人（三）保全（四）中止诉讼

7. （一）管辖 1、级别管辖： 知识产权一审案件一般由中级法院管辖。经省法院确定，并报最高人民法院批准的基层人民法院也有权管辖其辖区内发生的一审部分商标纠纷案件、著作权、邻接权纠纷案件、制止不正当竞争纠纷案件和技术合同纠纷案件。 从2008年9月1日起，广州市中院管辖的第一审知识产权民事纠纷案件，除专利、植物新品种、集成电路布图设计纠纷案件、涉及驰名商标认定的案件、争议标的超过200万元人民币的案件和在本省有较大社会影响的案件外，均指定我市有知识产权民事纠纷案件管辖权的基层人民法院审理。

8. 商标案件的级别管辖 天河区法院——天河、黄埔（三审合一） 白云区法院——白云、花都 越秀区法院——越秀、从化市 海珠区法院——海珠、荔湾 萝岗区法院——萝岗、增城 南沙区法院——南沙、番禺 驰名商标：由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院，以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件，需报经最高人民法院批准；未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。 • 着力零起点创新 • 填补理论空白 • 探索演变性规律 • 构建框架体系 • 关注融通型领域 • 追踪时代前沿

9. 专利案件的级别管辖 专利纠纷案件、集成电路布图涉及纠纷案件、植物新品种纠纷案件由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级法院（广州市）和最高人民法院指定的中级法院管辖（深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、中山市、东莞市、江门市）。

10. 2、地域管辖 （1） 被告住所地 （2） 侵权行为地 A、行为实施地（展览会）B、结果发生地 • 98年《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》 • 最高院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》 • 侵权结果发生地，应当理解为是侵权行为直接产生的结果发生地，并非受到损害的原告住所地或者“侵权物”的达到地就是“侵权结果发生地”。 • ＊ 以销售侵权物品为由起诉销售者的，销售地法院有管辖权 • ＊ 原告对销售者不起诉，仅对制造者起诉，制造地与销售地 • 又不一致的，应由制造地（通常为被告住所地）法院管辖 • ＊ 在侵权物品销售地以制造者及销售者为共同被告起诉时， • 侵权物品销售地法院有管辖权。销售者是制造者的分支机 • 构的，其销售行为视为制造者的销售行为，原告在销售地 • 起诉制造者的制造、销售行为的，销售地法院有管辖权

11. C、侵权商品的储藏地、扣押侵权商品所在地 • 储藏地：大量或经常性储存、隐匿侵权商品所在地 • 扣押地：海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地

12. （二）当事人 1、原告 （1）权利人：专利权人、商标权人 （2）利害关系人：注册商标使用许可合同的被许可人、注 册商标财产权利的合法继承人等 • ＊ 独占使用许可合同的被许可人可以向法院提起诉讼 • ＊ 排他使用许可合同的被许可人可以和权利人共同起 • 诉，也可在权利人不起诉的情况下，自行提起诉讼 • ＊ 普通使用许可合同的被许可人经权利人明确授权， • 可以提起诉讼。 2、被告：被控侵权产品的制造者、使用者、销售者等 3、第三人

13. （三）保全 1、财产保全诉前财产保全 诉讼财产保全 2、证据保全 诉前证据保全 诉讼证据保全

14. 1、财产保全 （1）诉前财产保全 《民诉法》第九十三条规定： 利害关系人因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取财产保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。 人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取财产保全措施的，应当立即开始执行。 申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。 包括申请诉前停止侵权、诉前证据保全和诉前财产保全在内的诉前临时措施是一项特殊的知识产权救济制度。

15. （2）诉讼财产保全 《民诉法》第九十二条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，可以根据对方当事人的申请，作出财产保全的裁定。通常要求提供担保。 ＊ 对于房屋、汽车、生产设备等，均采取“活封”的方式 ＊ 实践中当事人往往提出查封对方被控侵权产品及相关的 生产资料的申请，实际上属于先予执行的内容 ＊ 担保物价值的审查，不要求完全等同于查封物品的价值 ＊ 接受信用担保，但一般要求信用担保机构或者金融机构 等出具担保函或担保证明

16. 2、证据保全 • 诉前证据保全 ＊ 《商标法》第五十八条 为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下， 商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。 法院接受申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。 法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。 申请人在法院采取保全措施后十五日内不起诉的，应解除保全。 ＊ 《专利法》六十七条 为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向法院申请保全证据。 ＊ 《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》 法院在执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时，可以根据当事人的申请，参照民事诉讼法第74条的规定，同时进行证据保全。

17. (2) 诉讼证据保全 《民诉法》第七十四条 在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下， 诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。 A、证据保全申请的审查： a、合法性 b、必要性： ＊ 证据是否可由当事人自行取得 ＊ 证据是否可由公证机关保全 ＊ 证据是否由对方当事人掌握 ＊ 所请求保全的证据与案件是否存在关联性

18. B、不同意当事人证据保全申请的主要情况以及原因：B、不同意当事人证据保全申请的主要情况以及原因： • 当事人混淆法院调查取证和法院证据保全两者的范围，例如申请法院到海关调取出口报关单等 • 当事人将应属于自己举证证明的内容提出证据保全的申请； • 当事人将本可通过其他途径取得的证据而提出证据保全的申请，如可公证购买取得的证据却直接向法院提出证据保全的申请 • 当事人混淆证据保全和先予执行的区别，例如请求查封扣押涉嫌侵权产品的申请； • 当事人申请法院采取的保全措施相互交叉重合，如复制涉嫌侵权产品的财务帐册部分的内容与“清点库存数量”的内容有重合关系，库存数量本身可从财务帐册等体现出来，故如采取对财务帐册进行复制的措施则不必再进行清点产成品或者半成品的库存 • 申请人提出的保全要求可能涉及到被申请人的商业秘密，如要求保全被申请人销售被控侵权产品的客户名单、销售区域等等，而上述资料对于证明被告的被控侵权行为并无实质性的意义 • 申请人提出的保全请求属于“陷阱取证”范畴，如申请人事先与被申请人签订虚构的交易合同并假意与被申请人交易，然后请求法院在双方交易时进行保全 • 申请人提出保全可反映生产或销售被控侵权产品的财务帐册但又不预缴审计费用；等等

19. （四）中止诉讼 1、专利中止诉讼 有下列情形之一的，可以不中止诉讼： ＊ 原告出具的检索报告未发现导致实用新 型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的 ＊ 被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公 知的 ＊ 被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或 者依据的理由明显不充分的 ＊ 法院认为不应当中止诉讼的其它情形

20. 2、商标中止诉讼 • 在商标侵权案件中，被告向商标行政主管部门请求撤销原告主张权利的注册商标的，一般不中止诉讼。但被告依据商标法第四十一条的规定请求撤销该注册商标，并有充分的证据或者理由否定该注册商标的效力的，可以中止诉讼

21. 二、专利诉讼 （一）法院审理案件的思路 ＊ 确定权利的范围 ＊ 界定侵权行为 ＊ 比对 ＊ 适用法律 （二）专利诉讼的主要类型、 1、权属纠纷 2、不侵权之诉 3、专利侵权诉讼 （三）专利侵权的民事责任

22. （一）专利诉讼的主要类型 1、权属纠纷 2、不侵权之诉 3、专利侵权诉讼

23. 1、权属纠纷 专利申请权 专利权属诉讼

24. 2、不侵权之诉 最高法院《关于石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社、北京旭阳恒兴经贸公司专利纠纷案件指定管辖的通知》 ［2004］民三他字第4号 受理条件 A、一般案件的受理条件： B、特殊条件的审查： a、权利人已向利害关系人发出了侵权警告 b、权利人在合理期限内并未依法启动纠纷解决程序 C、警告行为可能造成被警告人及其利害关系人的损失

25. 3、专利侵权诉讼 （1） 专利侵权行为 （2） 专利侵权的认定 （3） 专利权的保护范围 （4） 发明和实用新型比对原则 （5） 外观设计的对比——六面视图的对比 （6） 专利侵权的抗辩

26. （1）专利侵权行为 • 发明和实用新型专利权 • 未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品 • 外观设计 • 未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

27. （2）专利侵权的认定 A、客观上被告擅自使用了原告的有效专利 • 在被告也存在专利权的情况下，人民法院在审理专利侵权纠纷案件时，根据《专利法》规定的先申请原则，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。 • 在一般情况下，如被告发明的技术方案同原告发明的技术方案有本质的区别，被告不构成侵权。 • 如被告为了实施其从属专利而未经在先专利权人的许可，实施了在先的专利技术；或者由于前后两项实用新型专利的技术方案相同或者等同，被告对后一项重复授权专利技术的实施，均构成对原告专利权的侵犯。 • B、主观上被告实施该专利是以生产经营为目的

28. （3）专利权的保护范围 • 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 • 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

29. （4）发明和实用新型比对原则 ＊ 全面覆盖原则 ＊ 等同原则 ＊ 禁止反悔原则——对等同原则的限定 ＊ 多余指定原则——全面覆盖原则的例外，实践中慎用

30. （5）外观设计的对比——六面视图的对比 相同：同类产品的外观在视觉上无差别 相似：同类产品的外观在视觉上相近似

31. （6）专利侵权的抗辩 A 专利权不存在的 ＊ 被无效的专利权，视为自始不存在 B 不视为侵犯专利权的情况 ＊ 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可 的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的 ＊ 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、 使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的 ＊ 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国 签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具 自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的 ＊ 专为科学研究和实验而使用有关专利的 ＊ 为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医 疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的 ＊ 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于 现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权 C、销售者免除赔偿责任的情况

32. （二）专利侵权的民事责任 1、停止侵权 2、赔偿损失 ＊ 权利人损失 ＊ 侵权获利 ＊ 许可使用费 ＊ 定额赔偿——一万元以上一百万元以下 3、赔礼道歉——专利案件中不适用

33. 三、商标诉讼 （一）商标诉讼的主要几个类型 （二）商标侵权的民事责任

34. （二）商标诉讼的主要几个类型 1、商标权属纠纷 2、商标侵权纠纷

35. 1、商标权属纠纷 ＊对于要求确认商标转让无效的诉讼请求，原告在起诉时应提出财产保全的申请，即要求被告禁止对涉案商标进行转让、注销、变更注册事项、许可他人使用和办理商标权质押登记等。

36. 2、商标侵权纠纷 （1）不受理的情况 （2）法律规定的商标侵权行为 （3）商标侵权认定的基本原则 （4）关于驰名商标的司法认定 （5）商标的合理使用——商标不侵权的抗辩

37. （1）不受理的情况 ＊ 原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。 ＊ 例外： （1）原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。 （2）被诉侵权商标虽为注册商标，但被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的案件，人民法院应当依法受理

38. （2）法律规定的商标侵权行为 • A、《商标法》五十二条规定的五种情形 B、《商标法实施条列》五十条列举的情形 • C、最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

39. （3）商标侵权认定的基本原则 A 商标相同或近似的判断原则和方法 a、判断的内容 ＊ 形、音、义或组合的整体构成相近似 ＊ 误认、混淆 b、比对方法 ＊ 以相关公众的一般注意力为标准： ＊ 整体和主要部分相结合 ＊ 隔离对比 c、显著性和知名度 ＊ 对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，给予其范围越宽和强度越大的保护

40. B、类似商品和类似服务的判断 • 最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 ＊ 类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。 ＊ 类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。 ＊ 商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。 ＊ 认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断 《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

41. C、混淆、误认与认定商标侵权的关系 ＊未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册 商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外， 认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。 ＊商标标识近似不是单纯的判断标准，关键在于近似是 否有可能造成混淆，而近似并不必然引发混淆； ＊足以造成相关公众的混淆及误认是认定商标近似的必 要条件，而商标标识本身近似仅为认定商标近似的充 分条件，仅为判断侵权时应当考虑的一个因素，关键 仍在于考虑是否造成混淆的可能

42. （4）关于驰名商标的司法认定 司法认定驰名商标的审查原则： A、因需认定原则 凡商标是否驰名不是认定被诉侵权行为要件的情形，均不应认定商标是否驰名。 凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标，均无需认定。 B、被动认定原则——依当事人申请 C、事实认定原则 法院对于商标驰名的认定，仅作为案件事实和判决理由，不写入判决主文；以调解方式审结的，在调解书中对商标驰名的事实不予认定。 D、个案认定原则

43. （5）商标的合理使用——商标不侵权的抗辩 • 《商标法》第四十九条 • 注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、质量、数量及其它特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

44. 与地名有关的司法解释 ＊ [2005]民三他字第6号＊[2005]民三他字第6号 ＊ [2003]民三他字第10号

45. （三）商标侵权的民事责任 1、主要方式： （1）停止侵害 （2）排除妨碍 （3）消除危险 （4）赔偿损失——填平原则 《商标法》第五十六条 《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条 A 原告损失 B 被告获利 C 许可使用费 （实际履行情况、备案情况、许可地域及期限） D 定额赔偿 免除赔偿的情况;《商标法》第五十六条第二款 销售不知道是侵权商品，能够证明自己合法取得并说明提供者的， 不承担赔偿责任。 （5）消除影响 （6）赔礼道歉

46. 2、民事制裁 对于损害社会公共利益、故意侵犯他人知识产权的行为，人民法院要严格依据民法通则、知识产权法律和有关司法解释的规定，对侵权人予以训诫、罚款、收缴侵权制品和侵权工具的民事制裁。罚款的数额和标准，可以参照行政处罚的有关规定。对于已经过行政罚款的，人民法院一般不再给予民事罚款。

47. 计算机软件著作权诉讼 • 对于原告权利来源举证责任的要求 • （计算机软件是指计算机程序及其有关文档，不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等，《软件保护条例》第三条、第六条） • 著作权法第11条规定，著作权属于作者，如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。 • 《最高法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第7条第二款规定，在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外。 • 《软件著作权保护条例》第九条规定，软件著作权属于软件开发者，本条例另有规定的除外。如无相反证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。

48. 从上述规定可看出，著作权法、最高法院的司法解释、保护条例对于著作权人享有著作权的举证责任的要求是比较宽松的。从上述规定可看出，著作权法、最高法院的司法解释、保护条例对于著作权人享有著作权的举证责任的要求是比较宽松的。 • 建议：向国务院著作权行政管理部门规定的软件登记机构办理登记、保留底稿、创作过程、文档、立项、取得权利的合同、在源程序中保留自己的写作特征、习惯等。

49. 侵权判定 • 复制、发行等。按著作权法第四十六条、第四十七条处理。 • 没有合法来源或合法授权的，按第五十二条处理。

50. 关于鉴定问题 专家鉴定的范围 委托专家鉴定的事项是针对事实问题中涉及法官凭借自身的能力不 能解决的专业技术方面的问题，不是针对法律问题进行鉴定。 除了技术方面的问题需要鉴定外，在计算损失赔偿数额时，还常常 需要对原告的损失或者被告的获利进行会计鉴定。 鉴定机构的选定 一般由双方当事人共同协商推荐一个鉴定机构。如果双方当事人不 能协商推荐鉴定机构的，由法院选定鉴定机构。 委托鉴定的程序 鉴定由法院委托，并向鉴定机构发出委托鉴定书，连同鉴定材料一 并送交或者寄交受托的鉴定机构。鉴定人作出鉴定结论后，将鉴定 结论送交或者寄交受托法院。 对鉴定结论的质证 法官收到鉴定结论后，通知双方当事人对鉴定结论进行质证。 开庭时通知鉴定人到庭接受当事人对鉴定结论中有关问题的质询。 鉴定人确因特殊原因无法出庭的，经法院准许，可以书面答复当事人的质询。