專利要件

1. 專利要件 楊智傑 老師

2. 專利要件 • 產業上利用性 • 新穎性 • 進步性 • 充分揭露

3. 產業上利用性 • 所謂產業上利用性者，或稱實用性，係指能供產業之利用價值，於產業上得以實施及利用者。其應符合「合於實用」及「達到產業上實施之階段」 • 產業之範圍 • 專利所謂產業之涵蓋範圍，應採廣義解釋，即各種行業均應包括在內，不限工業及商業本身。 • 不問實施成本是否過高、是否能獲取經濟利益、是否能符合市場上之需要

4. 非可供產業上利用之發明 • 1.未完成之發明 • 欠缺達成目的之全部或部分技術手段的構想 • 有技術手段但顯然不能達成目的之構想 • 2.非可供營業上利用之發明 • 技術並無法在產業上加以實施利用 • 例如：吐煙圈之方法 • 3.實際上顯然無法實施之發明 • 理論上可實施、實際上無法實施 • 防止因臭氧層之減少而導致紫外線之增加已可吸收紫外線塑膠膜，包覆整個地球表面

5. 與充分揭露之關係 • 未完成之發明，有時是因為申請人未充分揭露其技術所致 • 充分揭露，使熟習該項技術者可據以實施，亦即具有「可實施性」 • 第 26條II 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者， 能瞭解其內容，並可據以實施。 • 未充分揭露，主管機關可通知申請人補充或修正（49） • 可實施性，包括一技術是否具有重複實施可能性 • 如果按照說明書只能偶能達成，或實施結果均有不同 • 目前認為未完成之發明，認定為屬於26II未充分揭露的問題

6. 產業上利用性 • 第22 條凡可供產業上利用之發明，… • 第94條凡可供產業上利用之新型，… • 第110 條凡可供產業上利用之新式樣， • 並不需要全面性的優於申請前之先前技術（prior art）

7. 新穎性 • 專利第22 條、新型第 94條 • 凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專 利： • 一、申請前已見於刊物或已公開使用者。 • 二、申請前已為公眾所知悉者。 • 發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月 內申請者，不受前項各款規定之限制： • 一、因研究、實驗者。 • 二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 • 三、非出於申請人本意而洩漏者。 • 申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、 月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

8. 設計的新穎性 • 發明、新型乃強調「相同」 • 設計乃包括「相同」和「近似」（第110條 ） • 110V 同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第一 項及前項規定之限制。但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之 新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請 取得聯合新式樣專利。 • 110VI 同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。

9. 近似 • 是否構成近似，應就其整體造型隔離觀察，有無使人產生混淆誤認之虞 • 若只是使用相同或近似之造型組件，然透過產品設計整體造型組合巧，產生截然不同之造型意象，不致產生混淆之感覺，不構成近似 • 新式樣無研究、實驗之6個月寬限期

10. 見於刊物 • 我國行政法院認為：「專利法所稱之刊物，係指國內、國外之雜誌新聞紙、書籍、商品說明書（型錄）、傳單、海報等印刷品，具有公開性之文書或圖畫，可公布特定之多眾閱覽」 • 打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等，應該也算入 • 以刊物實際發行時間為準，刊物上記載之發行日僅具有推定之效力 • 必須刊物上公開者以達到讓人知悉其技術內容之程度，如果只是抽象之理論或原則，不完整或過於簡略，尚不能稱為已見於刊物

11. 絕對新穎性 • 絕對新穎性者： • 係指發明或創作一經公開，導致他人知悉或可得而知者，不論公開之方式及公開之地點為何（國內或國外），均視為喪失新穎性。我國採絕對新穎性，故世界任何地區之公眾，倘有知悉發明或創作之情事，即有喪失新穎性之適用。 • 相對新穎性者： • 則依據公開方式及地點決定是否喪失新穎性。 • 美國、日本、中國 • 造成傳統知識與遺傳資源的生物剽竊

12. 公開使用 • 判斷是否構成公開使用，重點在於其技術或創作內容是否已經為公眾可得而知，至於使用之方式如何並不重要 • 單純製造，尚未達到公開使用 • 除非開放他人參觀製造過程 • 販賣或販賣要約，需視其行為是否足以達到讓不特定多數人知悉其技術內容之可能

13. 申請前已為公眾所知悉者 • 包括以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或界公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態

14. 新穎性喪失之擬制 • 第23 條申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專 利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其 申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。 • 第31 條同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。

15. 考古題 • 審查判斷系爭申請案是否符合專利法第31 條規定與審查判斷申請案是否符合第23條規定有何差異？（20 分）（96年專利商標審查人員）

16. 新穎性之先前技術 • 申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。 • 能為公眾得知。 • 保密義務。

17. 新穎性之引證文件 • 引證文件之公開日必須在申請案的申請日（或優先權日）之前（應注意各別主張之優先權日） • 專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分。 • 引證文件中公開之內容 • 形式上明確記載的內容 • 實質上隱含的內容

18. 新穎性之審查原則 • 逐項審查 • 獨立項具備專利要件時，附屬項應該也具備 • 獨立項不具備時，附屬則則繼續判斷 • 單獨比對 • 一發明與單一先前技術單獨比對（單一文件） • 不得就多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合來比對

19. 新穎性之判斷基準 • 完全相同 • 差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。 • 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。 • 先有下位，上位則喪失新穎性 • 先有上位，下位不喪失新穎性 • 差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。

20. 裁判字號：99年度行專訴字第58號 • 要旨：按新穎性要件中有關「直接置換」之判斷，係指經比對單一先申請案與系爭案後，就其中部分技術特徵所存之差異，為該發行所屬技術領域中具有通常知識者利用通常知識即可置換，而該置換之技術特徵與通常知識對於系爭案整體技術手段並未產生不同功效。且該發行所屬技術領域中具有通常知識者所為之置換，僅限於依通常知識可直接思及之單一技術方法，如先以結合技術方法，再併同置換技術方法者，即不屬之。

21. 觀諸原告此部分主張，係將系爭專利之結合部視成證據三中分離型式之樞接件與貫穿孔結合為一，故為分離型式以一體成型直接置換，亦即必須將證據三樞接件與圓孔先加以結合，再援引對比系爭專利申請專利範圍第1項「結合部之孔」之局部技術特徵，然此等需要進一步結合再行置換，非屬直接置換。況依原告所言同時結合及置換技術手法後，其結果仍必須將證據三定位用之螺絲及定位孔省略，續以證據三之六角形凹部改作成齒槽型式，如此證據三之結合部方與系爭專利之結合部相同。是以證據三如欲以系爭專利申請專利範圍第1項結合部之孔相同，即須運用結合、置換、省略及改作諸多技術方法，自非單一技術方法之直接置換。故原告此部分主張，業已逾越「直接置換」之範疇，要無可採。觀諸原告此部分主張，係將系爭專利之結合部視成證據三中分離型式之樞接件與貫穿孔結合為一，故為分離型式以一體成型直接置換，亦即必須將證據三樞接件與圓孔先加以結合，再援引對比系爭專利申請專利範圍第1項「結合部之孔」之局部技術特徵，然此等需要進一步結合再行置換，非屬直接置換。況依原告所言同時結合及置換技術手法後，其結果仍必須將證據三定位用之螺絲及定位孔省略，續以證據三之六角形凹部改作成齒槽型式，如此證據三之結合部方與系爭專利之結合部相同。是以證據三如欲以系爭專利申請專利範圍第1項結合部之孔相同，即須運用結合、置換、省略及改作諸多技術方法，自非單一技術方法之直接置換。故原告此部分主張，業已逾越「直接置換」之範疇，要無可採。

22. 例外 • 6個月之寬限期 • 1.因研究、實驗而公開 • 2.因陳列於展覽會而公開 • 政府主辦或經政府認可之展覽會為限 • 3.因非出於申請人本意洩漏而公開 • 因被竊取、被他人擅自洩漏

23. 申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事： • 一、因實驗而公開者。 • 二、因於刊物發表者。 • 三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 • 四、非出於其本意而洩漏者。 • 申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

24. 考古題 • 甲於2008年1月間發明的一個「軟性紙喇叭」，擬向經濟部智慧財產局申請專利，試問：（35分）（一）甲在提出專利申請前，好友乙至甲研究室發現了該發明，回去後隨即複製數個，並將之販售出去，請問依專利法規定甲有何救濟途徑？（二）乙回去後立即以「軟性紙喇叭」向經濟部智慧財產局申請專利，在取得專利權後，甲始知乙已經以其發明取得專利，請問甲可為如何之處理？（99年高考智慧財產行政）

25. 進步性（非顯而易見性） • 所謂進步性者，係指該發明或創作，並非運用申請前既有之技術及知識，而為其所屬技術領域中具有通常知識者或熟悉該項技術之人所輕易完成者。換言之，該發明或創作具有非顯而易見之性質，該申請專利範圍與先前技術比較，擁有突出之技術特徵或明顯優越之功效，非熟悉該項技術者所顯而易知者。 • 目的： • 許多發明都會後續改良，如果小小的進步就給予專利，則會對後續研發造成阻礙 • 故縮小保護範圍，降低專利權對產業競爭秩序之不利影響

26. 進步性之概念 • 該發明所屬技術領域中具有通常知識者。 • 通常知識。 • 輕易完成與顯而易知。 • 引證文件實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。

27. 進步性之審查原則 • 逐項審查 • 技術內容的組合： • 多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合 • 一份引證文件中之部分技術內容的組合 • 引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合。

28. 35 U.S.C. § 103 • Under 35 U.S.C. § 103, a patent claim is invalid "if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art."

29. obviousness analysis • The obviousness analysis is based on underlying factual inquiries including: (1) the scope and content of the prior art; (2) the level of ordinary skill in the art; (3) the differences between the claimed invention and the prior art; and (4) objective evidence of nonobviousness. Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 619 F.3d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2010).

30. 進步性的判斷 • 美國聯邦最高法院於1966年之Graham v. John Deere Co.事件，認為法院及專利專責機關判斷進步性要件時，應先認定下列事實：1.先前技術之範圍及內容，使申請專利之發明或創作有可供比較之對象。2.探求先前技術及專利申請之差異處。3.專利申請所屬技術領域之技術水準或一般技術，作為判斷進步性之基準。4.客觀證據之評量（二次要因之考量）

31. 次要因素 • 進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）包括︰ (1)發明具有無法預期的功效 (2)發明解決長期存在的問題 (3)發明克服技術偏見 (4)發明獲得商業上的成功

32. 101年度行專訴字第46號 • 專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或原告所提供之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要。如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項與證據2 至4 之差異，而為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，實無須再審酌進步性之輔助判斷。

33. 又所謂「發明獲得商業上的成功」，乃判斷系爭專利是否具進步性之輔助因素，並非唯一因素，且專利商品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，而原告所提原證15、16僅為網址及搜尋引擎檢索筆數，並無產品列表，難能認屬原告實施系爭專利而為商業化之證據。又所謂「發明獲得商業上的成功」，乃判斷系爭專利是否具進步性之輔助因素，並非唯一因素，且專利商品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，而原告所提原證15、16僅為網址及搜尋引擎檢索筆數，並無產品列表，難能認屬原告實施系爭專利而為商業化之證據。

34. 縱使原告確將系爭專利予以商品化並對外販售，然如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項已為證據2 至證據4 所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術顯能輕易完成，則原告所指系爭專利商品商業上銷售情形，是否單純起因於其技術特徵，而非基於其他技術以外之因素，即非無疑。因此，相關進步性的輔助判斷因素均不足證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項具進步性。

35. TSM標準 • 必須單獨引用一件先前技術(prior art)並結合「公知常識」的判斷，或兩件以上的先前技術組合，一一比對專利申請案中專利範圍的元件，以證明先前技術可以提供教示(teach)、聯想(suggest)或動機(motivation)供該領域技術人員可以修改先前技術而得到該專利申請案的技術，並決定是否據以核駁。

36. KSR International v. Teleflex案 • 美國最高法院 KSR International v. Teleflex 案（2007） • 最高法院並未否決 TSM 驗證原則之重要性與實用性，只是強調不可以太過拘謹運用該原則，應遵從 35 USC 103 法條文義內涵以及 Graham v. John Deere 案判例所揭示之原則

37. 反向教示：98年度民專上字第58號 • 按先前技術對於組合某些已知元件具有反向教示（teach away）之效果時，則成功地組合該已知元件之發明，即難謂係熟習該項技術者所能輕易完成，而不具進步性，惟所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，

38. 至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術僅揭露部分實施例，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段，而影響其組合該已知元件之動機。至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術僅揭露部分實施例，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段，而影響其組合該已知元件之動機。

39. 法條依據 • 22IV發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。 • 以申請日（或主張之優先權日）為判斷基準 • 不需要運用既有技術 • 輕易完成 • 94IV新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請 前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。 • 顯能輕易完成 • 刪除「增進功效」

40. 實務上認為不具備進步性 • 污水中加入清潔劑以分解油污及調解水之PH值等為水處理常用之方法，係爭技術之功效為習之技藝易於預期者 • 如果是組合發明，將複數個既有之構成要件組合而成之發明，此種組合必須在整體上要有「相乘」效果才算是創作，若只有「相加」效果，與發明要件不符。將已知之排檔桿鎖栓，鎖定組件及附加之已知汽車防盜裝置組合成「汽車防盜系統」，只有相加效果 • 系爭案與引證案皆是利用斜面、弧面等產生瞬間摩擦力具阻尼的效果，來減低撞擊力、噪音及衝擊所產生的震動，系爭案只是將引證案柱體上斜面、弧面移至殼體的內表面，此一差異乃屬簡易等效之轉換 • 將習用修正液之彈簧設計以控制出水量之技術轉用於香水筆上，而申請新型專利，為此行業者所極易思及，功效顯而易知

41. 裁判字號：97年度民專訴字第20號 • 新型雖無第94條第1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第94條第4 項定有明文。所謂「顯能輕易完成」雖不以申請專利之新型與申請前先前技術間差異之多寡為必然之依據，亦不以增進功效為必要，然基於專利制度係具有鼓勵創新及促進產業技術發展之目的，為避免單純組合已知元件而不具創新性之技術取得專利權保護，因而阻礙他人利用該技術之產業發展

42. ，倘申請專利之新型與申請前先前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理參考或查詢之資料，足以啟發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。，倘申請專利之新型與申請前先前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理參考或查詢之資料，足以啟發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。

43. 考古題 • 甲以「積體電路晶片上搭載電路板結構之構裝裝置」向經濟部智慧財產局申請發明專利，經該局編號審查，准予專利，並發給發明專利證書在案。惟該案之申請專利範圍卻於事後之行政爭訟時引起爭議，有辯稱：「該裝置之銲球固然在系爭案申請時為晶片封裝的元件之一而被列為申請專利範圍之吉普森（Jepson Type Claim）請求項的前言部分，

44. 但其如同晶片、電路板、黏性材料、鋁線及封裝保護層一樣，雖均為既知元件，如其整體組合後有『相乘』的功效增進，可產生突出的技術特徵或顯然的進步，而非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即符合專利要件，不因其是否為既知元件而有所損益。」試問：本案爭議之專利要件，係屬何種要件？請詳加說明該專利要件之意義及上述之辯稱有無理由。（35 分）（96年智慧財產行政薦任）

45. 台北高等行政法院91年度訴字第63號判決 • 「按系爭案之獨立項定義為「一種積體電路晶片上搭載電路板結構之構裝裝置，係積體電路晶片、黏性材料、電路板、保護材料及銲球之組成，其特徵在於：積體電路晶片固定於已開孔之電路板上，積體電路晶片上之線路、電路板上之線路與銲球在同一側，然後以銲線連接積體電路晶片上之連結銲墊，接著覆蓋保護材料，植銲球。」

46. 吉普森式請求項 • 該獨立項之記載形式乃「吉普森式請求項」，按國際專利實務對於「吉普森式請求項」之權利範圍解讀，均認為前言（即「其特徵在於」之前的敘述）中之敘述為習知部分或舊有成分，而請求主體（即「其特徵在於」之後的敘述）中之敘述始為新的或改良的特徵部分。換言之，系爭案已承認包含積體電路晶片、黏性材料、電路板、保護材料及銲球之組成係系爭案申請前之習知技藝，而系爭案之技術特徵乃在於利用上述習知元件進行與習知技藝不同的組合。

47. 產生突出之技術特徵或顯然的進步 • 因此，系爭案之可專利性之判斷關鍵並不在於引證案是否有完全揭示系爭案之所有構成元件（因系爭案之所有構成元件均為習知），而在於系爭案利用習知元件之組合，是否因此產生突出之技術特徵或顯然的進步，且非熟悉該項技術者所能輕易完成。」

48. 智財法院98年度行專訴字第9號國際專利分類（IPC）智財法院98年度行專訴字第9號國際專利分類（IPC） • 惟按國際專利分類（IPC）之分類體系係將有關專利之全部技術作階層性地細分，而一個完整的IPC 分類記號包含部（section）、次部（subsection）、主類（class）、次類（subclass）、主目（main group）或次目（subgroup）等階層結構，

49. 同一技術可以放在二類 • 有關「部」、「主類」、「次類」之分類體系乃涵蓋與發明專利有關的全部知識領域及整體產業類別，而針對「主目」及其以下分類標題而言，則明確定義此分類範圍內的技術主題領域，且若其附屬部分具有不同的技術主題，仍可賦予兩種以上技術主題的分類位置（參見西元2000年之IPC 使用指南第7 版第9 章多重分類；混合系統）。

50. 先前技術不一定要是同一類 • 準此而論，國際專利分類（IPC）之本質係一種分類導航式之檢索及歸類系統，且專利之發明亦可能有兩種以上技術主題的國際專利分類存在，是以，倘兩專利案在國際專利分類之分類記號縱有不同，並非必然表示二者之技術領域或技術主題不相關，仍應參酌國際專利分類所界定之技術主題及其專利說明書、申請專利範圍內容認定其所屬技術領域。