Proposta AICIPI per una revisione del Codice della Proprietà Industriale

1. Proposta AICIPI per una revisione del Codice della Proprietà Industriale Milano, 14 settembre 2009 Workshop AICIPI

2. Perché una proposta di revisione? • Già al momento dell’entrata in vigore del Codice (2005) era prevista una delega al Governo per adottare, entro un anno, disposizioni correttive ed integrative • Tale delega è stata più volte prorogata e la recente legge n. 99 del 23 luglio 2009 (ex ddl 1441-ter-B, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) la estende fino al luglio 2010

3. Legge n. 99 del 23 luglio 2009 • Art. 47 – introduzione della priorità interna • Art. 134 – abbandono del rito societario e reintroduzione del rito ordinario nei procedimenti giudiziari in materia di PI • Art. 239 – esclusione della possibilità di attuare la protezione col diritto d’autore per le opere di industrial design nei confronti di terzi che prima del 2001 (cioè prima della riforma che ha stabilito tale tipo di protezione)avevano in buona fede iniziato attività di fabbricazione e/o commercializzazione, attività che sono autorizzati a continuare nel limiti del preuso • Art. 245 - tale articolo fa salvi i procedimenti di appello svolti di fronte alle sezioni specializzate anche se in primo grado erano iniziati secondo le norme precedenti

4. Delega al governo Adottare disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all’aspetto processuale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: • Correggere errori materiali e difetti di coordinamento presenti nel CPI • Armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale • Introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi • Prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori di università o altro ente pubblico di ricerca, le invenzioni spettino all’università o ente pubblico • Riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali

5. Proposte di modifica - 1 • Art. 65: Invenzioni in ambito universitario Secondo la proposta di modifica, qualora la titolarità non sia stata concordata diversamente fra le parti nei casi di ricerche finanziate, l’università o ente pubblico di ricerca ha il diritto di chiedere un brevetto entro 6 mesi da quanto l’inventore di tale università o ente gli comunica l’invenzione; trascorso tale temine il diritto spetta all’inventore L’inventore mantiene i seguenti diritti: • di essere riconosciuto autore • di percepire almeno il trenta per cento di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto • di sfruttare gratuitamente l'invenzione ed esercitare i diritti patrimoniali se l‘università o ente pubblico ha depositato il brevetto ma non ne ha iniziato lo sfruttamento entro due anni dal rilascio • di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l‘università o ente pubblico decidesse di venderlo

6. Proposte di modifica - 2 • Art. 149: Deposito di domande europee Si propone che, ai fini di ottenere l’autorizzazione per il deposito all’estero, sia sufficiente un riassunto della descrizione in lingua italiana • Art. 198: Procedure di segretazione militare Secondo la modifica proposta, il deposito diretto di domande all’estero non è possibile senza autorizzazione e prima di 90 giorni dal deposito in Italia solo se tali domande riguardano invenzioni, modelli o topografie che potrebbero essere utili per la difesa del Paese

7. Proposte di modifica - 3 • Art. 56: Diritti conferiti dal brevetto europeo La norma specifica quando il brevetto europeo acquisisce gli stessi effetti di un brevetto nazionale. Nella proposta di modifica si contempla, oltre al caso dell’opposizione, anche quello della limitazione, ora presente nella CBE. • Rivendicazioni di un brevetto In alcune parti del Codice (Artt. 52, 53, 79, 148, 160, 173, 186, 198) le rivendicazioni sono intese come parte della descrizione, mentre in altre (Artt. 52, 79, 172) come parte separata rispetto alla descrizione. Si propone di modificare gli articoli 52, 53, 79, 148, 160, 173, 186 e 198 menzionando le rivendicazioni come una parte separata rispetto alla descrizione

8. Proposte di modifica - 4 • Art. 22: Segni distintivi L’ Art. 2 prevede la protezione di segni distintivi diversi dal marchio registrato, ma il Codice non definisce poi tale protezione. Si propone di specificare che ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente Codice previste per i marchi registrati. • Art. 24: Uso del marchio Per evitare discriminazioni rispetto ai marchi nazionali, si propone di specificare che per un marchio internazionale il termine di 5 anni di mancato uso che da luogo alla decadenza decorre dalla data in cui scade il termine per l'UIBM per formulare il rifiuto provvisorio o, qualora la registrazione internazionale sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'UIBM conferma la tutela della registrazione internazionale in modo definitivo

9. Proposte di modifica - 5 • Art. 175: Osservazioni di terzi su marchi registrati La norma prevede che le osservazioni relative all’esclusione dalla registrazione di un marchio devono essere presentate entro 2 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione o dalla pubblicazione della registrazione del marchio (se la domanda non è stata pubblicata). Si propone di estendere tale termine a3 mesi • Art. 178: Opposizione di un marchio Secondo la presente norma, il richiedente la registrazione di un marchio può chiedere la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore dell’opponente, se questo marchio è stato registrato da almeno cinque anni.Si propone di estendere da 30 a 60 giorni il periodo per fornire tale prova d'uso

10. Proposte di modifica - 6 • Art. 182: Ricorso su provvedimento di inammissibilità di un’opposizione Secondo la presente norma, le parti di un’opposizione hanno 30 giorni per presentare ricorso ad un provvedimento dell’UIBM che dichiara inammissibile o respinge l’opposizione. Si propone di portare tale termine a 60 giorni, come previsto dall’Art 135 (Ricorsi) • Art. 183: Esame delle opposizioni La norma non indica se la decisione sull'opposizione viene emessa da un solo esaminatore o da un collegio. Si propone di specificare che viene emessa da un collegio

11. Proposte di modifica - 7 • Art. 186: Pubblicazioni Si propone di prevedere che il Bollettino di ciascun titolo di proprietà industriale sia reso disponibile anche in forma telematica (secondo quanto previsto dall’art. 15 legge delega No. 273 del 12.12.2002: “Adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche”). • Art. 187: Bollettino dei marchi Si propone di aggiungere nell’articolo che il Bollettino deve specificare anche le domande soggette ad opposizione e le domande rifiutate a seguito di opposizione

12. Proposte di modifica - 8 • Artt. da 186 a 189: Bollettini Ufficiali L’Art. 197(6) prevede i Bollettini ufficiali devono dare notizia delle sentenze che pronunciano la nullità e la decadenza dei titoli di proprietà industriale, ma nei suddetti articoli relativi ai Bollettini non se ne fa menzione. Si suggerisce quindi di aggiungere una voce specifica in tali articoli. • Art. 61: Certificato complementare Si propone l’aggiunta di due commi per chiarire come deve essere fatto il calcolo della durata e per prevedere la pubblicazione con scadenza annuale della lista aggiornata con le date di scadenza dei certificati complementari per i medicinali in commercio

13. Proposte di modifica - 9 • Art. 128: Consulenza tecnica preventiva Nella proposta, il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell’accertamento della sussistenza e della violazione del diritto, facendo istanza alla sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito. Il consulente nominato dal giudice tenta la conciliazione delle parti e se la conciliazione non riesce ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. • Art. 129: Descrizione e sequestro La descrizione viene spostata dall’art. 128 all’art. 129 e unita al sequestro

14. Proposte di modifica - 10 • Art. 144: Atti di pirateria La definizione viene modificata come segue “Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico, nonché le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati” • Art. 201: Rappresentanza Il comma 3 attualmente nega la possibilità di rappresentanza per procedure di fronte alla commissione di ricorsi per procedure aventi carattere giurisdizionale, creando una discriminazione ai danni dei mandatari. Si propone di togliere tale limitazione