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如何將研究成果落實成專利並商業化. 蔡 練 生 經濟部智慧財產局. 中華民國九十二年十二月十二日. 演講大綱. 壹、前言 貳、專利 參、專利檢索 肆、專利商品化 伍、專利商品化網頁功能介紹 陸、結語. 壹、前言. 從研究成果申請專利到將物品或技術方法商品化,是一段涉及技術、法律、營運、財務及行銷等專業之繁複過程,學問浩瀚。從事研究工作者對相關知識涉獵愈豐富,對於研發策略構思與研發效益提昇將愈有助益。. 營業秘密. 報告 、 論文、心得、軟體、文件. 著作權. 內部資訊 、 專門技術 、 管理方式 、 操作手冊. 研發成果. 商標. 產品或方法
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如何將研究成果落實成專利並商業化 蔡 練 生 經濟部智慧財產局 中華民國九十二年十二月十二日
演講大綱 壹、前言 貳、專利 參、專利檢索 肆、專利商品化 伍、專利商品化網頁功能介紹 陸、結語
壹、前言 • 從研究成果申請專利到將物品或技術方法商品化,是一段涉及技術、法律、營運、財務及行銷等專業之繁複過程,學問浩瀚。從事研究工作者對相關知識涉獵愈豐富,對於研發策略構思與研發效益提昇將愈有助益。
營業秘密 報告、論文、心得、軟體、文件 著作權 內部資訊、專門技術、管理方式、操作手冊 研發成果 商標 產品或方法 發明之內容 產品名稱 專利 研發成果表現模式
貳、專利 • 目的為鼓勵、保護、利用發明與創作,以促進產業發展。 • 一方面保障發明人於一定年限內獨占使用其發明,給予可能獲得報酬的機會,而激發其發明意願; • 一方面又公開發明內容,供給大眾作為發展產業技術的參考,並防止重複研究。 • 授予專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。專利權可提供產業技術與研發成果一定期間的保護,對於研究機構與廠商企業有極大的重要性。
我國專利制度特色 • 先申請原則 • 發明早期公開制 • 發明申請審查制 • 新型、新式樣全面審查制 • 公眾審查 • 優先權制
專利期間 20年 發明專利: 12年 新型專利: 12年 新式樣專利: 圖例: 申請日, 公告日, 屆滿日 ※ 權利期間自公告日起算;屆滿日自申請日起算 專利權人應繳交證書費及年費;逾期未繳,得於 到期日起六個月內補繳,否則專利權將當然消滅
專利保護標的 發明-利用自然法則之技術思想之高度創作 物品 物 物質 微生物 製造方法 發明 方法 工作方法 使用方法 物質用途 用途 物品新用途 新型-物品之形狀、構造或其裝置之創作或改良 新式樣-物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作
專利申請人 • 發明人 • 申請權人 • 雇用人 • 受讓人 • 繼承人 • 職務相關 • 屬雇用人,應支付受雇人適當之報酬 • 依契約 • 出資聘請研發 • 依契約 • 契約未訂定屬發明人或創作人;出資人得實施 • 非職務發明 • 屬受雇人;利用雇用人資源或經驗者,雇用人於支付合理報酬後,得實施
先前技藝檢索 • 國內專利/非專利文獻檢索 • 國外專利/非專利文獻檢索 比較及判斷 審 查 准專利 不准專利 專利審查 專利 說明書 分類/ 分審
專利審查 專利 • 舉發(公眾審查) • 異議(公眾審查) 進步性 新穎性 產業上利用性 適格標的 專利審查要件
產業利用性 • 產業利用性是指發明須具實用價值,不可以是純理論的,因此物的發明必能夠製造出來,方法發明必須能夠實施該方法
新穎性 • 申請前公知之技術,任何人均可自由使用,新穎性就是防止將公知技術核准專利 • 故新穎性就是指申請時沒有存在相同技術 • 先前技術 • 先前技術必須是公開的,公眾可以得到的,無保密義務的情形 • 包括刊物、使用、口頭 • 我國採絕對新穎性 • 不論是見於刊物或公開使用 • 判斷時點為申請日或優先權日
進步性 • 發明除了須具備新穎性之外,如其技術與現有技術相較,只是微小、不具實質意義之差別,亦不能核准專利 • 進步性是指發明與先前技術相較,其差異是否具有顯而易知 • 進步性必須經創造性思維才能獲得,而不是邏輯分析、推理或簡單實驗可得者
充分揭露 • 說明書 • 應清楚完整記載發明內容,使所屬技術領域之人能瞭解其內容並可據以實施 • 說明書之記載要能夠據以實施,即所謂的充分公開 • 不可以是單純構思、物理狀態或結果
研發成果應申請何種專利之判斷 • 發明 • 物品(有一定空間形態) • 物質(化學品、醫藥品、飲食品、嗜好品) • 微生物(有生命的物質) • 製造方法、工作方法、使用方法等 • 新型 • 物品(著重在內部形狀、構造之技術創新) • 新式樣 • 物品(著重在外觀上之造型與設計)
專利權之消滅 • 專利權期滿時,自期滿之次日消滅 • 專利權人死亡,無人主張繼承權者,自歸屬國庫之日消滅 • 未繳年費者,自原繳費期限屆滿之次日起消滅 • 專利權人拋棄權利時,自書面表示之日起消滅 • 若未繳納第一年年費及證書費,專利權視為自始不存在 • 經撤銷專利權確定者,專利權視為自始不存在
專利之實施 • 第八十條 • 第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意,不得實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者,未經該他人同意,不得實施其發明。前二項再發明專利權人與原發明專利權人,或製造方法專利權人與物品專利權人,得協議交互授權實施。前項協議不成時,再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十八條申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術,須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者,再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權,應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。
營運決策單位 研究發展單位 銷售推廣單位 產品技術實施單位 專利權管理組織 專利權管理的關聯性
專利權管理的成本 • 人事費 • 權利取得費 • 權利維持費 • 權利保護費 • 資料費 • 智財教育訓練費
專利權管理組織 • 決策主管 • 定專利政策,設定目標,以及重大專利事件之決策 • 研發部門 • 開發新技術、新產品,提出發明創作之構想。 • 專利管理部門 • 辦理專利之申請,以及取得專利權後之維護。 • 提供專利資訊給研發部門參考。 • 專利侵權案件之處理,契約審查,舉辦專利權教育與訓練活動。 • 運用專利權管理系統掌握現況,並提出改善建議。 • 推廣專利權之授權及技術移轉。 • 其他部門 • 技術資料管理部門,圖書資料管理部門,法務部門
專利權管理之要點(一) • 灌輸員工有關專利權保護之正確觀念。 • 經由任用契約確認職務發明與非職務發明之權利歸屬。 • 落實研發過程記錄制度。 • 鼓勵員工就平常工作所發生之問題提出改善建議案。 • 對於各種建議提案評估申請專利之必要性與時機。 • 除加強員工的保密觀念外,並與供應商、協力廠商及經銷商簽訂保密契約。 • 於進行產品研發之前,先進行專利前案之調查與檢索,可避免重複與無益之研發。
專利權管理之要點(二) • 製作專利地圖,尋求研發之方向與契機。 • 建立內部有關專利權資訊之資訊管理系統。 • 建立內部專利管理部門,並培養兼具理工技術與專利法務知識的人才。 • 對離職員工進行面談,避免員工於離職後將職務發明提出專利之申請。 • 每年設定申請專利件數之目標,並對於既有之專利權評估繼續繳交年費維持存活之必要性。
專利權管理之要點(三) • 對於專利產品應做適當的專利權證書號數之標示,以免被仿冒時無法請求損害賠償(專82)。 • 將未達申請專利必要性之技術方案於期刊上公開,使其喪失新穎性,以免他人申請專利反使自己處於不利的局面。 • 將自己的專利權授權他人實施,或進行交互授權。 • 以專利權做為技術移轉談判時的有利籌碼。 • 對於開拓性的專利,進行國際性的申請專利策略,以及布建強而有利的專利網。
專利權之運用(一) • 消極之防衛 • 在自己的專利權範圍內實施,除非有再發明之情事,可以不必擔心他人的干涉或要求權利金。 • 研發成果的保護 • 研發成果獲准專利後,可以排除他人未經專利權人同意的製造、販賣、使用與進口專利物品之行為,確保市場的獨占。 • 專利權數目是一種正面的指標 • 研究機構獲得專利權數目越多,表示其研發能力越強。公司所持有的專利權數目越多,表示其市場競爭力越強。一個國家每十萬人所擁有的有效專利多寡,影響國家競爭力之排名。
專利權之運用(二) • 促進技術移轉 • 在進行技術移轉時,倘若該技術之核心獲准專利,則在技術移轉談判時,不僅可免除保密協約之簽訂,也會讓被移轉人對於該技術有信心,而容易達成技術之移轉。 • 積極主張權利 • 倘發現他人未經同意就實施自己所擁有專利權中之發明,可經由協商、訴訟或仲裁等手續,要求對方給付權利金或締結專利授權契約。 • 促進交互授權 • 如果自己有足夠多數的專利權,當碰到國內外公司來索取權利金時,便有籌碼談判交互授權,而少付或不用付權利金。
專利權之運用(三) • 籌措資金 • 專利權是一種準物權,不但可以授權、讓與,也可以設定質權。換言之,有可能將專利權設定質權給銀行,而取得資金。又於公司清算時,專利權亦應做為有價資產來評估。 • 創業與技術合作 • 在高科技之領域,例如生物技術與醫藥業等,經常是擁有幾件明星專利(big hits),便可開創事業或充做技術合作之股本。
參、專利檢索 • 根據世界智慧財產權組織(WIPO)統計, 從專利文獻中可以查到90% 以上的研發成果;善加利用專利資訊可以縮短研發時間60%,節省研發經費40%。是故專利資料庫之檢索技能,非常值得研發人員學習與熟悉
專利檢索方法性 • 關鍵字詞 • 技術/產品/方法關鍵字詞 • 主要發明人、競爭者字詞 • IPC/UPC…字詞 • 資訊輔助系統 • Text-Mining技術應用 • 語意分析技術應用 • …
專利檢索應用性 商品化後競爭階段 專利維護/評估階段 研發成果應用階段 • 專利價值評量 • 專利維護可行性評估 競爭前研發階段 技術研發規劃階段 技術研究發展階段 申請專利階段 • 技術可行性評估 • 專利可行性評估 • 技術策略擬定 • 專利佈局 • 研發資源配置策略 • 前案專利動態監控 • 權力範圍設定 • 掌握研發技術成果 • 排他利用專利 • 合縱連橫,交互授權 • 鑑價、技術移轉等加值應用階段 投入階段 技術創意開發階段 • 蒐集技術新知 • 累積技術能量 • 啟發創意思想 技術研發生命週期
國外專利資料庫-STN(Scientific and Technical Network)
肆、專利商品化 • 開發產品模式階段 • 籌措產銷資金階段 • 公司創立階段 • 產品生產線建立階段 • 產品行銷推廣階段
專利具備商品化條件 • 大眾化、普遍性及時效性 • 為當時技術能力所能達成 • 具有高度經濟價值
專利商品化模式 • 自行開發 • 授權生產、製造或銷售 • 技術合作 • 技術移轉 • 賣斷專利權 • 其他
專利商品化輔導 • 經濟部智慧財產局 • 經濟部工業局 • 經濟部中小企業處 • 財政部各地區國稅局(租稅減免)
伍、智慧局專利商品化網頁功能介紹 • 為推廣專利商品化業務,提供企業、廠商、發明人商品化相關資訊,包括政府各部門協助機制、自行創業與工商企業合作模式、授權、讓與、技術移轉、鑑價、契約訂定,創業投資,侵權排除、訴訟…等資訊,經濟部智慧財產局於九十一年初建置專利商品化網站。 • 參考網址: http//www.tipo.gov.tw/pcm
專利商品化教室–遠距教學 • 專利商品化基礎、應用等課程共計18篇及四場研討會17堂課程。 • 專利資料庫檢索系統演練教學共計3篇 • 智慧財產局國內外專利說明書資料庫系統 • 美國專利商標局( USPTO )資料庫檢索系統 • 未來將持續新增,EPO、PAJ資料庫檢索系統 • 不受時間、空間以及人數限制 • 採用影音、投影片同步教學 • 備有課程討論區