企业知识产权风险预警与应对

企业知识产权风险预警与应对 1、企业的知识产权风险 2、不同层次企业的知识产权风险对策 3、专利申请策略的制定 4、防范侵权与侵权防御

一、企业的知识产权风险 • 企业研发完成后因没有及时申请专利而带来风险； • 专利因为撰写质量不高，既公开了技术方案又没有很好的保护技术和市场； • 公司产品进入某一市场前，因不了解相关国家的专利状况，而存在较大侵权风险； • 专利许可中的知识产权问题。

企业的知识产权风险 • 研发型企业； • 生产型企业； • 经营型企业；

企业的知识产权风险 • 下游企业风险转嫁上游企业 • 案例1. DVD • 案例2. 小天鹅与GE • 仿冒与被仿冒（侵权与被侵权） • 案例：我国温州打火机出口国外屡次遭受技术壁垒限制，解决问题的核心是标准和技术壁垒后面的专利技术 • 案例：不进行专利检索就立项开发别人已有技术 • 海外侵权 • 知识产权经营中的风险（权利实施方式与协议）

二、不同层次企业的知识产权风险对策 • 加工型企业 • OEM协议中必须完善知识产权条款，避免委托方将侵权风险转嫁给受托方 • 在已有技术的基础上不断改进和完善，形成自己的知识产权和专利池，提高抵御风险能力、提高竞争力，摆脱对委托方的依赖 • 技术仿冒型企业 • 研究竞争对手的专利布局，规避已有专利，尽可能取得大量依存专利，增加进入市场和参与市场竞争的筹码

不同层次企业的知识产权风险对策 • 技术研发型企业 • 知识产权的创造 • 知识产权的保护 • 知识产权的管理 • 知识产权的应用

知识产权的创造 • 自主创新与跟踪模仿 • 原始创新与选择发明 • 制定研发计划（立项）与专利现状调研（文献检索） • 专利状况改变与调整研发方向

知识产权的保护 (1)新成果首先决定是否需要申请专利； (2)选用合适的申请形式； (3)选择适当的申请时机； (4)发生侵权时要敢于提出侵权诉讼；

知识产权的管理 • 保密与公开 • 法律状况监视与调整 • 科学实验与商业化目的 • 权力归属与激励机制 • 合同约定与证据保全

专利申请的充分公开与技术秘密 • 充分公开的条件：本领域普通技术人员根据说明书记载的内容能够再现所述的发明 • 技术秘密的保留不应以损害发明的再现为代价

法律状况监视与调整 • 适时地补充、更新或放弃一些研究计划 • 对已有专利的状况以及是否需要维持进行监督和决策

科学实验与商业化目的 • 不视为侵权 • 专利技术用于进行科学实验 • 侵权 • 专利技术用于商业化目的（Ondansetron）

权属问题 • 发明人与申请人的法律地位（不同的权利） • 提出构思与付诸实践的关系 • 合作开发与委托开发的关系 • 投资与利用工作条件 • 利益分配原则（合同的重要性）

合同约定与证据保全 • 权利归属与权利的使用 • 证据的保全与使用

知识产权的应用 • 防范侵权 • 知识产权经营

三、专利申请策略的制定 （一）发明与发现发明是以科学发现为基础，在发现的基础上将自然规律应用于实践中，从而构成发明。

专利申请策略的制定 （二）申请文件的撰写策略 • 专利申请文件的撰写不同于： • 实验报告 • 产品鉴定报告 • 使用许可文件

专利申请策略的制定 （三）专利申请文件的撰写要求 • 申请文件 • 说明书 • 权利要求书 • 说明书摘要 • 附图 • 摘要附图

（三）专利申请文件的撰写要求 • 说明书的撰写 • 法律依据： • 专利法第26条第3款 • 专利法实施细则第18－19条 • 要求： • 清楚 • 完整 • 充分公开

说明书－－清楚 • 主题明确 • 目的、技术方案和效果相互适应 • 用词准确 • 说明书附图符合规定

说明书－－完整 • 帮助理解发明或者实用新型不可缺少的内容 • 确定发明或者实用新型的新颖性、创造性和实用性所需的内容 • 发明目的 • 技术解决方案 • 有益效果 • 再现发明或者实用新型所需的内容 • 达到发明目的的技术解决方案的实施方式

说明书－－充分公开 • 以本领域专业人员能否按照说明书的描述再现该发明作为标准

（三）专利申请文件的撰写要求 • 权利要求书的撰写 • 法律依据： • 专利法第26条第4款 • 专利法实施细则第20－23条

权利要求书的撰写 • 要求： • 以说明书为依据，说明要求专利保护的范围 • 表明要求保护的内容 • 清楚和简明 • 以说明书作为充分依据

（四）发明专利申请的审查 • 新颖性 • 法律依据：专利法第22条第2款 • 破坏发明新颖性的现有技术： • 出版物公开 • 使用公开和其他方式的公开 • 抵触申请

（四）发明专利申请的审查 • 创造性 • 法律依据：专利法第22条第3款 • 审查基准： • 突出的实质性特点 • 显著的进步

（四）发明专利申请的审查 • 实用性 • 法律依据：专利法第22条第4款

（五）申请专利之前、之中、之后需要注意的问题（五）申请专利之前、之中、之后需要注意的问题 • 之前：了解现有技术的状况 • 之中：制定合理的专利申请方案 • 之后：要进行定期监视追踪

（六）企业知识产权部门的职责 • 参与政策制定 • 定期调研 • 关注竞争对手 • 更新调整研究计划 • 制订专利申请计划 • 对已有专利的状况以及是否需要维持进行监督和决策 • 防范侵权与知识产权许可

（七）科研技术人员应注意的问题 • 利用专利保护 • 正确对待技术公开与技术秘密 • 利用专利文献确定课题立项 • 定期监视专利动态

（八）有关专利申请的一些技巧 • 把握时机 • 注意撰写技巧

（九）申请国际专利应该注意的问题 • 需求 • 替代方法 • 经济利益 • 开发国外市场的方式

四、防范侵权与侵权防御 1.侵权的情形 2.侵权防御

防范侵权与侵权防御 1.侵权的情形字面侵权等同侵权 2.侵权防御不侵权抗辩自由公知技术抗辩专利无效抗辩先用权抗辩科学研究与教学应用

不侵权抗辩 • 被控侵权物（产品或方法）缺少原告的发明或者实用新型专利权利要求中记载的必要技术特征,不构成侵犯专利权。 • 被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要求中对应必要技术特征相比,有一项或者一项以上的技术特征有了本质区别，不构成侵犯专利权。

自由公知技术抗辩 • 也称做已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案相同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术相同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。 • 自由公知技术是指已经进入公有领域的公知技术，即专利申请日前在国内外合法刊物上公开发表，在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，任何公民和单位有权使用自由公知技术。

专利无效抗辩 • 专利侵权诉讼中最普遍、最有效的抗辩方法。 • 条件：被告在案件答辩期限内向专利复审委员会提出被诉侵权专利无效的请求，并将专利局复审委员会出具的受理通知提交法院。

先用权抗辩 • 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为,不视为侵犯专利权。 • 条件是：不涉及商业秘密侵犯。

科学研究与教学应用 • 专利侵权的例外

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