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« L’imagination est plus importante que le savoir » Albert Einstein (Sur la Science)

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APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE L’ANNEE 2012 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE (MOTIFS ABSOLUS) Paris, 30 novembre 2012 José MONTEIRO (L’Oréal). « L’imagination est plus importante que le savoir » Albert Einstein (Sur la Science).

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APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE L’ANNEE 2012 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE (MOTIFS ABSOLUS)Paris, 30 novembre 2012José MONTEIRO (L’Oréal)

APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

l imagination est plus importante que le savoir albert einstein sur la science
« L’imagination est plus importante que le savoir »Albert Einstein (Sur la Science)

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CJUE 22 mars 2012, aff. C-190/10, Genesis SegurosContenu de la notion « date de dépôt »dans le système de la marque communautaire?

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Faits:Deux sociétés espagnoles se disputent l’antériorité de la marque RIZO, déposée comme marque espagnole et CTM, le même jour (12 décembre 2003), pour les mêmes produits (classe 28).Le titulaire de la CTM fait opposition contre la demande nationale.

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Question Préjudicielle :Afin de déterminer la priorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, l’art. 27 du RMC peut-il être interprété de manière qu’il peut être tenu compte, non seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la minute du dépôt de la demande, lorsque la réglementation nationale applicable au dépôt national considère que l’heure du dépôt est un élément pertinent?

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Réponse de la Cour:L’art. 27 du RMC doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de l’heure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, afin de déterminer l’antériorité d’une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour dont, dans la réglementation nationale applicable, l’heure et la minute du dépôt sont des éléments pertinents.

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Les deux marques en conflit sont réputées avoir été déposées le même jour.Cette interprétation est la conséquence de l’absence d’harmonisation du système des temps légaux au sein de l’UE. Elle est aussi conforme à la CUP (droit de priorité).

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CJUE 19 juin 2012, aff. C-307/10, IP TRANSLATORDescription des produits et services: Portée de l’intitulé des classes.

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Communication n°4/2003 du Président de l’OHMI:Le fait d’utiliser les indications générales ou les intitulés de classe entiers prévus dans la classification de Nice, constitue une spécification correcte des produits et services dans une demande de marque communautaire. L’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière constitue une revendication à l’égard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière.»

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FaitsLe Chartered Institute of Patent Attorneys a déposé la marque IP TRANSLATOR auprès de l’Office du RU pour désigner l’entier libellé de la classe 41 : éducation, formation, activités culturelles et sportives.Le dépôt est refusé au motif que le signe est descriptif et manque de caractère distinctif.

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Selon le UKTM Office, en application de la Communication n°4/03 de l’OHMI, la demande litigieuse couvrirait non seulement les services formellement revendiqués, mais aussi tous les autres services compris dans la classe 41 et notamment les services de traduction.

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QUESTIONS PREJUCIELLES :« Dans le cadre de la directive sur les marques : 1)Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision?2)Est-il admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification afin d’identifier les divers produits ou services? 3)Est-il admissible qu’une telle utilisation des intitulés de classes soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 du Président de l’OHMI?»

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Réponses de la Cour :1) la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque;

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2) La directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise;

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3) Le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée doit préciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains, le demandeur est obligé de préciser lesquels sont visés.

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Il résulte de l’arrêt de la CJCE que l’approche interprétative des intitulés des classes résultant de la Communication 4/03, selon laquelle la désignation d’un terme générique est présumée couvrir tous les produits de la même famille, est abandonnée au profit d’une approche plus littérale qui vise à donner aux termes utilisés leur signification naturelle et habituelle

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Quelles conséquences pratiques tirer de cet arrêt?1) La portée de la classification est celle qui lui est attribuée dans chaque Etat signataire;2) Les mentions générales demeurent possibles;3) La mention “la protection est revendiquée pour tous les produits ou services …” garde son intérêt notamment dans les domaines sujets à évolution.

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Ayant été involontairement à l’origine du litige, quelles conséquences l’OHMI a tiré de l’arrêt de la CJCE?

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Question : Avec la nouvelle pratique de l’Officele signe IP TRANSLATOR serait-il jugé descriptif et refusé en application de l’art. 7-1, c) du RMC par l’OHMI ?

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L’interprétation du contenu des libellés sera la tartre à la crème des plaideurs dans les années à venir.

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AVIS OMPI 23 novembre 2012« La règle 9 du RE commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid, ne permet pas d’inclure dans les demandes internationales des indications selon lesquelles l’utilisation des intitulés des classes vise à couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées.

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tue 19 janvier 2012 aff t 103 11 revendication d anciennet s art 34 rmc
TUE 19 janvier 2012, aff. T-103/11: revendication d’anciennetés (art. 34 RMC)

Demande de marque communautaire

Marque nationale antérieure

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Trois conditions cumulatives pour qu’il puisse être fait droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure: 1) la marque nationale antérieure et la marque communautaire demandée doivent être identiques ;2) les produits ou services de la CTM doivent être identiques ou contenus dans ceux visés par la marque nationale antérieure ; 3) le titulaire doit être le même.

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La condition de l’identité entre la demande de marque communautaire et la marque nationale antérieure doit être interprétée de façon stricte et par référence à la décision de la Cour dans l’affaire LTJ Diffusion (C-291/00)en ce sens que seules des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues sont admises.

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TUE 1er février 2012: aff. T-291/09: dépôt de mauvaise foiGRAND PRIX (Hannibal) DE LA PLUS MAUVAISE DECISION DE L’ANNEE

Marque communautaire

contestée

Droit national antérieur

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Décision de l’Office confirmée par le Tribunal: - La demande de marque communautaire contestée de 2002 est la « suite logique » au niveau international, de l’usage de la marque en Espagne;- Il n’existait aucune relation directe ou indirecte entre les parties au conflit qui aurait entraîné l’appropriation frauduleuse; - Ni d’élément permettant d’établir que le déposant aurait décidé d’exploiter la réputation de la marque antérieure.

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Beaucoup de critiques (en droit et en fait): L’usage limité de la marque espagnole entre 1994 et 2002 ne permet pas de dire que la CTM est une extension de la marque nationale;La notion de « continuité » entre les deux ne pouvait constituer un critère dans l’appréciation de la bonne foi du déposant de la CTM que si l’Office (Tribunal) pouvait examiner le caractère frauduleux du dépôt national;La stricte identité entre la CTM et la marque antérieure ne peut pas résulter du hasard;Le titulaire de la CTM a tenté de la céder pour la somme de 5 M$ : liberté du commerce?

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la marque communautaire valable signes susceptibles de constituer une marque art 7 1 a rmc
La Marque Communautaire ValableSignes susceptibles de constituer une marque (art. 7-1, a) RMC)

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tue 14 juin 2012 aff t 293 10
TUE 14 juin 2012, aff. T-293/10
  • Marque de couleur : la protection est demandée pour les sept couleurs en tant que telles
  • Description: Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le tout étant caractérisé par le fait que :
  • les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes et
  • chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux.

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Faits : La demande de marque communautaire a été présentée le 17 janvier 2007 et publiée le 30 juillet sans objection; Postérieurement à la publication (le 10 septembre 2009) l’examinateur a émis un avis requalifiant la demande en « marque figurative », et il a refusé la demande car la représentation n’était pas conforme à l’art. 4 du RMC.

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Selon la chambre de recours la description ne serait pas complète par elle-même, ni cohérente pour autant qu’elle elle n’est pas claire, précise et intelligible.

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Moyens du recours devant le TUE :1er moyen: En raison du délai trop long entre la lettre de l’avis de publication du 13 avril 2007 et celle de l’examinateur du 10 septembre 2009, soulevant certaines objections, l’OHMI n’a plus le droit de rouvrir la procédure d’examen et la chambre de recours ne pouvait plus examiner les questions de fond.

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Le Tribunal est en partie d’accord. Il considère que plus de 2 ans après, si l’Office voulait revenir sur la décision de publication il aurait du le faire selon la procédure de révocation de l’art. 80 du RMC.

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Toutefois, un déposant ne bénéficie jamais d’un droit acquis à l’enregistrement de sa marque et un motif absolu de refus tiré de l’art. 4 peut être examiné à tout moment de la procédure d’enregistrement.

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« Si regrettable que puisse être le délai excessif écoulé entre la lettre de l’examinateur du 13 avril 2007 et celle 10 septembre 2009, le temps mis par celui-ci pour se prononcer sur un motif absolu de refus tiré de l’art. 4 n’est pas de nature à empêcher la chambre de recours de rejeter la demandede marque communautaire sur cette base ».

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3ème moyen: Selon le déposant les critères relatifs aux niveaux de perception et d’intelligence normauxou à une très grande énergie intellectuelle et imagination, utilisés par la chambre de recours ne constituent pas des expressions juridiques et n’ont pas une signification suffisamment précise.

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Le tribunal ne le suit pas et estime au contraire qu’il faut une grande énergie intellectuelle et une grande imagination pour arriver à la conclusion, à partir de la description, que le signe pour lequel le déposant souhaite obtenir la protection en tant que marque de couleur, est un cube.

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Au vu de ces éléments, le signe pour lequel l’enregistrement est demandé n’est pas une marque de couleur en tant que telle, mais une marque tridimensionnelle ou figurative correspondant à l’apparence extérieure d’un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs.

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La description globale de la marque est donc empreinte d’ambiguïté et de contradiction laquelle rend le signe non recevable à l’enregistrement en application de l’article 4 du RMC.

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signes d pourvus de caract re distinctif art 7 1 b du rmc
Signes dépourvus de caractère distinctif (art. 7-1, b) du RMC).

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Expressions laudatives ou exclusivement informatives CJUE 12 juillet 2012, aff. C-311/11,WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACH

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Le signe litigieux est composé de la combinaison de cinq mots courants; L’ensemble apparait comme un slogan publicitaire qui transmet un message élogieux selon lequel les produits visés rendent simple ce qui est compliqué; Respecte la syntaxe et la grammaire allemandes et ne comporte aucun élément inhabituel; Sa concision, l’utilisation substantive du verbe ou l’absence de virgule, n’introduisent aucun jeu de mots ni aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise, de nature à conférer au signe demandé un caractère distinctif.

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La Cour confirme les conclusions du tribunal.Le signe WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACHn’est pas perçu par le public comme une indication d’origine commerciale des produits et services visés.

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Quelle relation entre le niveau de spécialisation du public et le seuil de distinctivité du signe ?Le fait que le public pertinent est un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante pour l’appréciation du caractère distinctif. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé est plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé.

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marques figuratives et tridimensionnelles
MARQUES FIGURATIVES ET TRIDIMENSIONNELLES

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cjue 24 mai 2012 aff c 98 11
CJUE 24 mai 2012, aff. C-98/11

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Décision contestée:La forme d’un lapin assis ou blotti est une forme typique des lapins en chocolat ; il existe sur le marché d’autres produits également emballés dans une feuille dorée;il est d’usage de garnir des animaux en chocolat ou leur emballage de nœuds, de rubans et de cloches. Dans l’ensemble ces caractéristiques ne sont pas suffisamment éloignées de celles des formes de base utilisées pour l’emballage du chocolat.

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Sur l’article 7-3:Dans son recours la société Lindt reprochait au tribunal d’avoir jugé que, pour être admise à l’enregistrement au titre de l’usage qui a pu en être fait, la marque en cause devait avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres.

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Dans la décision contestée le TUE avait rejeté l’acquisition du caractère par l’usage au motif que les preuves apportées concernaient uniquement l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. Cependant le déposant prétendait en outre, que dès lors que la marque bénéficiait d’un enregistrement dans quinze autres Etats membres, elle possédait dans ces Etats, un caractère distinctif intrinsèque.

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Réponse de la Cour (point 62):« En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement,

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il convient de relever que, même s’il est vrai que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’a pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. 

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Faut-il conclure que la Cour sonne le requiem de l’exigence de l’acquisition d’un caractère distinctif Etat par Etat, chaque Etat membre ayant au demeurant le même poids juridique quel que soit son poids économique et social, en faveur du concept de marché de l’UE pris dans sa globalité ? L’espoir est désormais permis.

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cjue 6 septembre 2012 aff c 96 11 forme d une souris en chocolat
CJUE 6 septembre 2012, aff. C-96/11, forme d’une souris en chocolat.

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Décision du Tribunal confirmée par la Cour:La marque critiquée est constituée par une combinaison d’éléments de présentation venant naturellement à l’esprit et qui sont typiques des confiseries en chocolat. Elle apparait comme une variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur des confiseries et ne diverge pas de manière significative des normes ou habitudes du secteur.Partant, elle ne permet pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les confiseries de la requérante de celles ayant une autre origine commerciale.

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tue 12 juillet 2012 aff t 323 11 forme d une bouteille
TUE 12 juillet 2012, aff. T-323/11, forme d’une bouteille

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Arrêt du Tribunal:L’emploi de bouteilles en verre de couleur sombre, par exemple brun foncé, vert foncé ou, comme en l’espèce, ambre foncé, obéit à un impératif technique de conditionnement, étant donné que la bière doit être protégée de la lumière, néfaste pour ce produit. De même, les différentes images de bouteilles de bières contenues dans le dossier, prouvent que de nombreuses bières sont commercialisées dans des bouteilles dont la forme est analogue à la forme demandée.

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Sur le motif représentant la pierre aux douze angles qui serait considérée comme la figure la plus représentative de la perfection dans l’architecture inca,le déposant n’a pas démontré qu’elle serait reconnue comme telle dans l’UE de sorte qu’elle sera perçue par les consommateurs comme un simple motif décoratif en relief, sans en connaître la signification.

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tue 19 septembre 2012 aff t 26 11 motif de tissus carreaux
TUE 19 septembre 2012,aff. T-26/11, motif de tissus à carreaux

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Confirmation du refus:Dans le domaine des tissus et des vêtements, les décors à carreaux sont très courants et sont généralement perçus par le consommateur comme de simples motifs à la mode, et non comme une indication de l’origine. Ainsi le public pertinent ne voit pas dans le signe contesté l’indication d’une entreprise déterminée, mais une apparence habituelle et évidente du produit lui‑même.La marque serait donc dépourvue de caractère distinctif,

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Selon le Tribunal un déposant ne saurait se prévaloir des enregistrements communautaires ou nationaux, de signes similaires d’une société concurrente pour justifier du caractère distinctif de sa demande, sans préciser dans quelles conditions ils ont été obtenus. Or on ne peut pas exclure qu’ils aient été obtenus sur la base d’une distinctivité acquise par l’usage.

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Autres affaires similaires du même déposant

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signes descriptifs art 7 1 c du rmc
Signesdescriptifs(art. 7-1, c) du RMC)

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Néologismes :TUE 2 février 2012, aff. T-321/09, ARRAYBOXLe mot ARRAY se réfère à un agencement de composants, alors que le mot BOX désigne un contenant en forme de caisse ou de boîte. Dans son ensemble, le signe ARRAYBOX désigne une boîte qui enregistre, stocke, traite et évalue des données.

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Il s’agit d’un néologisme dont chacun des éléments qui le compose est descriptif des caractéristiques des produits et services dont l’ensemble est aussi descriptif des caractéristiques de ces produits et services, pour autant qu’il n’existe pas un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent.

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Autres signes nominauxTUE 15 novembre 2012, aff. T-278/09, marque collective GGSelon l’Office, la marque communautaire GG ne peut pas bénéficier de l’immunité de l’art. 66-2 (il ne s’agit d’une IGP); dès lors que le caractère distinctif devait être apprécié selon les caractères habituels pour les marques individuelles.

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Sur le fond, les lettres GG constituent l’abréviation de l’expression GROβES GEWÄCHS signifiant « grand cru », utilisée dans le domaine des vins,Il s’agit dès lors d’une indication clairement et directement descriptive,et ce d’autant plus qu’il est d’usage d’utiliser des abréviations dans le domaine du vin en Allemagne.

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TUE 21 novembre 2012, aff. T-338/11, PHOTOS.COMLes deux composants du signe, individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque. Le terme PHOTOS informe immédiatement le public pertinent que les produits et les services sont liés à la photographie;L’élément .COM sera immédiatement reconnu comme renvoyant à un site Internet. Il s’agit d’un élément technique et générique.

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Le fait d’accoler l’élément .com à un terme descriptif et dépourvu de caractère distinctif, n’a pas pour effet de rendre le signe distinctif dans son ensemble pour autant que dans un nom de domaine la partie distinctive n’est pas le domaine de premier niveau, qui est générique, mais le domaine de deuxième niveau, lequel est aussi dépourvu de caractère distinctif.

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Sur la propriété du nom de domaine correspondant à la marque contestée:Le caractère distinctif d’une marque correspondant à un nom de domaine ne saurait être apprécié par rapport aux modalités d’accès à internet et le caractère unique du nom de domaine.Ainsi le défaut de caractère distinctif du signe correspondant au nom de domaine ne saurait être compensé par le caractère exclusif de celui-ci.

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Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage:Le fait que la marque corresponde au nom de domaine ne suffit pas à établir qu’elle ait été utilisée au sens de l’article 7-3,et le fait que le site soit accessible dans le monde entier et que chacun puisse y accéder en tout lieu et s’informer sur les produits et les services proposés, ne signifie pas que le nom de domaine ait également rempli la fonction de marque pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

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Cette décision illustre une fois de plus, la difficulté éprouvée par les chambres de recours et le tribunal de l’UE à faire la distinction entre la marque de services, l’enseigne ou le nom commercial, lorsque, comme il arrive souvent, le même signe remplit cette triple fonction.

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Or nul ne conteste aujourd’hui que le nom de domaine est à la boutique virtuelle constituée par un site marchand sur internet, ce que la marque de services et l’enseigne sont au fonds de commerce dans le monde réel

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TUE 8 novembre 2012, aff. T-415/11, NUTRISKIN PROTECTION COMPLEXLe terme SKIN est le mot anglais désignant la peau; le terme NUTRI doit être compris comme faisant référence à la nutrition; il n’existe pas de différence notable entre le néologisme NUTRISKIN et la simple somme de ses composantes descriptives. Cet élément de la marque est compris comme une description d’une caractéristique des produits désignés;La signification descriptive est, encore, renforcée par les éléments, également descriptifs qui complètent le signe, PROTECTION et COMPLEX.

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tue 13 septembre 2012 aff t 72 11 espetec marque descriptive dans une langue r gionale
TUE 13 septembre 2012, aff. T-72/11ESPETECmarque descriptive dans une langue régionale

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En raison du caractère unitaire de la CTM, un vocable déposé comme marque communautaire peut être refusé à l’enregistrement lorsqu’il est descriptif dans une langue nationale, mais aussi dans un langue régionale, voire purement locale. Ainsi la marque ESPETEC désignant les produits de charcuterie a été refusée pour autant que ce terme signifie « fouet » en catalan et désigne une pièce de charcuterie fine et longue ressemblant à un saucisson.

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CJUE 10 juillet 2012, aff. C-582/11SCOMBER MIX:Le caractère descriptif d’un signe désignant des conserves de poissons, peut résulter de la compréhension du signe par les consommateurs du produit, mais aussi par les professionnels intervenant dans le processus de fabrication de distribution ou de vente.

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Signes constitués par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (article 7-1, e) (ii) et (iii) du RMC 

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tue 8 mai 2012 aff t 331 10 tue 8 mai 2012 aff t 416 10
TUE 8 mai 2012, aff. T-331/10 TUE 8 mai 2012, aff. T-416/10

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L’Office avait accueilli les actions en annulation des deux marques estimant que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche d’un couteau et que les pois noirs représentaient des creux. Selon le chambre de recours ces creux qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir celui d’éviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, cette caractéristique étant décrite dans un brevet américain du titulaire.

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Le tribunal annule les deux décisions:Il critique les décisions de la chambre de recours qui a fondé ses conclusions sur le postulat déduit de l’examen des produits du déposant, selon lequel les pois noirs représentaient des creux et constituaient une structure antidérapante.Or pour le Tribunal, rien dans la représentation du signe ne suggère que ces poids représentent des creux plutôt que des motifs de décoration.

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tue 19 septembre 2012 aff t 164 11
TUE 19 septembre 2012, aff. T-164/11,

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Dans le décision critiquée, la chambre de recours de l’OHMI avait considéré que la marque contestée consistait en une forme qui, dans ses caractéristiques essentielles à savoir, le manche incurvé avec une extrémité inclinée, l’effilement du manche à l’avant et son élargissement à l’arrière et la vis moletée, ont une finalité exclusivement fonctionnelle. Partant le signe est constitué exclusivement par la forme des produits nécessaire à l’obtention du résultat technique.

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Le Tribunal confirme: Se fondant sur un brevet américain qui décrit les fonctionnalités du couteau litigieux il indique que l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre facilite la découpe ; que la forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes en les rendant plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte ; enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils.

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Selon le Tribunal, l’existence d’un brevet est une preuve pratiquement irréfutable que les caractéristiques qu’il divulgue ou revendique, sont fonctionnelles.

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exercice du droit
Exercice du droit

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CJUE 16 février 2012, aff. C-488/10 : Effet de la propriété d’un droit concurrent comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

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elle voit apparaitre sur le march des bornes similaires
Elle voit apparaitre sur le marché des bornes similaires

Une société espagnole est titulaire du modèle communautaire de bornes de balisage ci-dessous:

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Questions préjudicielles posées par le Tribunal des Modèles Communautaires d’Alicante1) Dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle, institué à l’article 19-1, du règlement, s’étend-il à tout tiers qui utilise un autre dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente ou exclut-il au contraire le tiers qui utilise un dessin ou modèle communautaire postérieur enregistré en sa faveur tant que celui-ci n’est pas annulé?

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2) La réponse à la question précédente est-elle indépendante de l’intention du tiers ou de son comportement, celui-ci ayant déposé le dessin ou modèle communautaire après avoir reçu la lettre de mise en demeure envoyée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire antérieur pour lui faire cesser la commercialisation d’un produit pour violation des droits découlant de ce dessin ou modèle antérieur?

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Réponses de la Cour de Justice:1) L’article 19-1 du RCD doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur. 2) La réponse à la première question est indépendante de l’intention et du comportement du tiers.

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forclusion par tol rance tue 28 juin 2012 aff t 133 09 point de d part du d lai de 5 ans
Forclusion par toléranceTUE 28 juin 2012, aff. T-133/09, point de départ du délai de 5 ans.

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Faits :La marque communautaire contestée a été déposée le 14 janvier 2000 et enregistrée le 27 avril 2001. L’action en annulation a été engagée le 21 avril 2006.Pour obtenir le rejet de l’action en annulation le titulaire de la marque communautaire soulève la forclusion.

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Principes consacrés par la jurisprudence (aff. C-482/09, BudejovickyBudvar) pour faire courir le délai de forclusion par tolérance :1° la marque postérieure doit être enregistrée,2° son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi,3° elle doit être utilisée dans l’État membre où la marque antérieure est protégée et4° le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de cet usage et avoir été en mesure de s’y opposer.

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Quel est le point de départ du délai de forclusion ?La réponse à cette question est importante car selon que l’on considère qu’il s’agit de la date du dépôt ou de celle de l’enregistrement le moyen est recevable ou pas.

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Partant de la finalité de l’article 54-2 qui est de sanctionner les titulaires des marques antérieures qui ont toléré l’usage d’une marque communautaire postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et d’opposition envers ladite marque, le tribunal en déduit que c’est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure, que commence à courir le délai de cinq ans.

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En l’espèce le Tribunal estime que le point de départ du délai de forclusion ne peut qu’être postérieur à la date de l’enregistrement de la marque communautaire, moment à partir duquel le droit est acquis, mais il fonde son analyse sur une «interprétation téléologique» du texte de l’article 54-2 ce qui en dit beaucoup sur son embarras.

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Toutefois dans certains Etats membres comme la France, il pourrait s’agir de la publication car la demande d’enregistrement est opposable à partir de la publication et dans d’autres probablement du dépôt.

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Déchéance pour non usage:CJUE 25 octobre 2012, aff. C-533/11,aff. RintischLA MEILLEURE DECISION (APRAMIUM)DE L’ANNEEusage de marque enregistrée sous une forme modifiée elle-même également enregistrée

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Question préjudicielle :L’art. 10-2, a) de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque.

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Selon la Cour il ne résulte pas de l’article 10-2, a) de la directive que la forme différente sous laquelle la marque est utilisée ne peut pas elle-même être enregistrée comme marque puisque la seule condition qui est posée est que la forme utilisée ne peut différer de la forme sous laquelle la marque contestée a été enregistrée, par des éléments qui altèrent son caractère distinctif.

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En évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’art. 10-2, a) vise à permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits.

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Cette finalité serait compromise s’il était exigé une condition supplémentaire selon laquelle la forme différente sous laquelle la marque litigieuse est utilisée ne devrait pas avoir elle-même fait l’objet d’un enregistrement.

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Il s’ensuit que l’enregistrement en tant que marque, de la forme sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle cette dernière marque est enregistrée par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 10-2, a) de la directive.

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tue 21 juin 2012 aff t 514 10 usage sous une forme modifi e
TUE 21 juin 2012, aff. T-514/10Usage sous une forme modifiée

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Faits:Dans cette affaire une société italienne avait engagé une action en déchéance pour non usage de la marque communautaire FRUIT appartenant à la société américaine Fruit of The Loom.Pour démontrer l’usage de sa marque, le titulaire a apporté un certain nombre d’éléments ayant trait pour l’essentiel à l’exploitation de la marque FRUIT OF THE LOOM également enregistrée.

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Il conteste la décision de l’Office ayant fait droit à la demande, au motif que la chambre de recours n’a pas évalué les différences entre la marque FRUIT OF THE LOOM et la marque FRUIT et n’a pas déterminé si ces différences altéraient le caractère distinctif de la marque FRUIT. Elle aurait dû reconnaître que le mot FRUIT est l’élément dominant de toutes ses marques et en particulier de la marque FRUIT OF THE LOOM car d’une part, il occupe une position dominante dans le signe FRUIT OF THE LOOM et, d’autre part, sa signification et son importance sont renforcées par les éléments figuratifs représentant des fruits.

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Le Tribunal ne le suit pas:Pour un public anglophone, l’expression FRUIT OF THE LOOM ne peut pas se réduire au seul mot FRUIT car la signification n’est pas la même. Dans l’expression FRUIT OF THE LOOM les mots FRUIT et LOOM possèdent un caractère distinctif équivalent.

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De même pour les consommateurs non anglophones, le terme FRUIT trouve souvent un équivalent identique ou très proche dans la plupart des langues nationales alors que le mot LOOM apparait comme un mot de fantaisie raison pour laquelle il attirera l’attention. Par conséquent les deux mots sont d’une importance égale dans l’impression globale créée par le signe.

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En tout état de cause, les éléments OF THE LOOM n’occupent pas une place accessoire dans la marque verbale ni dans les marques figurative FRUIT OF THE LOOM. C’est pourquoi l’ajout de ces éléments, altère le caractère distinctif de la marque FRUIT.

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Déchéance pour non usageTUE 12 juillet 2012, aff. T-170/11Localisation territoriale de l’usage et conventions bilatérales liant des Etats membres

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FaitsCette affaire concerne une opposition engagée à l’encontre d’enregistrement de la marque communautaire par une société suisse titulaire d’une marque antérieure

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Invitée à justifier de l’usage de sa marque, la société opposante a produit un certain nombre de preuves d’usage de la marque antérieure en Suisse et invoqué l’article 5 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne selon laquelle l’usage d’une marque dans un des Etats contractants équivaut, pour toutes les conséquences de droit, à un usage dans l’autre Etat.

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Saisi d’un recours par la société suisse, le tribunal rappelle que selon l’article 42-2 et 3 les questions liées à la preuve apportée au soutien des motifs d’opposition à une demande d’enregistrement de marque communautaire et les questions liées à l’aspect territorial de l’usage des marques, sont régies par les dispositions pertinentes du RMC sans qu’il soit besoin de faire référence à une quelconque disposition de droit interne des États membres.

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Le fait que les marques nationales ou internationales antérieures peuvent être invoquées à l’appui d’une opposition formée contre l’enregistrement de marques communautaires, n’implique pas que le droit national applicable à la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition soit le droit pertinent en ce qui concerne une procédure d’opposition communautaire.

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Cette question est régie par le RMC d’une façon exhaustive, sans qu’il soit besoin de se référer au droit national.

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Dès lors l’usage sérieux d’une marque antérieure, qu’elle soit communautaire, nationale ou internationale, doit être prouvé dans l’Union européenne ou dans l’État membre concerné. Le fait que, dans l’ordre interne, la RFA applique, le cas échéant, l’article 5 de la convention de 1892, convention bilatérale qui ne lie pas l’Union, est sans incidence dans le cas d’espèce.

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La solution retenue est loin d’être évidente. Cependant il existe bien d’autres points où le régime applicable à l’usage des marques antérieures et partant à leur possible déchéance sont différents selon que l’on est en présence de marques nationales ou communautaires.

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merci jose monteiro@loreal com
Merci [email protected]

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