TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MODULE5 Aspectos legales RED DE PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL EN LATINOAMÉRICA PILA-Network is a project co-funded by the European Union in the framework of the ALFA programme

2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Cesión y licenciación 2 PILA M5 , 24-27 May 2010

3. ¿Qué es la cesión de DPIs Cedatario (Future) Titular del DPI Cedente (Ex) Titular del DPI El acto de transferir a otra persona la "titularidad" del derecho • Los derechos de la Propiedad intelectual se construyen en el ámbito del derecho privado (entre particulares). • Los DPI dan titular el derecho exclusivo a explotar comercialmente en calidad de dueño los beneficios comerciales de la Obra. • Los DPI son enajenables y respecto de ellos se puede • heredarlos, intercambiarlos, poner en prenda, aportarlos como bien a las empresas. PILA M5 , 24-27 May 2010

4. Cesión de DPI – Condiciones legales • Forma • De forma escrita, su ausencia provoca nulidad. • De otra manera será declarada nulo o sin efectos • Es necesario observar el sistema legal del país • Inscripción en el registro de patentes. • No provoca invalidez • Provoca efecto ante terceros. Es necesario observar el sistema legal del país • Responsabilidad del tenedor del derecho. • El cedente es responsable por los defectos relacionados con el derecho transmitido. • Es responsable por la invalidez del derecho cedido. PILA M5 , 24-27 May 2010 4

5. Ventajas • las universidades no tienen experiencia ni medios para introducir productos en el mercado. • Las Universidades no están interesadas en involucrarse en la gestión y producción ni en los procesos de mercadeo. • La licenciación requiere de gestión y supervisión, mientras la concesión es menos demandante. Cesión de los DPI en el entorno académico. Desventajas • Concluido del contrato de cesión, la Universidad no puede beneficiarse de la Obra. • Existe el riesgo de no beneficiarse de la totalidad del potencial económico de soluciones innovadoras, de la Obra.

6. Contrato de Licencia - Definición El contrato de licencia – Es un convenio por virtud del cual un titular de DPIautoriza a un tercero a usar su derecho en los términos y condicionesacordados, para un propósito definido, en un territorio determinado y por un período de tiempo acordado. PILA M5 , 24-27 May 2010 6

7. Acuerdo de licencia - Fines (esencia) • Licencia - permiso otorgado por el titular del derecho a una persona que desea adquirir el uso de la invención en un territorio específico. • Licenciante – La parte del contrato que otorga el uso del objeto del DPI. • Licenciatario – La parte del contrato que obtiene el uso del objeto del DPI. Acuerdo de Licencia ≠ Licenciación PILA M5 , 24-27 May 2010 7

8. Contrato de licencia – Síntesis de características • Contrato objeto del DPI (u otros tipo de bienes como el know-how) • Permite retener el derecho de propiedad, sin embargo, después de otorgarse la licencia, este derecho se encuentra limitado, en el sentido de que la persona del titular del derecho está obligado a tolerar el uso licenciado. • Puede constituirse por separado en el contrato otorgando derechos específicos de PI, o • La Licencia puede ser parte de otro contrato, por ejemplo un Convenio de colaboración patrocinado por acuerdo de investigación PILA M5 , 24-27 May 2010 8

9. Concesión de Licencia como estrategia para la comercialización de la investigación universitaria • Tiene un uso más común en la comercialización de la investigación universitaria. • Debe ser implementada considerando las ventajas y desventajas descritas en las presentes “estrategias de TT”. • Debe ser “personalizado” (adaptado al DPI generado por la Universidad, planes a largo plazo; por ejemplo la continuación de investigación resultó en una licencia de invención que la vinculó a la Industria). PILA M5 , 24-27 May 2010 9

10. Desventajas • Depende de las habilidades que tenga el licenciatario en la generación de beneficios economicos. • Requiere la intervención de recursos humanos que participen en la búsqueda de titulares de licencias y la redacción del contrato de licencia • Podrían obligar a la Universidad en continuar una investigación costosa a fin de proporcionar al licenciatario una mejora. Por qué (no) conceder una Licencia? Ventajas • Permite a la Universidad conservar los DPI que genera obtener un beneficio económico de ellos. • Genera ingresos que permiten cubrir los costos de desarrollo de tecnología licenciada y financiar la investigaciones futuras.

11. Ofrecimiento de Licencia • Desarrollo de tecnología con el propósito de otorgar su uso a otros. • Desarrollo de inventos licenciados que satisfagan un amplio margen de necesidades el mercado • Desarrollo de una invención que pueda ser valiosa y conceder la licencia de ésta a un número limitado de partes. • Desarrollo de inventos licenciados en respuesta a las necesidades específicas de los clientes. • Intervenir en acuerdos de investigación con el fin de desarrollar y conceder licencia a invenciones adaptadas a las necesidades específicas de los clientes. PILA M5 , 24-27 May 2010 11

12. Adquisición de Licencia • Adquirir derechos para tener acceso a tecnología desarrollada por un tercero. • Concesión de licencias de DPI de terceros, con el fin de ser usadas en investigación y actividades didácticas (por ejemplo, software, bases de datos científicas, etc...) • Concesión de licencias de DPI de terceros, con el fin de ser usadas para la investigación propia (por ejemplo, la licencia de un método patentado, aparatos, etc...) PILA M5 , 24-27 May 2010 12

13. Licencia cruzada • Intercambio de DPI, a través de concesión de Licencia entre dos partes • Intervenir en proyectos de colaboración y acuerdos de investigación, en los que cada socio concede a otros socios derechos de acceso a los conocimientos generados en el marco del proyecto • Realización de investigaciones, en virtud de la cuales cada parte posee derechos de propiedad intelectual que cubre diferentes aspectos esenciales de una determinada tecnología o producto. PILA M5 , 24-27 May 2010 13

14. Tipos de licencia No exclusiva Exclusiva • El licenciatario obtiene derecho exclusivo para explotar el objeto de la invención en determinado espacio y ámbito de acción • El licenciatario adquiere una calidad similar a la del titular del DPI • El titular del DPI, tiene la obligación de no hacer uso del objeto del contrato. • El licenciante asume un riesgo más alto para obtener el éxito de la explotación. • En el mismo territorio, el titular del DPI puede conceder otras licencias y utilizar él mismo, el invento. • El licenciante puede propagar diversificar el riesgo de una comercialización exitosa por medio de la concesión de licencia a diversas personas en un mismo territorio y ámbito de acción. Licencia única – Licencia exclusiva para que sólo el licenciatario pueda explotar el objeto de la licencia. 14

15. Tipos de licencia Completa Limitada • No hay límite en los alcances del uso de la invención • El objeto de la licencia puede utilizarse en la misma forma que lo haría el titular de la licencia. • Reglas supletorias • La licencia se encuentra limitada en el contrato en relación a • Alcance en el uso, o • En el territorio (espacio), o • En el tiempo. • Principales ejemplos • Licencia de producción - Derecho a producir un producto, sin la posibilidad de comerciarlo. • Licencia comercial - Derecho a comerciar el producto, sin la posibilidad de producirlo. 15

16. Tipos de licencia Pasiva Activa • Proporciona asistencia técnica compleja en la explotación del objeto de la licencia. • Obligación del licenciante en facilitar la documentación técnica y otra diversa necesaria para la explotación. • Limita sólo el derecho de uso. • Sin ayuda adicional del licenciante. • Raramente se encuentra en la práctica 16

17. Sub-licencia Licenciante Titular DPI Sub-licenciatario Licenciatario • Autorización adicional de uso otorgado por el licenciatario • Es necesario el consentimiento previo del licenciador! • El Sub-licenciatario está obligado en los mismos términos y condiciones que el licenciatario y es responsable de la percepción de regalías • El alcance de la sub-licencia no puede ser mayor al de la licencia • El licenciatario debeindenmizar al licenciante en por las acciones del sublicenciatario y debe cobrar las regalías producidas. PILA M5 , 24-27 May 2010 17

18. Estructura de un contrato de licencia – Lista de contenido. • Título • Identificación de las partes • Identificación de la materia del acuerdo • Definición, descripción • Alcance de la licencia (condiciones de la concesión de uso: ampliación de derechos y limitaciones) • Declaración de los derechos de concesión • Tazas, regalías • Condiciones de pago • Registros, cuentas • Derechos y obligaciones de las partes PILA M5 , 24-27 May 2010 18

19. Estructura de un contrato de licencia – Lista de contenido. (continuación) 11. Declaraciones, protestas, garantías, renuncias. 12. Términos/causas de conclusión. 13. Infracciones 14. Asiganción 15. Incumplimiento del contrato 16. Responsabilidad, seguros 17. Legislación aplicable, jurisdicción, solución de conflictos. 18. Confidencialidad, secrecía 19. Varios: fuerza mayor, enmiendas 20. Firmas, fecha y lugar, fecha de vigencia (surte efectos) PILA M5 , 24-27 May 2010 19

20. Identificación clara del objeto del acuerdo como de partida crucial para la interpretación de los términos, derechos y obligaciones de las partes! Objeto del acuerdo ¿Qué tipo de DPI pueden licenciarse tiene licencia? • Invenciones, • Conocimientos Técnicos (know-how), • derechos de autor? ¿Cuáles son las características de las licencias de DPI? • el número de patente EP 43298, otorgada por la Oficina Europea de Patentes el 12 de mayo de 2010, el titular de la patente es la Universidad de Alicante; • La invención se encuentra sujeta a la solicitud de patente 45842, presentado en los EE.UU., Oficina de Patentes y Marcas el 10 de abril 2008 PILA M5 , 24-27 May 2010 20

21. Definiciones • La formulación clara es fundamental para crear y documentar un entendimiento común sobre el contrato y prestar ayuda en caso de controversias.

22. Alcance ¿Quién está autorizado? • Licenciatario; • Licenciatario; +empresas afiliadas; • Licenciatario; + Subcontratos de licenciatarios. ¿A qué está autorizado un licenciatario? • producción y venta del producto patentado. • autorización de terceros para utilizar productos con licencia (concesión de sublicencia). ¿Hasta qué punto se puede extender el ámbito territorial de una Licencia? • territorio ilimitado. • territorio de un país X. ¿Por cuánto tiempo se concede una licencia? • Por tiempo ilimitado. • Por tiempo determinado (por ejemplo 3 años). PILA M5 , 24-27 May 2010 22

23. Alcance

24. Obligaciones del Licenciante Apoyo / ayuda facilitada al licenciatario • Proporcionar el licenciatario de la documentación pertinente (planos, instrucciones) y los conocimientos técnicos relacionados con la tecnología licenciada. • Prestación de asistencia técnica (por ejemplo, en el inicio de la producción). • Informar al licenciatario de todas las mejoras para el producto bajo licencia y ofrecer licenciatario con base libre de regalías o mediante pago la posibilidad de utilizar todas las mejoras introducidas en la tecnología objeto de licencia o producto.

25. Obligaciones del licenciante Protección del derecho a la licencia contra las infracciones y la nulidad / caducidad • Defender el DPI frente a los problemas de validez de terceros. • Mantener la licencia de PI por el tiempo que dure el contrato de licencia. • Defender el DPI contra las infracciones de terceros.

26. Obligaciones del licenciatario Garantía de rentabilidad económica de los productos bajo licencia y tecnología (Obligaciones respecto del producto bajo licencia y tecnología) • Realizar las acciones necesarias para la fabricación y comercialización del producto bajo licencia, en el territorio determinado. • Utilizar todos los esfuerzos razonables para lograr resultados exitosos en las ventas de los productos bajo licencia, • Manejo adecuado de los registros financieros respecto de las ventas de los objetos de la licencia, y ponerlos a disposición a solicitud del licenciante.

27. PILA M5 , 24-27May 2010 Garantías Un elemento común de los acuerdos de licencia son las garantías, aseguramientos de las partes relevantes a la temática. Típicos ejemplos incluyen a declaraciones como: • el licenciador es el único titular de los DPI y tiene un derecho y autoridad para otorgar una licencia, • la temática de la licencia no está limitada por derechos de terceros, • las cuotas para la preservación de la PI se han liquidado de manera oportuna, • la temática de la licencia no es un sujeto de ninguna otra licencia (en el caso de una licencia exclusiva) • los DPI licenciados son válidos y no están sujeto a la invalidación (demanda de revocación ) o demanda por infringimiento

28. Obligaciones del licenciatario Lealtad al licenciante (obligaciones para con el licenciante) • Abstenerse de usar los DPI en alguna manera que infrinja los derechos del licenciante, así como no usar la el objeto de la licencia de forma distinta lo estipulado en la licencia, • No emprender ninguna medida con respecto al desarrollo del producto fuera de lo estipulado en la licencia. • Mantener en secreto la información relativa al licenciante y al producto o tecnología objeto de la licencia. • Informar al licenciante sobre cualquier acción de terceros que amenace o infrinja sus DPI respecto de la licencia.

29. Derechos del licenciatario (en la licencia exclusiva) Derechos especiales otorgados al licenciatario (generalmente sólo respecto de la licencia exclusiva) • Facultad del poseedor de una licencia exclusiva para que se autodetermine en el pago de las infracciones del producto o de la tecnología bajo licencia. • Derecho a requerir al licenciante el registro de la licencia y el nombre del licenciatario exclusivo en la patente de registro.

30. Regalías • Un sólo pago • Se paga generalmente al principio de la vigencia de la licencia (pago inicial); • A menudo es utilizado en el pago de las licencias exclusivas • Constituye un riesgo menor para el licenciante, mientras que no depende de los beneficios generados por los DPI licenciados. • Utilizados en los contratos de cesión. PILA M5 , 24-27 May 2010 29

31. Regalías Pagos recurrentes – Se paga periódicamente, en función de los beneficios generados por el concesionario. Por unidad Por porcentaje • Se refiere a una fórmula base, como por ejemplo, las compras netas. • La definición y negociación de esta formula es crucial. • Cantidad fija por unidad vendidas . En este tipo, las regalías dependen de los beneficios generados por el concesionario. Incentivo directo para la comercialización exitosa del productopero más arriesgado para el licenciante. 30

32. Regalías • Combinada • Fórmula mixta • Pago pequeño generado al principio de la vigencia. • Seguido de pagos recurrentes. • Tasas mínimas de regalías • Cálculo de beneficio esperado, menos el importe correspondiente a los riesgos de comercialización. • Muchos casos consisten en una graduación progresiva de las Licencias, es decir, en un período inicial libre de regalías, hasta que el producto se desarrolla listo para ser lanzado. PILA M5 , 24-27 May 2010 31

33. ¿Cómo calcular las regalías? Factores comerciales Factores legales • Exclusividad. • Anticipos. • La transferibilidad. • Mercado, ámbito de aplicación. • Ámbito de aplicación territorial. • Duración. • Importancia. • Único (sin competencia) • Fase de desarrollo. • Riesgo. • Los márgenes de beneficio. La regla del 25% 32

34. Duración y terminación • Periodo de tiempo ilímitado • Periodo limitado de tiempo (razón de terminación) • Conclusión del contrato al fenecer (terminar) el tiempo estipulado. • Terminación del contrato posterior a la debida notificacion de su contraparte. • Verificación de circunstancias particulares: • Por ejemplo, que una de las partes se declare en liquidación, insolvencia, quiebra o cambie su calidad de titularidad. • Que la Licencia de DPI, expire o sea anulada. • La existencia de un litigio que impida la continuación del contrato. PILA M5 , 24-27 May 2010 33

35. Duración y terminación PILA M5 , 24-27 May 2010 34

36. Concesión de Licencias de Know – how • ¿Qué es know - how? • ¿Cómo porteger el know - how? • Físicamente • Legalmente • Mediante acuerdos de confidencialidad (NDAs). • ¿Qué es un NDA (Non Disclosure Agreement)? • impone la obligación a la otra parte en mantener en secreto la información confidencial recibida • Comprensión amplia de la “información” PILA M5 , 24-27 May 2010 35

37. Acuerdo de confidencialidad (NDA) • (NDA) Están hechos para asegurar: • Tecnología confidencial. • La tecnología no protegida por DPI, puede ser resguardada en la base de la transferencia de conocimientos técnicos (Know-How). • Invención que no es susceptible de protección. • Los detalles relativos a la invención en la fase temprana, deben mantenerse en secreto con el fin de de cumplir el requisito de novedad y obtener derecho de protección. • La licencia en si misma. • La obligación de confidencialidad del licenciatario consiste en proteger el contenido de la Licencia sensible de afectación para las partes. • Información, datos relativos a la transferencia de DPI. • Si bien se revela el objeto (debido a los requisitos legales en el procedimiento de obtención del derecho de propiedad industrial) alguna información puede permanecer en secreto.

38. Concesión de Licencia de conocimientos técnicos (Know - how) • Definición de Conocimientos técnicos (know-how ) • Definición precisa del elemento crucial. PILA M5 , 24-27 May 2010 37

39. Concesión de Licencias de conocimientos técnicos (Know - how) • Propósito del uso del Conocimiento Técnico (know- how) • Garantizar que la información confidencial sólo se utiliza en cuanto a la finalidad previamente permitida. • Para fines de investigación, fabricación del producto, creación de métodos de distribución, etc... PILA M5 , 24-27 May 2010 38

40. Concesión de Licencias de conocimientos técnicos (Know - how) • Regulación de la propiedad de Información Confidencial. • definir el Estatuto de Propiedad de los Conocimientos Técnicos transferidos. • Así como los bienes tangibles. PILA M5 , 24-27 May 2010 39

41. Concesión de Licencias de conocimientos técnicos (Know-how) • Otras cuestiones • sanciones • Asegurar el cumplimiento del acuerdo. • Manejo de información confidencial. • Plazo y terminación. • Ingeniería inversa. • Excepciones PILA M5 , 24-27 May 2010 40

42. Conocimientos técnicos confidenciales (know-how) • Relación con el personal • Conocimientos técnicos (know-how) vs Secretos comerciales. • Durante el empleo. • Cláusulas de no divulgación durante le empleo. • Deber implícito de los trabajadores. • Al darse por concluida legalmente la relación laboral.(restricciones post-empleo) • Extensión de obligaciones de confidencialidad. • Acuerdos de no divulgación, específicos. • Relación con los acuerdos de no competencia.

43. Cláusulas elementales en los contratos de TT Se recomienda incluirlas en cada contrato firmado por la Universidad,especialmente cuando las partes son de países distintos! • Cláusulas contractuales que se ocupa de cuestiones técnicas necesarias. • Aparecen en la parte final de un acuerdo contractual. • Apropiadas para todo tipo de contratos TT. PILA M5 , 24-27 May 2010 42

44. Solución de controversias Litigio tradicional Tribunal previamente elegido Medios de soluciones alternativos. Negociación Mediación Arbitraje Litigio PILA M5 , 24-27 May 2010 43

45. ADR Las disputas sobre derechos de propiedad intelectual son susceptibles de solucionarse por ADR, como los litigios relativos a cualquier otro derecho de propiedad privada • Cualquier arreglo / laudo dictado a través de ADR vincula sólo a las partes involucradas en controversias y no afecta a terceros • ADR es muy apropiada para los conflictos que surjan en relación a las licencias, acuerdos de investigación y desarrollo, contratos de desarrollo de software y acuerdos de transferencia de tecnología. • Las parte tienen control sobre el proceso de solución de controversias, • Los costos y tiempo del litigio son reducidos, • La ejecución ejecución de la adjudicación a través de fronteras es sencilla sin obligar a una revisión sobre el fondo, en virtud del Convenio para el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 PILA M5 , 24-27 May 2010 44

46. Solución de controversias • Disposiciones en un contrato TT de carácter obligatorio para las partes en diferentes países y jurisdicciones. • En caso de litigios permite evitar complicaciones posteriores en los conflictos, al llevarlos a la solución de controversias. PILA M5 , 24-27 May 2010 45

47. Ley aplicable La libertad de las partes para elegir la Ley aplicable, concierne al contrato de TT. Opción I - La Ley aplicable se elige por las partes, o Opción II - La Ley del país que se encuentra más estrechamente vinculado a éste (en su defecto). • El contrato está más estrechamente vinculado al país donde la parte que ha de cumplir con la prestación del contrato, tenga su domicilio habitual. PILA M5 , 24-27 May 2010 46

48. Jurisdicción • Determinar el lugar dónde se resolverán las posibles disputas legales sobre la ejecución del contrato. • Constituye una disposición de carácter obligatorio en el contrato de TT para las partes de distintos países y jurisdicciones. PILA M5 , 24-27 May 2010 47

49. Fuerza Mayor • Cláusula que impide que las partes de un contrato sean responsables en el caso de que circunstancias fuera de su control provoquen que dejen de ser capaces de cumplir con sus obligaciones en virtud del contrato. PILA M5 , 24-27 May 2010 48

50. Contratos de Licencia • Forma • Revisar la legislación del país. • No hay forma específica de licencia que sea necesaria, excepto en la licencia exclusiva. • Se recomienda realizar el contrato por escrito en todos los casos. • Registro • Revisar la legislación del país. • Posiblemente – No constituya impuestos o derechos. • Especificar en caso de que sea licencia exclusiva. • Consignación de licencia • Concesión de una licencia es distinta al otorgamiento de una sub-licencia. • ‘No-assignment’ clauses. PILA M5 , 24-27 May 2010 49