고비용 특허분쟁의 경제적 해결 전략 - 경고장 수령에 따른 협상 및 중재를 중심으로 -

1. 고비용 특허분쟁의 경제적 해결 전략- 경고장 수령에 따른 협상 및 중재를 중심으로 - 2006. 6 서천석 변리사 ·미국변호사

2. 목 차 1. 사실관계 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 4. 경고장 답변 5. 협상 및 중재

3. 1. 사실관계 가상 시나리오 흐름 확인소송 제기(피고) 쟁송 제품개발 재심사(피고) 국 ∙ 내외 시장 출시 특허침해소송 제기(원고) 경고장 수령, 분석/ 특허권자 및 특허 분석 가처분절차(원고) 예비회의 대응전략수립 증거조사 협상실패 협상시도 마크맨 청문회(피고) 중재 협상 성공 약식판결청구(피고) 화해 및 라이센스계약 공판 비침해 판결 항소법원에 항소(원고)

4. 1. 사실관계 가상 시나리오 사실관계 피고측 원고측 SJ (한국 완제품 제조) SJ America (미국지사) 미국 수출 NTP (독점적 라이센시) 침해 소송 라이센스 허여 부품 공급 판매 HD (한국 부품 제조) CG (유통) IBN (특허권 소유자)

5. 1. 사실관계 사건당사자(회사)

6. 1. 사실관계 가상시나리오 등장인물

7. 1. 사실관계 가상시나리오 사건일지 - 1

8. 1. 사실관계 가상시나리오 사건일지 - 2

9. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 자사제품 관련 경쟁 선진기업의 특허동향을 항시 파악하여 특허침해 소송 대비 1997년 10월 25일(R&D 착수) ○ SJ사 기술개발부, 대표의 지시에 따라 BlueBerry 제품을 위한 기술개발에 착수 - BlueBerry 제품은 전화선을 통하지 않고 실시간 인스턴트 메시지나 이메일 송수신을 편리하게 하는 기술을 사용한 제품 ○ 기술개발 당시 기술개발부는BlueBerry 관련 기술 동향이 초기 개발단계라 판단, 마케팅 부서에 제품 수요에 대한 시장조사업무 협조만 해둠 - 기술동향 파악 결과, 초기 개발단계이기 때문에 당장 특허 출원될 기술은 없을 것이라 생각하여 특허동향 파악에는 소홀 TIP! 특허 동향 파악에 소홀히 할 경우, 외국 기업의 특허침해 주장 시 단기간의 응답이 사실상 불가능하게 되어 추후 협상에서 불리한 위치에 처하게 될 가능성 존재

10. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 관련 판례 IBM v. 국내PC업체 □ 사건 소개 ○ 한국 기업이 IBM의 호환기종인 퍼스널 컴퓨터를 저가로 생산하여 IBM의 시장 잠식 - 이에, IBM은 1988. 6. 한국의 주요 8개 PC업체에 대하여 자사 특허 160건을 침해하였다고 주장 ○ 국내 업계의 면밀한 검토 결과, 한국에 등록된 특허는 1건에 불과하고 국내 PC 제조 기술이 동 특허에 일부 저촉됨을 인정 ○ 1989년 말, 동 1건에 대한 특허료로 약 736만 불을 소급 적용키로 협상 완료 □ 시사점 ○ 본 판례와 같이 일시에 100건 이상의 특허침해를 통보받는 경우 국내업체의 대부분은 관련 조직이나 전문 인력의 부족으로 법정 기일 내에 검토하는데 있어서 한계 존재 ○ 외부 검토 의뢰비용 또한 고가(1건당 10,000불 내지 75,000불)이므로 부담요소로 작용 - 평상시에 동종업계의 특허획득 동향 및 기술내용을 미리 파악하여 두는 것이 중요

11. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 특허가 이미 존재하는 경우 신중한 특허전략을 수립하여 특허침해에 대비 ○ 특허부는 BlueBerry 제품 기술개발 관련 회의에서 미국의 IBN사가 관련 기술에 대한 특허를 보유하고 있음을 보고 - 그러나, IBN사의 당해 특허는 무효가 될 가능성이 존재하는 것으로 파악 ○ 기술개발부의 주장에 따라, 대표는 기술개발에 총력을 기울여 경쟁기업보다 먼저 시장에 진출할 수 있도록 지시 - 기술개발부는 무엇보다도 기술개발에 총력을 기울여 경쟁기업보다 먼저 시장에 진출하는 것이 급선무임을 주장 TIP! 순간의 판단 착오로 특허소송 위험을 잉태 좀더 자세한 조사 후, 독자적인 R&D추진이나 필요시 부분적 라이센스 계약 체결 고려 요망

12. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 관련 판례 Polaroid v. Kodak □ 사건 소개 ○ 1957년, 양사는 Polaroid사가 기술을 제공하고 Kodak사가 부품을 공급하는 내용의 제휴계약 체결 - 동반자 관계를 유지하던 중, 1969년 양사가 라이센스 협상을 시도하였으나 실패 - Kodak의 특허변호사(Cecil D. Quillen, Jr)는 Polaroid의 특허가 무효될 가능성이 많다고 판단, Polaroid사의 즉석카메라 기술을 모방하는 연구개발 강행 결정 ○ 1976년 4월 26일, Polaroid사는 Kodak사를 상대로 하여 자사보유의 즉석카메라 및 필름, 그리고 12개의 특허를 침해하였다는 내용의 특허침해소송 제기 - 이에 대해, Kodak사는 Polaroid사가 주장하는 12개의 특허가 모두 무효라고 반소(Counter-Claim) ○ Kodak사는 지방법원에서 패소(7건 특허침해 판결) 후, 연방고등법원 및 대법원에 항고하였으나 모두 패소 - 1990년 최종 손해배상판결에서 8억 7천 3백만 달러의 손해배상액 확정 □ 시사점 ○ 원천특허와 관련된 기술을 개발하여 원천특허를 가지고 있는 기업과 Cross-License를 체결하는 것이 원천기술 또는 원천특허를 가지고 있지 않은 기업의 특허전략 중 하나 - 그러나, Kodak사는 이 전략을 포기하고, Polaroid사의 특허 중 무효될 가능성이 많은 기술을 개발하는 방법 선택

13. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 제품 출시에 앞서 특허출원을 선행하여 기술 보호 및 특허침해 대비 1999년 8월 29일 (개발완료 및 제품출시) ○ SJ사는 자사의 BlueBery 관련 기술에 대하여 별도의 특허출원 없이 국내 시장에 제품 출시 - 특허부는 우선 특허출원을 통해 권리를 확보하자는 의견 제시 - 기술개발부는 기술유출에 신경써야 할 시점에서, 오히려 특허출원을 통해 기술을 공개한다면 애써 벌려놓은 경쟁업체와의 기술격차 없어질 것이라는 의견 제시 TIP! 새로 개발한 기술을 특허출원하지 않은 상태로 제품 출시 또는 광고하는 경우 특허를 받을 수 없으므로(신규성 상실) 개발된 기술을 보호하기 위해서는 영업비밀보다는 특허출원을 통한 확고한 권리화 필요

14. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 관련 판례 일본 마루나社 v. 나성준 □ 사건 소개 ○ 일본 마루나 社는 연사기 관련 실용신안을 일본 및 한국에 등록 ○ 일본 마루나 社는 한국의 나성준이 동 제품을 생산 및 판매하자 특허침해소송 제기 - 마루나 사가 특허출원 전 당해 제품에 대한 카다록 및 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 점이 인정되어 패소 □ 시사점 ○ 신제품을 개발한 후 본국을 포함하여 각 나라에 특허출원 하기 전에 제품 출시 또는 광고 등(공개)을 하게 되면 누구나 합법적으로 동일한 제품에 대한 제조 및 판매 가능 - 따라서, 제품 출시 또는 광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 하여야 함에 유의

15. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 회피설계를 통한 특허침해 가능성 대비 및 해외시장 진출을 위한 해외특허 출원 2000년 3월 1일(회피설계 방안 마련) ○ SJ사는 미국시장 진출을 추진 중 미국 IBN사의 ‘690특허 침해가능성 고려 - 특허부는 IBN사 특허에 대한 무효주장을 통해 문제의 소지를 근절하자는 의견 제시 - 그러나, 기술개발부는 미국시장 진입 초기단계에서 기업이미지를 훼손할 수 있는 분쟁의 회피 주장 ○ SJ사는 기술개발부의 의견에 따라 회피설계 방안 모색 - 회피설계를 위한 다양한 방법을 고려한 결과, ‘690특허 기술의 일부를 우회하는 제품의 설계 변경 *회피설계를 위한 방안: 심사이력 금반언이론의 활용, 선행특허 또는 공지기술의 채용, Pennwalt Rule의 활용, 우회장치 또는 방법에 대한 독자적인 특허출원, 명세서에 기재되었으나 청구되지 않은 기술의 채용 TIP! ○ 국내 특허출원에 의한 특허권의 효력은 속지주의 원칙에 의해 각 국가마다 독립적으로 존재 - 각 국별 특허청구범위가 상이해질 가능성이 있으므로 그 나라에 등록된 특허의 청구범위를 철저히 분석하여 자사 제품의 회피설계 방안 도출 필요

16. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 관련 판례 Virsonic v. GPC □ 사건 소개 ○ 1989년 10월, Versonic사는 GPC에 경고장을 보내고 GPC가 제대로 회신하지 않자 특허침해소송 제기 - GPC는 두 차례에 걸쳐 답변기간 연장승인을 얻어내고, 그 기간 중에 특허침해에 대한 회피설계 완성 ○ 협상 직전, Versonic사의 특허가 일본 마쯔시타에 의한 재심사요청으로 미국 특허청에서 무효판결 - GPC는 당초 요구의 10분의 1에 해당하는 금액으로 로열티 협상 타결 □ 시사점 ○ 회피설계의 완성이 로열티 협상에서 유력한 협상카드로 활용되어 유리한 조건 하에 분쟁 종결

17. 2. 제품개발 및 국내외 시장 공략 해외시장 개철을 위한 전시회 참가 시 해외 업체의 견제에 주의 2000년 9월 15일(해외 진출) ○ SJ사는 자사 제품의 홍보 및 시장성 파악을 위해 미국시장 진출에 앞서 미국 산업기술 전시회에 제품 출품 - 미국 산업기술 전시회 출품 중, 한 방문자는 BlueBerry 제품의 세세한 구성요소 및 작동원리 등에 대하여 상세하게 문의 - 방문자의 문의에 대해 담당자는 별 의심 없이 상세하게 답변 참 고 최근 중소업체인 A사는 ‘울며 겨자 먹기’로 미국 특허관리 전문회사와 로열티 지급계약 체결 (매일경제 2005. 12. 9.) 지난 2005년 CES 전시회에 참가한 A사 K사장은 특허관리 전문회사들이 부스를 찾아와 “특허료를 지급하지 않으면 조직위원회를 만나서 당장 철수하도록 하겠다”며 협박을 했다고 털어놓았다. K사장은 “거의 책 한권 수준인 특허관련 서류를 들고 와서 도저히 피할 수 없는 이유를 만들어 낸다.”며 “더 이상 피해를 볼 수 없어, 하는 수 없이 특허료 지급 계약을 체결했다.”고 말했다.

18. 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 외국 기업에서 발송된 경고장 수령시 민첩한 대응 필요 2000년 11월 1일(경고장 수령) ○ 미국 현지 NTP사에 의한 경고장 발송 - SJ사의 Blueberry 제품에 사용된 무선 전자우편 기능이 자사의 ‘690특허를 침해한다는 내용의 경고장 발송 ○ SJ사, 사내 특허분쟁 대응팀 구성을 통해 전사(全社)적 대응체제 구축 - 경고장에 대한 대응 및 분쟁을 담당할 대응팀을 경영책임자의 지휘 하에 관련 분야 직원들로 구성 - 사내 전담변리사가 없기 때문에 미국 법제도 및 특허분쟁에 전문지식이 있는 대리인 선임 TIP! 경고장은 한국기업(침해제품의 제조회사/수출상사)에 한정되지 않고 미국 현지법인, 판매회사, 도 ∙ 소매 업자 등 누구에게나 송부될 수 있으므로 특허문제에 대한 처리능력이 결여된 미국 판매회사 등이 경고장을 받은 경우 한국기업으로서는 초동단계부터 적극적 대응 필요

19. 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 경고장 발신인 ∙ 특허권자와의 관계 및 특허 유효성 ∙ 침해여부 검토 2000년 12월 24일(업무분장) ○ 경고장 발신인 및 특허권자와의 관계 파악 - 문제가 된 ‘690특허를 조회한 결과, 특허권자는 발신인인 NTP사가 아닌, 미국 회사인 IBN사이며 NTP사는 ‘690특허의 독점적 라이센시임을 주장 ○ 특허 유효성 ∙ 침해 여부 검토 - ‘690특허를 NTP사의 기존 특허인 ‘485특허와 비교한 바, 해당 분야의 일반 종사자의 입장에서 볼 때 자명하기 때문에 특허 유효성 조건인 비자명성을 만족시키지 못할 가능성이 있다는 소견을 받음 - 경고장에 명시된 NTP사의 ‘690특허를 검토한 결과 SJ사의 BlueBerry 기술과 유사한 기술임을 확인 TIP! ○ 분쟁 초기단계에서 상대방을 잘 파악하는 일은 중요한 사항에 해당 ○ 특허권자에 의해 침해가 주장되는 문제특허에 관하여 당해 특허와 자사제품과의 관련성 및 침해여부, 당해 특허의 유효성에 대한 기술적, 법률적 판단을 내려 향후 대응방안 수립 필요

20. 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 대응전략 수립 - 1 ○ 특허분쟁에 의한 타격 최소화를 위해 제소 또는 화해 가능성 타진 - 소송 또는 화해액 지불에 의한 라이센스 계약 체결 판단을 위한 자료 확보를 위해 ‘690특허로 인한 경제적 손실 가능성 분석 - 특허소송 시 승소 또는 패소 비율 및 침해혐의자의 승소 시 해당 이유에 대하여 기간별로 상세히 분석 ○ 특허권자 성향에 맞는 대응전략 수립을 위한 특허권자 및 특허권 분석 - 특허권자가 경쟁자인지 부품 제공자인지에 대한 조사 실시 - 해당 특허가 경제적 가치가 있는지 여부에 대한 조사 실시 ○ 소송 시 예상 소요액 및 패소 시 손해배상액 검토를 통해 소송 혹은 화해 판단을 위한 근거자료로 활용 - 3배 배상 판결의 회피를 위하여 변리사의 감정 의뢰를 통한 근거자료 확보 및 향후 대처방안 상의 TIP! 변리사의 감정을 의뢰하는 경우 의뢰 대상 사무소 만이 아닌, 감정을 담당할 전문가 본인을 특정하여 의뢰하는 것이 필요

21. 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 대응전략 수립 - 2 ○ 금지명령(injungtion) 가능성을 검토하여 향후 제기될 가처분 신청에 대비 - 변리사는 대표에게 특허침해소송과 함께 NTP사가 제기할 가능성 있는 금지명령에 대해 언급 ∙ 금지명령의 4가지 요건 중 본안에서의 승소가능성, 회복할 수 없는 손해의 염려에 대한 중점적인 검토를 통한 대비 강조 ○ 로열티(royalty) 및 상호 라이센스(cross license) 계약 체결가능성 검토를 통한 분쟁해결 방안 검토 - 변리사는 또한 대표에게 특허 라이센스를 통해 기술개발 비용 절감 및 당해 특허의 존속기간 종료 시 로열티 지급 없이 기술을 계속 사용할 수 있으므로 상당히 매력적인 방안임을 설명 TIP! ○ 가처분(금지명령) 인용 요건 중 본안에서의 승소가능성 및 회복할 수 없는 손해의 염려가 중요 요소에 해당 - 이 중 하나의 요건이 흠결되는 경우 나머지 요건에 대한 심리 없이 가처분을 기각하는 것이 연방관할법원의 태도 ○ 로열티 지급의 경우 그 비율 및 지급방법 및 상호 라에신스 계약 체결 가능성 여부에 대한 다각도의 검토 필요

22. 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 패소 시 발생 가능한 손해배상(damages) 기간 검토 ○ 특허표시(marking of patent) 의무 준수여부를 검토하여 손해배상 기간 선정의 근거자료로 활용 - 특허표시를 하지 않은 경우 그 기간만큼 손해배상액 산정에서 제외가 가능하기 때문에 특허권자의 특허표시의무 준수 여부 확인 ○ 특허기간 만료일을 검토하여 손해배상액 산정의 근거자료로 활용 - 정확한 손해배상액 산정을 위해 특허기간 만료일 검토 ○ 특허유지 수수료 지불여부 확인 및 재발행(reissue) 특허의 경우 특허등록일자 검토를 통한 특허 무력화 수단 마련 - 특허유지 수수료가 지불되지 않았거나 정확한 수수료가 지불되지 않았을 경우 특허가 무효되므로 이에 대해 검토 ○ 해태(laches) 및 금반언(estoppel), 시효(limitation of actions) 항변을 통한 특허 무효화 가능성 검토 - 특허권자가 부당하게 오랜 기간 권리행사를 지체하여 특허권 제한을 가져오는 해태 주장이 가능한지 검토

23. 3. 경고장 수령 및 대응전략 수립 관련 판례 삼성전자 v. 일본 SEL □ 사건 소개 ○ LCD분야의 세계시장을 국내업체가 최근 38% 정도 잠식하자, LCD의 종주국이라 할 수 있는 일본 업체가 시장을 되찾기 위해 소송 제기 ○ 일본 반도체에너지연구소(SEL)는 LCD에 적용할 수 있는 박막트랜지스터(TFT) 관련 기술에 관한 미국특허를 삼성전자가 침해하였다고 주장 ○ 삼성전자는 일본 SEL의 출원단계에서 선행기술 공개의무 위반(오역)을 적극적으로 찾아 법원에 제시함으로써 일본이 가지고 있는 미국특허를 무효화 시킴 □ 시사점 ○ 상대방 특허의 출원절차상의 하자를 찾아내어 무효화시킬 정도로 적극적인 대응을 함으로써 불리한 특허분쟁을 승리로 이끌 수 있었음

24. 4. 경고장 답변 면밀한 검토 후 최종 경고장 답변을 통해 향후 분쟁 진행방향 결정 2001년 1월 25일(경고장 답변) ○ SJ사는 ‘690특허의 무선전자우편 기술의 발전 가능성이 높아, 로열티 협상이 유리할 것으로 판단 - 소송 비용 및 패소 시 손해배상액과 화해 및 로열티 금액은 비슷한 것으로 판단 ○ 대응전략 수립을 위한 사항들에 대한 검토 후, SJ사는 NTP에 대해 라이센스 계약 체결을 위한 협상을 제의하는 답변 송부 - 경고장에 대한 회신 시 SJ사는 대표 명의가 아닌 담당자가 서명하여 발송 ∙ 이는 추후 소송의 공판 절차에서 상대방이 증언녹취를 청구해 올 경우 회신 서명자가 이를 거부하기 곤란하기 때문 TIP! 경고장 검토에 많은 시간이 소요될 경우, 간략한 1차 회답을 발송하여 시간을 버는 전략 구사

25. 4. 경고장 답변 관련 판례 동아제약 v. BM □ 사건 소개 ○ 동아제약은 Amikancin이라는 항생제를 개발하여 국내특허를 획득하고 제품화를 진행하고 있던 중 미국의 BM사로부터 동제품에 대한 사업포기를 요구하는 경고장 수령 - 동아제약은 신중한 검토 없이 “침해를 인정한다.”는 회신문 발송 ○ 동아제약은 자사가 발송한 회신문으로 인해 BM사가 제기한 특허침해소송에서 애로를 겪었으나 우여곡절 끝에 승소 - BM사는 동아제약과의 cross-license를 통하여 상호 무상 기술사용에 합의 □ 시사점 ○ 동아제약은 BM사의 경고장에 대해 신중한 검토 없이 침해를 인정한다는 내용의 회신문을 발송함으로써 소송상 어려움을 겪음

26. 5. 협상 및 중재 협상 혹은 중재로 진행될 경우의 대응방안 2001년 2월 16일(라이센스 협상 제의) ○ SJ사는 NTP사와 라이센스 계약 체결을 통해 사업 파트너 관계 구축 제안 - SJ사는 NTP사에게 지급할 로열티 문제에서 로열티율 확정에 실패하여 협상 결렬 - 협상단계에서는 자사 기술의 전모를 밝히지 않아야 함에 유의 ○ 중재는 중재합의 규정 또는 별도의 약정에 의해 중재판정부가 구성되어 진행 - SJ사는 효과적 중재 대응을 통해 자사에 유리한 판정 획득 ○ SJ사는 NTP사가 사용하고 있는 기술이 SJ사 등의 개량발명을 일부 침해할 가능성의 존재 강조 ○ 동시에, SJ사는 상호 라이센스 계약 체결을 통해 NTP사도 SJ사의 개량발명을 향후 반드시 채용하여야 할 것임을 강조 - SJ사는 또한 자사의 개량발명은 NTP사의 특허를 단순히 개량한 것이 아닌, 독자적인 기술을 바탕으로 효과를 극대화시킨 것임을 주장

27. 5. 협상 및 중재 관련 판례 ETRI v. Qualcom □ 사건 소개 ○ 1991. 5. 한국전자통신연구원(ETRI)와 미국 퀄컴사는 퀄컴의 CDMA기술 (코드분할다중접속방식)을 바탕으로 ETRI가 개량기술을 개발하고 이를 상용화하는 내용의 공동개발 계약 체결 ○ ETRI는 32개월에 걸쳐 총 1천659만불을 투자하여 CDMA기술 개량에 성공 - 퀄컴사로부터 로열티를 지급받던 중, 1998년 이후 퀄컴사는 로열티 지급 중단 ○ ETRI는 몇 차례 로열티 협상을 시도하였으나, 성과가 없자 1998년 10월 파리에 소재한 국제상공회의소 산하 국제중제재판소(ICC)에 로열티 분배금 지급관련 중재 요청 ○ 2002년 12월 8일, ICC는 “퀄컴은 ETRI에게 로열티를 지급하라”는 중재판정 확정 □ 시사점 ○ 이번 중재판정을 통해 ETRI는 향후 해외연구기관 및 업체와의 공동연구개발 추진에 있어서 기술적, 법률적 우위에서 협상할 수 있는 기반 마련

28. THANK YOU!