MARQUE ET NOM GEOGRAPHIQUE

1. MARQUE ET NOM GEOGRAPHIQUE APRAM – 15 juin 2006 Sophie Micallef GUYOT & MICALLEF

2. Le principe • Une marque peut être constituée d’un nom géographique • A condition de : • ne pas constituer une appellation d’origine, ni une indication de provenance, • de présenter en lui-même un caractère distinctif,  • ne pas tromper le public sur la provenance du produit.

3. Les noms géographiques On distingue : • Les noms géographiques neutres • Les noms géographiques bénéficiant d’un statut particulier : les Indications Géographiques (IG) • Et parmi les IG on distingue, en particulier, entre: • les Indications de Provenance, • les Appellations d’Origine Contrôlées, • et les Indications Géographiques Protégées.

4. LE CHOIX DU NOM Les questions à se poser

5. Le nom géographique constitue-t-il une A.O.C ?

6. Si les produits et services désignés sont des produits similaires… • Il est possible d’inclure le nom de l’AOC dans une marque complexe, si et seulement si les produits désignés par la marque bénéficient de l’AOC

7. Si les produits sont différents … • Interdit de déposer l’appellation d’origine à titre de marque, si l’utilisation qui est faite de l’AOC risque de la détourner ou d’en affaiblir la notoriété • Champagne • Habana • Nullité de la marque HAVANA pour désigner des parfums, CA Paris, 4ème Ch, 17 mai 2000, • Validité de la marque HAVANNAH pour désigner des bières car • d’une part, le nom Havannah est celui d’une passe corallienne de Nouvelle – Calédonie, et dans l’esprit du public calédonien n’évoque pas autre chose que ce site, • d’autre part, si elle évoquait La Havane elle ne serait pas trompeuse dans la mesure où cette ville ne jouit pas d’une réputation particulière pour la bière. (CA Colmar, 21 septembre 2004, PIBD n°798-III-674)

8. Le nom géographique constitue-t-il une IP ?

9. Qu’est-ce qu’une IP? • « lorsque, dans l’esprit du public, s’est établi un lien entre le lieu de fabrication et des caractéristiques tenant à des facteurs soit géographiques, soit humains, la qualité reconnue du produit étant attachée à la matière procurée par une région ou un pays déterminé ou encore à des procédés ou des soins de fabrication dont la valeur s’est trouvée au long des âges consacrée grâce à leur mise en pratique par de nombreux fabricants concentrés sur une même zone géographique » (Cardif -TGI Paris, 3ème Ch, 5 décembre 2000, PIBD n°715-III-110). • Lieu connu du grand public, de nature à constituer une indication de provenance évoquant une qualité particulière (Mont Roucous - Cour de cassation, Com., 24 octobre 2000, PIBD n°712-III-33)

10. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’une IP ? • Les produits et / ou services doivent avoir un lien avec le lieu en cause A défaut, la marque serait trompeuse et donc nulle en application de l’article L.711-3 c) du CPI • Bel’Morteau: nulle car « dès lors qu’elle contient le nom géographique Morteau faisant référence à la commune et au canton du même lieu situés dans le Doubs à plus de 110 km de Dôle, lieu de fabrication des saucisses par la société Clavière, [elle] est de nature à tromper le public sur la provenance des produits celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de fabrication se situe dans la localité dont elle contient le nom ou du moins dans sa proximité » (Cour de cassation, Com., 30 novembre 2004, PIBD 802-III-116 Spécificité de l’espèce, Saucisse de Morteau est un label et non une IP)

11. Car il doit pouvoir être utilisé par tous les fabricants des produits situés dans la région en cause. Le nom ne peut pas être approprié par une seule personne

12. Le nom ne peut constituer une marque simple A défaut, la marque serait descriptive et donc nulle en application de l’article L.711-2 b) du CPI

13. Le nom peut être inclus dans une marque complexe Ex : PARIS YSL est valable « dans la mesure où elle fait clairement apparaître, à coté de l’indication de provenance commune, le signe Y.S.L. permettant de distinguer le produit désigné de ceux des autres fabricants » (TGI Paris, 3ème Ch, 19 septembre 1984, PIBD n°365-III-127)

14. Le nom géographique neutre

15. Qu’est-ce qu’un nom géographique neutre? • Un nom en présence duquel le public ne fait aucun lien avec les produits ou services en cause • Ex: Mont Blanc, Canigou, Zanzibar pour du parfum (TGI Paris,3ème Ch, 25 avril 2003, PIBD n°767-III-348) • Et si le public fait un lien entre le produit et le lieu cela résulte des efforts du titulaire de la marque • Ex: MontRoucous : «  la relation que peut faire actuellement le public entre l’eau minérale naturelle distribuée sous l’appellation « Montroucous » et le Mont Roucous résulte de la politique dynamique d’exploitation et de commercialisation menée par cette société ; … le nom géographique Mont Roucous n’évoquant aucune qualité particulière et pouvant être qualifié de neutre, a pu être valablement déposé à titre de marque sans qu’il en résulte pour le consommateur aucune tromperie sur la qualité du produit mis à sa disposition »

16. Les produits et services désignés par une marque constituée en tout ou partie d’un nom géographique doivent-ils avoir un lien avec le lieu en question ? • A priori : non • CARDIF : valable pour désigner des services d’assurance et financiers alors même que le titulaire de la marque ne justifiait d’aucun rattachement avec la Grande-Bretagne (TGI Paris, 3ème Ch, 5 décembre 2000, PIBD n°715-III-110) • SCOTT-USA : valable pour désigner des vêtements qui ne proviennent pas des États-unis et dont le titulaire n’est pas américain (TGI Paris, 3ème Ch, 7 septembre 2005, PIBD n°821-III-27) • NYC : valable pour désigner des vêtements (CA Paris, 4ème Ch, 6 mars 2002, PIBD n°753-III-545) • Nuance • Cirque de Pékin: ne serait susceptible d’être trompeuse que si elle était utilisée pour des services totalement extérieurs à l’évocation de Pékin et de manière plus générale de la Chine (CA Paris, 4ème Ch, 5 mars 2004, PIBD n°789-III-387)

17. Le nom géographique est-il celui d’une collectivité territoriale ? La validité de la marque au regard de l’article L.711-4 h) du CPI

18. Qu’est-ce qu’une collectivité territoriale ? • Communes, • Départements, • Régions, • Collectivités à statut particulier (Corse), • Collectivités d’outre-mer.

19. Quel est le critère de l’atteinte ? • La connaissance de la collectivité territoriale dans la production des produits en cause, ou pour un service ou un évènement particulier • VERSAILLES • « les premiers juges ont justement retenu que ni la ville de Versailles, ni le domaine du même nom ne se sont distingués par la fabrication et la commercialisation de bonbons au chocolat et plus généralement de confiseries », CA Paris, 4ème Ch, 9 mars 2005, PIBD n°809-III-349

20. L’Etat ou la ville dont le nom est repris dans la marque bénéficie-t-il d’une renommée particulière ?

21. Nullité de la marque en raison de son caractère trompeur • Monaco Modern Art Museum, CA Paris, 4ème Ch, 3 mars 2006 • Cirque de Monaco, CA Paris, 4ème Ch, 17 décembre 2003

22. Le dépôt frauduleux: revendication ou nullité • PARIS 2010 (valable) - PARIS 2012 (dépôt frauduleux) • « Une ville organisatrice d’une manifestation mondiale aussi emblématique que les JO est en droit de revendiquer l’utilisation de son nom suivi du millésime au cours duquel elle sera … un pôle d’attraction … », TGI Grasse, 13 janvier 2000, PIBD n°786-III-297 • COURCHEVEL • « La commune de Saint-Bon-Tarentaise fait, … usage depuis 1946, de la dénomination COURCHEVEL laquelle bénéficie d’une large renommée auprès du public…. • « il s’ensuit que le dépôt à titre de marque du signe COURCHEVEL… alors qu’il était indisponible en raison de l’usage antérieur qu’en faisait la commune de Saint-Bon Tarentaise, constitue une fraude aux droits de celle-ci » CA Paris, 4ème Ch, 1er février 2006

23. La spécificité des marques désignant des vins ?

24. Règlement 2392/89 du 24 juillet 1989 • En présence d’un nom géographique qui ne constitue pas une IG, distinction à faire entre : • le risque de tromperie sur le statut juridique du nom géographique • le risque de tromperie sur des qualités du produit

25. Les Cadets d’Aquitaine«  l’article 40 du règlement n°2392/89 ne s’oppose pas « à l’utilisation d’une marque comportant une mention géographique et destinée à commercialiser du vin qui est susceptible de laisser supposer erronément que ladite mention géographique fait l’objet d’une protection, sauf s’il existe un réel risque que l’utilisation d’une telle marque induise les consommateurs concernés en erreur et, par conséquent, affecte leur comportement économique » CJCE 24 octobre 2002, aff. C-81/01

26. LE NOM CHOISI LES MISES EN GARDE À FAIRE

27. La marque peut être remise en cause du fait de circonstances postérieures à l’enregistrement et indépendantes du titulaire de la marque

28. La primauté de l’AOC sur la marque • Affaire Romanée-Conti : caractère déceptif des marques qui désignaient les vins en général • Statut d’ordre public de l’AOC • Droit collectif qui ne peut être approprié par un seul producteur

29. Les atténuations

30. L’article 14 du règlement 2081/1992 • Article 14 § 1 prévoit la primauté de l’AOC sur la marque déposée postérieurement à la reconnaissance de AO. • Aoste Excellence, Cour de cassation, Com., 31 janvier 2006, Propriété industrielle, avril 2006, p.22

31. Article 14 § 2 autorise la poursuite de l’usage d’une marque enregistrée antérieurement à la reconnaissance de l’AO :« lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 … et/ou par le règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire  »

32. Article 1 du protocole n°1 CEDH • « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ». • Budweiser (CEDH 11 octobre 2005 Anheuser-Busch / Portugal)

33. Les limites à la protection de la marque constituée d’un nom géographique

34. Limite classique : l’impossibilité d’interdire l’utilisation du nom géographique dans son sens courant • Saint-Tropez • condamnation car le nom Saint-Tropez était « mentionné plus de cinq fois …, sur un fond reproduisant de façon stylisée un clocher, un phare, le bord de l’eau et en arrière-plan les montagnes » (Cour de cassation, Com., 15 janvier 2002, PIBD n° 739-III-162)

35. L’obligation de coexister avec des marques de tiers pouvant revendiquer un droit sur le nom en cause • PETRUS • CA Bordeaux 23 mai 2005 a approuvé le tribunal qui «après avoir retenu l’existence d’un lieu doit PETRUS sur l’exploitation viticole de la SCEA VIGNOBLES GUERIN et des époux GUERIN, a dit que ces derniers avaient droit à l’utilisation de ce toponyme dans leur dénomination sociale et dans leur marque à la condition d’y adjoindre un suffixe permettant d’écarter tout risque de confusion avec la marque notoire « PETRUS » • Coexistence entre Pétrus et Château Pétrus d’une part, et Clos de Pétrus, Pétrus Gaïa d’autre part.

36. L’appréciation de la contrefaçon

37. Si le nom géographique présent dans la marque constitue une IG • Vichy Célestins / Vichy Catalan CA Versailles, 17 janvier 2002,PIBD n°746-III-327 • «  - le terme Vichy, dénomination d’une ville du département de l’Allier, réputée pour ses eaux minérales qui y ont leur source, n’est pas appropriable à titre de marque pour désigner de tels produits ; … • - ce même terme est le seul qui soit commun aux signes litigieux ; en réalité, la marque invoquée tire sa distinctivité et sa validité du terme Célestins, qui complète l’indication Vichy et en constitue l’élément essentiel ; ce terme ne peut se confondre avec le qualificatif Catalan, d’un point de vue tant visuel que phonétique et intellectuel » • CASSATION

38. Si le nom géographique ne constitue pas une IG INPI • PARIS / PARIS EMPLOIS • PARIS / PARIS NORD SERVICES PROPRETE

39. Tribunaux Cirque de Pékin / Le Grand Cirque Acrobatique de Pékin Versailles / Château de Versailles – Jardins de Versailles (dénominatives et semi-figuratives)

40. CONCLUSION